WIDERSPRUCH Nr. B 2 655 424

Yello Strom GmbH, Siegburger Straße 229 (Torhaus), 50679 Köln, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Lichtenstein, Körner & Partner mbB, Heidehofstr. 9, 70184 Stuttgart, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Yeloha Ltd., 19 Yosef Karo St., Tel Aviv 6701423, Israel (Anmelderin), vertreten durch Beck & Rössig, Cuvilliésstr. 14, 81679 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 19/05/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Dem Widerspruch Nr. B 2 655 424 wird für alle angefochtenen Dienstleistungen stattgegeben.

2.        Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 914 891 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

3.        Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 650 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 914 891 der Klassen 35, 36, 37 und 42 ein. Der Widerspruch beruht auf den Unionsmarken Nr. 6 404 057 und 2 782 944. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert unter anderem auf den folgenden Dienstleistungen:

• Unionsmarke Nr. 6 404 057

Klasse 35:         Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; kaufmännische Verwaltungsdienstleistungen; Marketingdienstleistungen, nämlich Vermarktung neuer Technologien, insbesondere im Umwelt- und Energiebereich; zeitweise Überlassung von Personal; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Energiebereich.

Klasse 36:         Finanzdienstleistungen; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Investition von Risikokapital; kaufmännische und technische Gebäudebewirtschaftung; Versicherungswesen; Finanzwesen, Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 37:         Bau von Kraftwerken, insbesondere Wasserkraftwerken, Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken, Gas- und Dampfturbinenkraftwerken; Bau, Wartung und Unterhaltung von elektrischen Straßenbeleuchtungen; Energiemanagement, nämlich Errichtung, Betriebsführung und Instandhaltung von Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen; Erstellung und Installation sowie Betrieb von Verteilnetzen und Transportnetzen; Bau von Abfallbehandlungsanlagen; Instandhaltung von Abwasser- und Frischwasseranlagen; anlagentechnische Dienstleistungen, nämlich Konstruktions-, Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten; Dienstleistungen im Bereich des Reparaturwesens, nämlich Reparatur von technischen Geräten und Haushaltsgeräten; Installationsarbeiten; Bauwesen.

• Unionsmarke Nr. 2 782 944

Klasse 42:         Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung; Erstellen einer Datenbank mit technischen und wirtschaftlichen Informationen im Hinblick auf gebrauchte Fahrzeuge mit Such- und Abrufmöglichkeiten; Erstellen einer Datenbank mit Nachrichten, geschäftlichen und wirtschaftlichen Unternehmensinformationen mit Such- und Abrufmöglichkeiten; Wettervorhersage auch online.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:         Kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten zwischen Dacheigentümern und Dritten in Bezug auf Solarenergie, insbesondere über das Internet; Dienstleistungen zur Unterstützung beim Aufbau eines Netzes von Geschäftskontakten in Bezug auf Solarenergie; Geschäftsführung und Geschäftsbetrieb von Solaranalgen, insbesondere auf Dächern; Bereitstellung von Kontaktinformationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten in Bezug auf die Solarenergie.

Klasse 36:         Finanzierungen; Anbahnung und Vermittlung von Finanzierungen; Vermittlung von Fördermitteln für Solaranlagen; Online-Eintreibung von Gebühren und Bereitstellungszahlungen.

Klasse 37:         Organisation der Installation von Solarsystemen.

Klasse 42:         Überwachungsleistungen in Bezug auf die Erzeugung von Solarenergie, insbesondere über das Internet.

Eine Auslegung des Wortlautes des Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin und der Widersprechenden ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Das Wort „nämlich“, welches im Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren und Dienstleistungen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Die angefochtenen Dienstleistungen kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste enthalten als weiter gefasste Kategorien die kaufmännische Verwaltungsdienstleistungen der Widersprechenden oder überschneiden sich mit ihnen. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefassten Kategorien der angefochtenen Dienstleistungen nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Dienstleistungen der Widersprechenden.

Die angefochtenen Dienstleistungen Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten zwischen Dacheigentümern und Dritten in Bezug auf Solarenergie, insbesondere über das Internet; Dienstleistungen zur Unterstützung beim Aufbau eines Netzes von Geschäftskontakten in Bezug auf Solarenergie; Geschäftsführung und Geschäftsbetrieb von Solaranalgen, insbesondere auf Dächern; Bereitstellung von Kontaktinformationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten in Bezug auf die Solarenergie und die Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich der Widersprechenden sind identisch, entweder, weil sie identisch in beiden Verzeichnissen enthalten sind (einschließlich Synonyme), oder weil die Dienstleistungen der Widersprechenden die angefochtenen Dienstleistungen enthalten, in ihnen enthalten sind oder sich mit ihnen überschneiden

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

Die angefochtenen Dienstleistungen Finanzierungen; Anbahnung und Vermittlung von Finanzierungen; Vermittlung von Fördermitteln für Solaranlagen; Online-Eintreibung von Gebühren und Bereitstellungszahlungen sind identisch mit Finanzdienstleistungen; Finanzwesen, Geldgeschäften der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

Die angefochtene Organisation der Installation von Solarsystemen fällt unter den Oberbegriff Installationsarbeiten der Widersprechenden, somit besteht Identität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

Die angefochtenen Überwachungsleistungen in Bezug auf die Erzeugung von Solarenergie, insbesondere über das Internet lassen sich unter die Oberkategorie wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen subsumieren, somit sind sie identisch.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Dienstleistungen sowohl an das breite Publikum (z. B. die der Klasse 37) als auch an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen (z. B. Klasse 35).

Der Aufmerksamkeitsgrad kann durchschnittlich bis hoch sein.

3. Die Zeichen

yello	YELOHA
Ältere Marken	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Der einheitliche Charakter der Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Die älteren Marken sind als die falsche Schreibeweise des englischen Wortes „Yellow“ (=gelb) wahrzunehmen. Sie haben jedoch keine Bedeutung in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Ländern, in denen Englisch nicht verstanden wird. Somit hält es die Widerspruchsabteilung für angemessen, den Vergleich der Zeichen auf den Teil des relevanten Publikums zu richten, der nicht Englisch spricht.

Bei den Vergleichsmarken handelt es sich um in allen Schreibweisen geschützte Wortmarken, wobei die Klein- bzw. Großschreiben der Zeichen ohne Belang sind.

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf „Y-E-L-(*)-O“ überein. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf den zweiten „L“ der Widerspruchsmarken sowie in den letzten zwei Buchstaben „HA“ der Anmeldemarke.

Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.

In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Zeichen im Klang der Buchstaben „YEL(*)O““ in den beiden Zeichen überein. Es wird darauf hingewiesen, dass das doppelte „L“ in den älteren Marken keinen markanten Unterschied zum einfachen „L“ im angefochtenen Zeichen aufweist. In mehreren Sprachen (beispielsweise im Deutschen) wird aufgrund des doppelten „L“ der vorherstehende Vokal „E“ kurz ausgesprochen. Somit ist der Unterschied zwischen der Aussprache von „yello“ und „yelo“ nicht bemerkenswert. Die Aussprache unterscheidet sich in der letzten Silbe „HA“ der angefochtenen Marke, für die es in den älteren Marken keine Entsprechung gibt. Die älteren Zeichen werden zweisilbig, dagegen die angefochtene Marke als dreisilbig ausgesprochen.

Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Laut der Widersprechenden wird die ältere Marke intensiv genutzt und genießt einen erweiterten Schutzumfang. Aus Gründen der Verfahrensökonomie müssen jedoch die von der Widersprechenden zum Beweis dieses Vorbringens eingereichten Belege im Rahmen des vorliegenden Falls nicht beurteilt werden (siehe unten in „Umfassende Beurteilung“).

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als durchschnittlich anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die Vergleichsdienstleistungen wurden für identisch befunden.

Für das Publikum, das der englischen Sprache nicht mächtig ist, haben die Vergleichsmarken keinen Bezug hinsichtlich der relevanten Dienstleistungen. Es ist zumindest von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Obwohl es sich um relativ kurze Zeichen handelt, fallen die visuellen und klanglichen Gemeinsamkeiten auf. Das doppelte „L“ der älteren Zeichen werden phonetisch nicht markant wiedergeben, somit weisen „yello“ und „yelo“ keine bemerkenswerten Unterschiede auf. Da die Zeichen als Phantasiebegriffe wahrgenommen werden, sind sie begrifflich nicht voneinander zu trennen.

„Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt“ (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (21/11/2013, T–443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Die Gemeinsamkeiten der Zeichen überwiegen die Unterschiede, auch bei Zugrundelegung einer erhöhten Aufmerksamkeit kann Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim nichtenglischsprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr. Wie oben in Abschnitt c) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der Unionsmarken Nr. 6 404 057 und Nr. 2 782 944 der Widersprechenden begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke für alle angefochtenen Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss.

Da der Widerspruch auf Grundlage der älteren Marken von Haus zukommenden Kennzeichnungskraft erfolgreich ist, besteht keine Veranlassung, die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aufgrund Bekanntheit zu prüfen. Das Ergebnis wäre das gleiche, selbst wenn die älteren Marken eine erhöhte Kennzeichnungskraft besäßen.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3, 6 und 7 Buchstabe d Ziffer i UMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

André BOSSE

Judit NÉMETH

Plamen IVANOV

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.