FREEVOLT | Decision 2494980 – FREE v. Drayson Technologies Limited

OPPOSITION n° B 2 494 980

Free, 8, rue de la Ville l’Évêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Drayson Technologies Limited, Chancerygate Business Centre, Langford Lane, Kidlington Oxfordshire OX5 1FQ, Royaume-uni (demanderesse), représentée par J A Kemp, 14 South Square Gray's Inn, Londres WC1R 5JJ, Royaume-uni (mandataire agréé).

Le 09/12/2016, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 494 980 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir :

Classe 9: Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Interfaces informatiques et logiciels pour tous les produits précités; Appareils pour enregistrement, transmission et/ou reproduction de sons, images ou autres données; Appareils pour le traitement de l'information; matériel et logiciels de récupération d' informations basés sur la téléphonie; Équipements et instruments électroniques de communication; Appareils et instruments de télécommunication; Matériaux et appareils de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; Appareils pour le stockage de données; Dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs, et logiciels connexes; Publications téléchargeables; Cartes (magnétiques); Étiquettes d'IRF et logiciels connexes; Logiciels utilisés dans la publicité; Logiciels liés à l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de vente et de primes promotionnelles et de services promotionnels; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil; Dispositifs sans fil pour réseaux locaux; Dispositifs de charge sans fil; Appareils et dispositifs sans fil pour la récupération d'énergie; Dispositif sans fil pour le transfert d'énergie; Dispositif sans fil pour l'enregistrement et le partage de données en temps réel; Logiciels pour programmes de primes et d'encouragement pour clients, bases de données et données liées à des programmes de primes et d'encouragement pour clients et logiciels connexes pour la gestion de bases de données; Ordinateurs, terminaux informatiques, et logiciels utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation, et le règlement de transactions financières; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications; Dispositifs électroniques portables avec fonction de communications sans fil, à savoir dispositifs à porter sur le corps tels que lunettes, montres, manchettes, brassards, empiècements et insignes et/ou intégrés à des articles d'habillement tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l'environnement et la collecte de données sur l'environnement, à savoir pour la surveillance de la pollution de l'air; Dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients; Ordinateurs, logiciels, et dispositifs électroniques sans fil avec réseau informatique mondial intégré permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi.

Classe 37: Installation de dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et de dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, la surveillance de la pollution de l'air, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients.

Classe 42: Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Logiciels-services; Services de maintenance de sites internet; Fournisseur de services d'applications [ASP]; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et services; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant la fourniture aux consommateurs d'informations sur des ristournes, bons et offres spéciales sur les produits ou services de tiers; Services d'un fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social; Fourniture d'une plateforme sur l'internet pour des services de réseautage social; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement (fourniture) d'un site en ligne dont la technologie permet de faire des dons financiers et des cadeaux à des associations de bienfaisance ; Services d'informations liés à la recherche environnementale ; Recherche, développement et conception d'une plateforme sur l'internet pour programmes de primes pour clients et pour le commerce électronique utilisant une devise virtuelle destinée au membres d'un programme et aux commerçants participants d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 429 295 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres services.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 429 295, à savoir contre tous les produits et services dans les classes 9 et 37 et contre une partie des services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur notamment l’enregistrement français nº 13 4 037 814. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 5 et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français nº 13 4 037 814 de l’opposante.

Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques, publications électroniques.

Classe 35: Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ou télécommunication, diffusion d’annonces publicitaires, gestion de fichiers informatiques.

Classe 37: Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication.

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques,), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt,) d´équipements et d’appareils de télécommunication, agence d’information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d’accès à des bases de données, services d’hébergement de données.

Classe 42 : Conception de logiciels, hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique; fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique, transmission d’information concernant l’actualité; services de stockage électronique de données.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse dans les classes 9 et 37 pour montrer le lien existant entre un produit/service donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les appareils pour enregistrement, transmission et/ou reproduction de sons, images ou autres données sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les produits contestés Appareils pour le traitement de l'information sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les produits contestés Interfaces informatiques (qui s’entend notamment d’un logiciel permettant la communication d’un système avec l’extérieur (http://www.larousse.fr)) et logiciels pour tous les produits précités (Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données); matériel et logiciels de récupération d' informations basés sur la téléphonie ; logiciels connexes aux dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs ; logiciels connexes aux étiquettes d’IRF; logiciels utilisés dans la publicité; Logiciels liés à l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de vente et de primes promotionnelles et de services promotionnels ; Logiciels pour programmes de primes et d'encouragement pour clients, bases de données et données liées à des programmes de primes et d'encouragement pour clients et logiciels connexes pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation et le règlement de transactions financières; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications; logiciels permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi sont inclus dans la catégorie générale de produits logiciels de l´opposante. Des lors, les produits sont identiques.

Les produits contestés Ordinateurs et terminaux informatiques utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation, et le règlement de transactions financières ; Ordinateurs et dispositifs électroniques sans fil avec réseau informatique mondial intégré permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi sont inclus dans la catégorie générale de produits ordinateurs de l´opposante. Des lors, les produits sont identiques.

Les publications téléchargeables de la demande sont inclues dans la catégorie plus large de produits publications électroniques de l´opposante. Par conséquent ces produits sont identiques.

Les produits contestés moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données sont inclus dans la catégorie générale de produits appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de l´opposante ou se chevauchent. Des lors, ces produits sont identiques.

Les Équipements et instruments électroniques de communication; Appareils et instruments de télécommunication incluent les appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, de l´opposante ou se chevauchent. Par conséquent ces produits sont identiques.

Les Dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs sont inclus dans la catégorie générale de produits de l’opposante Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les Matériaux et appareils de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; Appareils pour le stockage de données; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil ; Dispositif sans fil pour l'enregistrement et le partage de données en temps réel; Dispositifs électroniques portables avec fonction de communications sans fil, à savoir dispositifs à porter sur le corps tels que lunettes, montres, manchettes, brassards, empiècements et insignes et/ou intégrés à des articles d'habillement tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l'environnement et la collecte de données sur l'environnement, à savoir pour la surveillance de la pollution de l'air; Dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients sont inclus dans la catégorie générale de produits appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les Dispositifs de charge sans fil; Dispositifs sans fil pour réseaux locaux Appareils et dispositifs sans fil pour la récupération d'énergie; Dispositif sans fil pour le transfert d'énergie sont des supports de transmission d´énergie par induction électromagnétique entre deux appareils. Ils sont inclus dans la catégorie générale de produits périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les Cartes (magnétiques); Étiquettes d'IRF contestées sont des supports électroniques de données dotés d´une capacité de traitement, présentés sous un format réduit et possédant un microprocesseur et un environnement (mémoires, entrées, sorties). Elles contiennent des informations stockées qui peuvent être lues à l´aide d´un lecteur de bande magnétique ou d´un logiciel. Dès lors, ces produits sont similaires aux équipements pour le traitement de données et les programmes informatiques de la marque opposante (voir décision des chambres de recours R1647/2015-4 SENSE & STEAM / SENSOR STEAM 11/04/2016)

Services contestés dans la classe 37

Les services d´installation de dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et de dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, la surveillance de la pollution de l'air, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients de la demande contestée sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante installation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication. Dès lors, ces services sont identiques.

Services contestés dans la classe 42

Les services contestés conception de logiciels se retrouvent de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).

Les services de développement de logiciels sont synonymes aux services de conception de logiciels de la marque opposante. Par conséquent ces produits sont identiques.

Les services contestés de fourniture d'une plateforme sur l'internet pour des services de réseautage social; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement (fourniture) d'un site en ligne dont la technologie permet de faire des dons financiers et des cadeaux à des associations de bienfaisance ; Recherche, développement et conception d'une plateforme sur l'internet pour programmes de primes pour clients et pour le commerce électronique utilisant une devise virtuelle destinée au membres d'un programme et aux commerçants participants d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial sont inclus dans les catégories plus larges des services de l´opposante Conception de logiciels, hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique; fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique. Par conséquent ces services sont identiques.

Les services d'informations liés à la recherche environnementale contestés sont inclus dans la catégorie plus large de services de l´opposante transmission d´information concernant l´actualité dans la même classe ou se chevauchent. Par conséquent, ces services sont identiques.

Les services de logiciels-services contestés sont un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Ils sont utilisés librement par le client qui généralement, paie un abonnement. Ces services sont similaires aux services de conception de logiciels ; services de fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique de l’opposante. En effet, ces services sont produits par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

Les services de maintenance de sites internet contestés partagent les mêmes canaux de distributions, le même public et les mêmes fournisseurs que les services d´hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique de l´opposante. Par conséquent ces produits sont similaires.

Les services de conception et développement d'ordinateurs sont similaires aux services de conception de logiciels de l’opposante. En effet, ces services sont produits par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

La fourniture de services d'applications ASP est un service de fourniture de logiciels ou de services informatiques par une entreprise à ses clients au travers d'un réseau (Internet en général). Les services de Fournisseur de services d'applications [ASP]; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et services; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant la fourniture aux consommateurs d'informations sur des ristournes, bons et offres spéciales sur les produits ou services de tiers; Services d'un fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social sont jugés similaires aux services de conception de logiciels ; services de fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique de l´opposante. Ces services sont fournis par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distributions et sont destinés au même public.

b) Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé puisqu’il s’agit de produits et services qui peuvent être coûteux et/ou avoir pour leurs utilisateurs des conséquences importantes d’un point de vue commercial.

c) Les signes

FREE

FREEVOLT

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est verbale et est composée du mot « FREE ».

La marque contestée est verbale et est composée du mot « FREEVOLT ».

Les signes en conflit ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que les autres.

Le terme « VOLT » présent en seconde partie de la marque contestée sera associé par le public français à « l´unité SI de force électromotrice et de différence de potentiel (symb. V), équivalant à la différence de potentiel qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt. » (http://www.larousse.fr/). À ce titre, il y a lieu de noter que ce terme banal et peu marquant n´est pas particulièrement distinctif eu égard à tous les produits contestés dans la mesure où il mesure l´énergie potentielle d´un produit et n´est donc que faiblement apte à renvoyer à une entreprise déterminée pour les produits en cause.

En l´espèce, l’élément commun d´attaque «FREE» n’a pas de signification en français. Toutefois, s’agissant d’un terme anglais relativement basique, il est possible qu’il soit compris par une partie des consommateurs comme signifiant « libre », « gratuit». En revanche, une autre partie substantielle des consommateurs ne comprendra pas ce mot. Par conséquent, le terme « FREE » per se revêt un caractère distinctif normal pour la partie du public pour lequel il n’a pas de signification. La division d’opposition se basera sur la partie du public pour lequel le mot « FREE » n’a pas de signification.

Comme le terme VOLT sera perçu et compris par le public pertinent, ce dernier décomposera le signe contesté en deux mots : FREE et VOLT. Donc, l´élément commun « FREE » sera clairement individualisé dans chaque signe.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par l´élément verbal «FREE» qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par l´adjonction des lettres « VOLT » de la marque contestée sans contrepartie dans le signe antérieur.

Il faut souligner que les premières parties des marques en conflit sont identiques. Or les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur sonorité d´attaque à savoir «FREE». Cette dernière constitue l´intégralité de la marque antérieure. Le terme anglais « FREE » est prononcé à l’anglaise c´est à dire /FRI/ comme dans les expressions « free-style » ou « free-lance » citées dans les dictionnaires français. La prononciation des signes diffère par la sonorité de la dernière syllabe «VOLT» de la marque contestée sans contrepartie dans la marque antérieure. Cette dernière est courte et ne modifie pas la perception phonétique globale de la marque. Enfin, il ressort de la jurisprudence que la partie initiale d´une marque a normalement sur le plan visuel mais également phonétique un impact plus fort que la partie finale de celle-ci et qu´ une similarité phonétique existe des lors que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il convient de relever que, selon la jurisprudence, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure cependant pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57, et 13/02/2008, T-146/06 Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

En l´espèce, alors que la marque contestée fait référence à la notion de « VOLT», unité de force électromotrice et de différence de potentiel (ou tension), l’autre signe est dépourvu de toute signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent en France pour une partie des produits et services pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire :

Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques.

Classe 38: Services de télécommunication, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication, fourniture d’accès à des bases de données, services d’hébergement de données;

Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18)

L’opposante a produit les preuves suivantes:

Extrait kbis de la société FREE SAS
Extrait kbis de la société ILIAD société mère
Extrait kbis de la société FREE SA
Extrait de l’accord de fusion-acquisition entre FREE et FREE TELECOM du 23 septembre 2002. En vertu de cet accord, l´opposante a acquis les droits sur l´ensemble des signes « FREE » parmi lesquels la dénomination sociale « FREE », le nom commercial « FREE », le nom de domaine « FREE » et les marques « FREE », bases de la présente procédure.

Certificat d’identité de la marque “FREE” n° 1 734 391
Certificat de renouvellement de la marque “FREE” n° 1 734 391
Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque “FREE” n° 1 734 391
Certificat d’identité de la marque “FREE” n° 99 785 839
Certificat de renouvellement de la marque “FREE” n° 99 785 839
Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque “FREE” n°99 785 839
Certificat d’identité de la marque “FREE” n° 13 4 037 814
Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque “FREE” n° 13 4 037 814
Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier de FREE triple Play permettant un accès au téléphone, à la télévision et à Internet
Communiqué de presse du 14 décembre 2010, design du boitier FREE crée par Philippe Stark
Extrait du site “free.fr” du 20 mai 2010
Extrait du site “free.fr” du 16 octobre 2013
Communiqué de presse du 15/05/2015
Procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2009. Free offre des services de télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc. Article publié sur le site ‘universfreebox.com le 27/03/2013
Extrait du guide des chaînes numériques de mars 2013 et de février 2011
Communiqué de presse du 4 mai 2010 intitulé 7 nouvelles chaînes en Haute Définition sur Freebox TV
Extrait du site ‘free.fr’ du 15 mai 2013 et 16 juillet 2013.
Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile sous la marque FREE, 4ème operateur en France le 10 janvier 2012.
Sondage GFK de janvier 2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile FREE
LE MONDE du 8 février 2013. « Avec ses offres low-cost, Free a fait plus que dynamiser le marché, il l´a dynamité »
QUE CHOISIR, mai 2014, « deux ans plus tard… après le lancement de l´offre mobile FREE, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l´arrivée du 4ème operateur
Communiqué de presse du 12 novembre 2014, 9.575.000 abonnés à l´offre mobile FREE
Communiqué de presse du 15 mai 2015, 10.525.000 abonnés mobiles chez FREE
Communiqué de presse 28 mai 2013, multiplication des offres aux abonnés
Communiqué de presse du 15 mai 2012 et Article Journal du Net du 3 juin 2013 : FREE est en mars 2013 le 2ème opérateur français après ORANGE
Étude « KANTAR WORLD PANEL » du 25 avril 2012, augmentation significative des parts de marché en ce qui concerne le marché mobile 15% en mars 2015.
Extrait de l’opinion de l’autorité de la concurrence du 11 mars 2013
Communiqués de presse des 29 août 2014 et 12 mars 2015
Extrait du site ‘insee.fr’ du 5 novembre 2014. Ce sont environ 13.119.300 personnes qui reçoivent internet, et la télévision, téléphonent, jouent, enregistrent des programmes ou accèdent à des vidéos sur demande grâce aux boitiers FREE
Communiqué de presse 15 mai 2015, au 31 mars 2015, 5.945.000 foyers ont souscrits aux offres FREE et 10.525.000 abonnés aux offres de téléphonie mobile FREE
Extrait de ‘freenew.fr’ du 8 août 2011, au moins 15 millions d´adresses mail « free.fr »
Extraits du site «mediametrie.fr », mesures d’audience du site www.free.fr parmi les 10 sites les plus visités, entre 2000 et 2014 avec entre plus d’un million de visiteurs mensuels à plus de 16 millions.
Relevé de campagnes publicitaires effectuées par l´organisme indépendant « SECODIP-TAYLOR NELSON SOFRES MEDIA INTELLIGENCE » (2008-2014) dont la source est KANTAR MEDIA de 1999 à 2014 d’une valeur totale de pas moins de 614.346.624 euros
Publicités sur le boîtier multimédia FREE
Sondage publié dans le magazine CHALLENGES réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques en janvier 2015, réalisé du 15 juillet au 29 aout 2014 sur un panel de 5500 personnes dans lequel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque FREE est en première position avec un capital sympathie unique du public
Sondage TNS SOFRES de février 2014 dans lequel il ressort que plus de 96% des personnes interrogées déclarent connaître FREE dans les domaines des télécommunications et des nouvelles technologies.
Sondage IPSOS 2014 FREE est classée dans les 10 marques françaises les plus influentes.
Comparatif UFC-QUE CHOISIR de novembre 2014 sur les offres de 5 opérateurs de télécommunication, FREE est en première position
Sondage UFC-QUE CHOISIR de juillet 2013 montre que 94% des personnes interrogées sont globalement satisfaites de FREE, 80% recommanderaient FREE
Sondage 01.NET de juin 2013, magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information dans lequel il apparaît que FREE est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.
Sondage GFK, de janvier 2012 dans lequel 97% des personnes interrogées ont entendu parler de l’offre mobile FREE.
Sondage 60 millions de consommateurs d’octobre 2012 dans lequel la marque FREE remporte un taux de 95% de satisfaction globale.
Enquête publiée par CHANNELBIZ.FR en septembre 2012 dans lequel FREE s’impose comme la marque la plus puissante dans le secteur des opérateurs de télécommunication tant internet que mobile
Sondage 60 millions de consommateurs d’août 2012 sur l´offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d´achat entre juin 2011 et juin 2012
Sondage UFC ‘QUE CHOISIR’ de mai 2012, FREE est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu´ recommanderaient à leurs proches 77,3%
Sondage CAPITAL-BVA-LEO BURNETT de juillet 2011, FREE est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe
Étude de 60 millions de consommateurs d’octobre 2007 montrant 93% de clients satisfaits.
Étude BENCHMARK GROUPE été 2005, 44% des personnes interrogées répondent que s´ils devaient changer d´opérateurs, ils choisiraient en priorité FREE
Sondage TAYLOR NELSON SOFRES, septembre 2000 et novembre 2004, FREE était connue par 66% du grand public, utilisateurs d´internet ou non et 88% des utilisateurs d´internet
Étude OCDE 2006 distinguant l´offre triple Play de FREE comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaires de 29,99 euros
Articles de presse générale FIGARO, LE MONDE, LA TRIBUNE , LE POINT, STRATEGIES, L’EXPANSION, l´EXPRESS et spécialisée QUE CHOISIR, CAPITAL, SCIENCES & VIE MICRO, 01.NET, ADSL magazine, LE REVENU, CHALLENGESPRESENCE PC de 2000 à 2015 sur FREE pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet ; récompensée par le « CISCO innovation award » en 2005
Extraits de décisions de l’OHIM (opposition, annulation) reconnaissant la notoriété de FREE
Décisions des juridictions françaises sur la renommée de la marque FREE (Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, Cour d’appel de Paris 14 mars 2014, Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2008, Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2007, Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2005, Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2004).

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site www.free.fr et les dépenses de campagnes publicitaires. Les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour:

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, agence d'information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d'accès à des bases de données, services d'hébergement de données, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits et services en litige sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun l’élément « FREE » placé au début des signes.

A cet égard, il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.

De plus, il ressort de l´examen du dossier que la marque antérieure revêt un caractère distinctif accru du fait de sa renommée sur le territoire pertinent pour les services en classes 38. Or les produits et services en conflit sont des produits informatiques, électriques et électroniques ainsi que des services de télécommunication et des services informatiques intimement liés au secteur d’activité des technologies de l’information et de la communication. De nos jours, la frontière entre ces produits et services est floue car ils appartiennent à la même industrie, à savoir celle de l’informatique et des télécommunications et le public a l’habitude d’attribuer une même origine commerciale aux produits et services en conflit.

Enfin, il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du Tribunal du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013 :605, § 54).

Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes établies sur les plans visuel et phonétique. Le risque de confusion comprend le risque d’association et partant, la demande de marque, qui ne se caractérise de la marque antérieure que par l’adjonction de la terminaison courte «VOLT », terme jugé banal en relation avec les produits en cause, à l’élément commun « FREE », pourra être perçue comme une variante des marques antérieures, servant à distinguer une nouvelle gamme de produits et services.

En effet, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors fondée sur la base de l´enregistrement français n° 13 4 037 814 de l’opposante.

Partant, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser le risque de confusion au regard de la partie du public qui comprendrait le terme FREE étant donné que le risque de confusion établi en prenant en compte une partie substantielle du public pertinent est suffisant.

Étant donné que l´enregistrement français antérieur n° 13 4 037 814 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Steve HAUSER

Sonia MEHANNEK

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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