OPPOSITION n° B 2 438 441

Multaler et Cie, 43 rue Victor Hugo, 92700 Colombes, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Little Miss Mogul, LLC, c/o Pryor Cashman LLP, 7 Times Square, New York New York 10036, États-Unis d’Amérique, (demanderesse), représentée par Rouse IP Limited, 4th Floor City Tower 40 Basinghall Street, London, City of EC2V 5DE, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 04/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition No B 2 438 441 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne No 13 064 787. L’opposition était fondée sur l’enregistrement français No 43 318 892 et sur l’enregistrement international No 848 115 désignant la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la Croatie, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

En date du 02/11/2015, l’opposante a limité le fondement de son opposition à certaines désignations de l’enregistrement international No 848 115, à savoir l’Irlande, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède et le Danemark renonçant par la même occasion au fondement de la marque française No 43 318 892 et aux autres désignations de sa marque internationale No 848 115.

L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international No 848 115 en ce qu'il désigne l’Irlande, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède et le Danemark.

En l’espèce, la demande de marque contestée a été publiée le 12/08/2014.

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, chaque État partie dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour transmettre un refus provisoire conformément au protocole de Madrid. Si un refus provisoire est émis durant ce délai, la date à prendre en considération pour déterminer si la marque fait l’objet d’une obligation de preuve de l’usage est la date à laquelle la procédure conduisant au refus provisoire a été clôturée, c’est-à-dire la date à laquelle la déclaration d’octroi de protection a été émise. Par ailleurs, si aucun refus provisoire n’a été notifié et qu'une déclaration d’octroi de protection a été émise avant l’expiration du délai de 12 ou 18 mois, la date de celle-ci sera décisive.

Pour les désignations de l’Irlande, du Royaume-Uni, de la Finlande, de la Suède et du Danemark, les déclarations d’octroi de protection ont été publiées par l’OMPI le 07/04/2011, le 16/12/2010, le 09/02/2012, le 09/02/2012 et le 16/02/2012 respectivement. Il peut être déduit de ces dates que, en ce qui concerne ces désignations, la marque internationale antérieure n’avait pas été protégée pendant au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage de l'enregistrement international en ce qu'il désigne le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède et le Danemark est irrecevable.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3 :        Produits de parfumerie et de cosmétologie.

Classe 44 :        Soins dispensés dans les salons de beauté.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3 :        Parfums, eau de Cologne, eau de parfum; lotions pour le corps parfumées, gels de bain, gels douche; gommage pour le corps et lotions pour le corps; brumisateurs et sprays pour le corps; poudres pour le corps.

Les parfums, eau de Cologne, eau de parfum contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les lotions pour le corps parfumées; gels de bain, gels douche; gommage pour le corps et lotions pour le corps; brumisateurs et sprays pour le corps; poudres pour le corps contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de cosmétologie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

3. Les signes

Marque antérieure	Marque contestée

Les territoires pertinents sont l’Irlande, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède et le Danemark.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est composée de cinq lettres réparties horizontalement sur deux lignes, formant les éléments « YON » et « KA » dont les lettres « O » et « K » s’entrecroisent. Elles peuvent être perçues comme une présentation graphique originale d’un seul terme, à savoir « YONKA », ou, de façon plus probable, comme deux termes distincts puisque la lettre « K » semble être une majuscule. Dans l’un ou l’autre cas, ces éléments sont sans signification et, par conséquent, sont distinctifs. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

La marque contestée est composée d’un ovale, perçu par certains comme la lettre « O », dans lequel s’insèrent cinq lettres sur trois lignes horizontales, à savoir la lettre « O » sur la première, les lettres « NIK » sur la seconde et « A » sur la dernière. Il y a lieu de noter que certaines de ces lettres ne sont pas facilement perceptibles, notamment le « N » dont le trait vertical à gauche se confond en partie avec l’ovale ou le « I » dont l’empattement supérieur se confond avec la base de la lettre « O ». L’ensemble est dominant étant donné qu’il attire plus l’œil que les éléments verbaux au bas du signe, à savoir les termes « NICKI MINAJ » écrits en plus petits et plus fins caractères d’imprimerie. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces mots ont une signification pour une partie du public pertinent puisqu’ils font référence à la célèbre rappeuse, chanteuse, parolière, compositrice, productrice et actrice américano-trinidadienne. Il est même probable qu’une partie des consommateurs sachent que de son vrai nom l’artiste s’appelle ‘Onika Tanya Maraj’. Dans cette mesure, l’élément « ONIKA » du signe contesté peut également revêtir un sens. Quoiqu’il en soit, que ces éléments soient ou non associés au nom d’artiste ou à une partie de son nom véritable par le public, ils ne sont pas descriptifs ou évocateurs des produits jugés identiques et sont donc distinctifs.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « (*)ON(*)KA ». Toutefois, ils diffèrent en ce qui concerne la disposition des lettres, sur deux lignes dans la marque antérieure et sur trois dans le signe contesté, la première lettre de la marque antérieure étant un « Y » et celle du signe contesté un « O ». Ces lettres sont insérées dans le signe contesté dans un ovale qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Le fait que les cinq lettres du signe contesté soient disposées sur trois lignes et que certaines soient difficilement perceptibles contribue à créer un graphisme singulier et même une géométrie particulière au signe. Les signes diffèrent également, en ce qui concerne la marque antérieure, par l’entrecroisement des lettres « O » et « K » et, en ce qui concerne le signe contesté, par la troisième lettre « I » située au centre du signe ainsi que par les éléments verbaux « NICKI MINAJ » qui, bien que moins visibles pour les raisons déjà évoquées, ont malgré tout un certain impact visuel.

En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différents territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par les par la sonorité des lettres « (*)ON(*)KA », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre « Y » située au début de la marque antérieure et, en ce qui concerne le signe contesté, par la sonorité de la troisième lettre « I » et des éléments verbaux « NICKI MINAJ ». Etant donné que ces derniers éléments ne sont pas dominants, il n’est pas exclu qu’une partie des consommateurs pertinents ne les prononcent pas. Toutefois, même pour ceux-ci, les différences phonétiques entre les signes sont importantes puisque la marque antérieure sera prononcée seulement en deux syllabes et l’élément verbal dominant du signe contesté en trois, à savoir /YON−KA/ et /O−NI−KA/ respectivement. De plus, seule la dernière syllabe /−KA/ coïncide.

En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, pour une partie des publics pertinents, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Pour ceux qui donneront une signification aux mots du signe contesté ou à certains d’entre eux, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Les produits, considérés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible ou faible degré parce que, outre la lettre « Y » de la marque antérieure et, en ce qui concerne le signe contesté, l’ovale semblable à la lettre « O », la lettre « I » et les mots « NICKI MINAJ » qui n’ont pas d’équivalents dans l’autre signe, l’agencement et la disposition des lettres communes « (*)ON(*)KA » sont totalement différents dans chacun des signes, comme déjà expliqué précédemment.

L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie des consommateurs, à savoir ceux qui ne connaissent pas l’artiste « NICKI MINAJ ». Toutefois, même si ces éléments n’aident pas à différencier les signes conceptuellement, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ne suffisent pas à contrecarrer leurs importantes différences.

Pour ceux qui associeront les mots « NICKI MINAJ » à un nom d’artiste, les signes se différencient donc également conceptuellement. Ces consommateurs percevront également ce nom comme un nom commercial et, n’étant pas l’élément dominant, les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur l’élément qui serait considéré comme identifiant la gamme spécifique de produits plutôt que sur l’élément qui serait perçu comme identifiant soit l’entreprise propriétaire des produits concernés, soit le concepteur à l’origine de la gamme de produits.

Toutefois, ces termes supplémentaires contribuent malgré tout à différencier les signes et, de plus, il y a lieu d’insister sur le fait que les différences entre les éléments « YONKA » et « ONIKA », avec toutes leurs particularités graphiques, suffisent par elles-mêmes à éviter tout risque de confusion, y compris un risque d’association entre les marques.

Compte tenu de ce qui précède, même si les produits sont considérés identiques et le degré d’attention du public seulement moyen, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).