OPPOSITION n° B 2 610 023

JCDecaux France, SAS, 17, Rue Soyer, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Marchais Associés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Canonical Limited, 12-14 Finch Road, Douglas  IM1 2PT, Ile de Man (demanderesse), représentée par Berwin Leighton Paisner LLP, Adelaide House, London Bridge, London  EC4R 9HA, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 19/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 610 023 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 410 955, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 3 763 853 et n° 3 763 861. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

U snap	SNAP
Marques antérieures	Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci- avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

Concernant le droit antérieur français n° 3 763 853 « U snap » (marque verbale), l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.

En date du 27/11/2015, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 08/04/2016.

L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la marque antérieure ci-dessus mentionnée.

Concernant le droit antérieur français n° 3 763 861 (marque figurative ci-dessus représentée), les preuves produites par l’opposante sont composées d’un extrait de la banque de données de l’INPI. Il est indiqué que la marque antérieure est au nom de « JCDecaux SA, SA à Directoire et conseil de surveillance » alors que l’opposition a été déposée au nom de « JCDecaux France, SAS ». Comme le fait valoir la demanderesse dans ses observations, il pourrait s’agir de deux entités juridiques distinctes et l’opposante n’a pas expliqué cette contradiction.

En outre, s’il y a eu un changement de titulaire à la date de présentation des preuves et que celui-ci n’apparaît pas sur le certificat d’enregistrement, l’opposante doit apporter la preuve qu’elle a effectué les démarches nécessaires à l’inscription de ce transfert.

Même s’il existe différentes pratiques nationales et qu’il n’est pas toujours obligatoire de soumettre une copie de la demande d’enregistrement du transfert auprès de l’office national, l’habilitation à former l’opposition (par exemple, la preuve d’un transfert ou de l’octroi d’une licence avant le dépôt de l’opposition) doit être prouvée dans le délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition.

En l’espèce, la division d’opposition considère que la preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la titularité de la marque antérieure n° 3 763 861.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Steve HAUSER

Frédérique SULPICE

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).