OPPOSIZIONE N. B 2 541 723

Beltrami S.p.A., Via Cavour, 8, 50129 Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Beltrami Linen S.r.l., Vicolo degli Alpini 5, 24020 Cene (BG), Italia (richiedente), rappresentata da Marietti Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga, 16, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 21/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 541 723 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25:         Accappatoi; accappatoi da spiaggia; accappatoi da bagno; vestaglie; vesti da camera; vesti da battesimo; vestaglie da notte; vestaglie da casa; vestaglie per la notte; abbigliamento; calzature; cappelleria.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 808 175 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.        Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 808 175. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 283 416 e sulla la denominazione sociale italiana “Beltrami S.p.A”. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e l’articolo 8 paragrafo 4, RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione marchio dell’Unione europea n. 283 416.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 31/03/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 31/03/2010 e 30/03/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 18:        Borse, borsette, valigie, portafogli, borsellini, cartelle, cartelle portadocumenti, borselli, bauli, pelle, cuoio, imitazioni di pelle e di cuoio, articoli fabbricati con tali materiali, ombrelli da sole, ombrelloni, ombrelli; bastoni da passeggio, finimenti ed altri articoli di selleria.

Classe 25:        Scarpe, stivali, pantofole, camicie; camicette, gonne, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, pigiami, calze, canottiere, busti, reggicalze, mutande, sottovesti, cappelli, sciarpe, foulards, cravatte, impermeabili, soprabiti, cappotti, costumi da bagno, tute sportive, giacche a vento, pantaloni da sci, cinture e guanti.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio ha concesso all’opponente fino al 18/07/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso insieme alle argomentazioni a sostegno dell'opposizione sia il 13/11/2015 che il 15/07/2016 (entro il termine).

Le prove d’uso presentate il 13/11/2015 da prendere in considerazione sono le seguenti:

• Documento 1: Copia di un catalogo Beltrami, in lingua inglese, contenente informazioni circa la storia della azienda da 1945.
• Documenti 2, 2A e 2B: Numerose copie di “Global Refund Cheques”, in italiano e inglese, riferiti al periodo 2009-2011 destinati a clienti di diversi paesi, come per esempio, gli Stati Uniti, Russia, Australia, Giappone, Perù, relativi alla commercializzazione di diversi articoli tra i quali abbigliamento in pelle e in tessuto, calzature, borse, valigie, accessori recanti il marchio “BELTRAMI” e la denominazione “BELTRAMI S.p.A.”.
• Documento 3: Copia di due pagine in italiano del quotidiano “La Nazione”, datato 06/01/2009 contenente due spazi pubblicitari relativi ai saldi di fine stagione di “” e recanti l’indirizzo e il telefono della ditta a Firenze.
• Documento 4: 7 fatture per spese pubblicitarie incluse nel periodo di tempo tra il 2009-2013 recanti il marchio “Beltrami” e indirizzate alla ditta “Beltrami S.p.A.” per un totale di 6.428,99 euro.  
• Documento 5: Esemplari di carte da lettera e ordini di vendita che indicano i dati commerciali della azienda in italiano, e che includono il marchio “BELTRAMI”. Questi documenti sono privi di data o di alcun riferimento ai prodotti rilevanti.

Il 15/07/2016 l’opponente presenta le seguenti prove d’uso:

• Documento 1: Contratto di affitto di ramo di azienda, datato 26/05/2010, tra la società Italbel e Beltrami S.p.A riguardo la produzione e commercializzazione di articoli tessili e di abbigliamento quali foulard, maglie di cashmere, ecc., recanti il marchio “Beltrami”. 
• Documento 2: Catalogo BELTRAMI: due pagine senza data, stampate con immagini di vari foulard e sciarpe, il marchio “BELTRAMI” è incluso in tutte le etichette. Insieme a varie copie di fatture e ordini di vendita in italiano, riferiti al periodo 2010-2012 dalla ditta Italbel destinati a clienti di diverse città italiane, come per esempio Milano, Firenze e Treviso concernenti la commercializzazione di diversi articoli tra i quali giubbotti, sciarpe, foulard, tessuti, ecc., nei quali il marchio “BELTRAMI” non è rappresentato.
• Documento 3: Copia di varie pagine, le quali includono 32 annunci, scaricati dal sito web www.Kijiji.it/abbigliamento e accessori/beltrami, datate 06/07/2016, relativi alla commercializzazione di diversi articoli messi in vendita online, come abiti, borse, scarpe, porta abiti, porta carte, cravatte, giubbini, porta carte di credito, beauty case, giacche recanti il marchio “BELTRAMI”.

La richiedente sostiene che l'opponente non ha fornito la traduzione di alcune delle prove d’uso e che, di conseguenza, tali prove non devono essere prese in considerazione. Tuttavia, bisogna sottolineare che l'opponente non ha alcun obbligo di tradurre le prove d'uso, a meno che non gli sia stata rivolta dall'Ufficio una specifica richiesta in tal senso (regola 22, paragrafo 6, REMUE). Tenuto conto della natura dei documenti non tradotti, ma considerati rilevanti ai fini del presente procedimento (ovvero – il catalogo con le foto dei prodotti recanti il marchio “BELTRAMI” e copie dei Global Refund Cheques in italiano e inglese con la denominazione aziendale “BELTRAMI S.p.A” ) e del loro carattere auto esplicativo, la Divisione d'Opposizione ritiene che non sia necessario richiederne la traduzione.

La richiedente, inoltre, sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d'Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, “Ansul”, e sentenza del 12/03/2003, T-174/01, “Silk Cocoon”).

Riguardo al territorio:

Le prove presentate, in particolare cataloghi, numerose copie dei Global Refund Cheques (si tratta di un modulo da compilare che il commerciante fornisce al viaggiatore, che ne abbia diritto, per richiedere il rimborso dell'IVA) emessi a nome di diversi clienti (anche se fuori dell’Unione europea) e fatture per spese pubblicitarie in Italia dimostrano che l'uso è avvenuto all’interno dell’Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (Italiano), dalla valuta menzionata (EURO) e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Riguardo alle numerose copie di Global Refund Cheques emessi a nome di diversi clienti (anche se fuori dell’Unione europea), occorre evidenziare che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b), RMUE l’apposizione del marchio dell’Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell’Unione europea solo ai fini dell’esportazione si considera uso del marchio. Ciononostante detti documenti, per la loro stessa natura, dimostrano un uso del marchio nell’Unione Europea.

Poiché, l’insieme delle prove presentate dimostrano che la società “BELTRAMI S.p.A” con sede in Italia produce, vende e appone il marchio “Beltrami” sui prodotti menzionati e dunque prova l’uso del marchio.. Le osservazioni della richiedente su questo punto non possono, dunque, essere accolte.

Di conseguenza, e conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b), RMUE la prova dell'uso presentata contiene indicazioni sufficienti sul luogo in cui l'uso è avvenuto.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove, in particolare le copie di Global Refund Cheques, il contratto di affitto di ramo di azienda, e le fatture per spese pubblicitarie sono datata nel periodo compreso tra il biennio il 2009/10 e l’anno 2013, e quindi nel periodo di riferimento.

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente al periodo di riferimento, come capita in relazione alla copia di varie pagine web contenenti  32 annunci di vendita online di diversi articoli (come abiti, borse, scarpe, porta abiti, porta carte, cravatte, giubbini, porta carte di credito, beauty case, giacche) recanti il marchio “BELTRAMI” scaricati dal sito www.Kijiji.it/abbigliamento e accessori/Beltrami, datate 06/07/2016, confermano l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo durante il periodo di riferimento. Ciò è dovuto al fatto che la data dei documenti in questione è collocabile nei 12 mesi successivi al periodo di riferimento.

Riguardo all’uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che, come si evince anche da una giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un “uso ‘effettivo” allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell’uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato cosi come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.

L’uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l’uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l’uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l’esterno e non unicamente all’interno dell’impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest’ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Inoltre anche se l’uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo caso, le fatture di vendita dei vari servizi pubblicitari prestati per l’opponente sono particolarmente significative, contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento. Per tanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal riguardo, la Divisione d’Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.

Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione considera che l'opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell'utilizzazione:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

La circostanza che il marchio “BELTRAMI” sia rappresentato nelle fatture come “BELTRAMI S.p.A”, e nei cataloghi come “”, “”, “” non determina necessariamente un uso diverso del marchio come registrato.

L’articolo 15 RMUE stabilisce infatti che l’uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v. sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (v. sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione rileva che la forma denominativa “BELTRAMI S.p.A” e, anche le altre forme figurative usate nei cataloghi dell’opponente, indicano l’origine del prodotto senza alterare il carattere distintivo del segno, giacché: (i) da una parte, le sigle S.p.A fanno riferimento ai termini società per azioni – a questo punto bisogna aggiungere che anche se alcuni documenti  contengono soltanto l’indicazione della denominazione sociale “BELTRAMI S.p.A” questa indicazione nella parte superiore di moduli d’ordine o fatture, può essere idonea a sostenere l’uso effettivo del marchio registrato (sentenza del 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45) poiché l’ulteriore uso del marchio, che si differenzia dalla denominazione sociale solo per la mancanza dell’indicazione della forma societaria, dimostra che il pubblico percepisce la denominazione sociale come segno distintivo; (ii) da l’altra  parte, le forme figurative del marchio, consistono nella dicitura “BELTRAMI” in grassetto, minuscolo, maiuscolo o in colore (che sono elementi aventi carattere ornamentale); (iii) il termine “junior” addizionale è un elemento non distintivo poiché  descrive una linea di prodotti.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 18:        Borse, borsette, valigie, portafogli, borsellini, cartelle, cartelle portadocumenti, borselli, bauli.

Classe 25:        Scarpe, stivali, camicie; camicette, gonne, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, sciarpe, foulards, cravatte, impermeabili, soprabiti, cappotti, tute sportive, giacche a vento, cinture.

Le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo relativo a pelle, cuoio, imitazioni di pelle e di cuoio, articoli fabbricati con tali materiali, ombrelli da sole, ombrelloni, ombrelli; bastoni da passeggio, finimenti ed altri articoli di selleria della classe 18 e pantofole, pigiami, calze, canottiere, busti, reggicalze, mutande, sottovesti, cappelli, costumi da bagno e guanti della classe 25. Nessuna evidenza è stata presentata riguardo a questi prodotti, di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali si è dimostrato un uso effettivo sono i seguenti:

Classe 18:        Borse, borsette, valigie, portafogli, borsellini, cartelle, cartelle portadocumenti, borselli, bauli.

Classe 25:        Scarpe, stivali, camicie; camicette, gonne, giacche, pantaloni, pantaloncini, maglie, magliette, sciarpe, foulards, cravatte, impermeabili, soprabiti, cappotti, tute sportive, giacche a vento, cinture.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 23:        Filati tessili; filati per applicazioni tessili; fili per uso tessile; filo per uso tessile; filati per uso tessile; filati tessili in fibre artificiali; fili e filati per uso tessile; filati; filato; filati tessili; filati sintetici; filati ritorti; filato per maglieria; fili e filati; fili e filati misti; filati per applicazioni tessili; fili e filati ritorti; filati per uso tessile; filati tessili in fibre artificiali; filati tessili in fibre naturali; fili e filati misti ritorti; filati non metallici per uso tessile; fili e filati di fibre sintetiche; fili e filati per uso tessile; filati di materiali sintetici per uso tessile; filati cardati in fibre naturali per uso tessile.

Classe 24:        Tovaglie; tovaglie di stoffa; copritavoli e tovaglie; tovaglioli di stoffa; tovaglioli in tessuto (da tavola); tovaglioli in tessuto (biancheria da tavola); tovagliette all'americana di stoffa; lenzuola; lenzuola con angoli; lenzuola con balze; lenzuola in tessuto; lenzuola per culle; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; coperte; copriletto; trapunte (coperte); copertine, plaids; coperte per bambini; coperte da letto; coperte per culle; copertine per neonati; copriletti e coperte da letto; tessuti per la confezione di coperte; copriletti; copritavoli e tovaglie; copripiumini; copri materassi; copripiumone in tessuto; cuscini ornamentali; tessuti per cuscini; federe per cuscini; federe per guanciali; asciugamani; asciugamani da spiaggia; asciugamani in tessuto; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani per bambini; biancheria per la casa, inclusi asciugamani da toilette; spugna (tessuti); tessuti di spugna per uso tessile; tessuti; tessuti per uso tessile; stoffe (tessuti); asciugamani in tessuto; tessuti per camicie; trapunte in tessuto; tessuti a maglia; tessuto per fodera; tessuti per abbigliamento; tessuti per lingerie; articoli tessili di raso; tessuti in fibre miste; stoffe per uso tessile; tappetini (sottobicchieri) in tessuto; tessuti per la biancheria; articoli tessili per la casa; biancheria da tavola in tessuto; tovagliette all'americana in tessuto; fodere per indumenti in tessuto; biancheria per la casa in tessuto; custodie per camicie da notte in tessuto.

Classe 25:        Accappatoi; accappatoi da spiaggia; accappatoi da bagno; vestaglie; vesti da camera; vesti da battesimo; vestaglie da notte; vestaglie da casa; vestaglie per la notte; abbigliamento; calzature; cappelleria.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “inclusi”, utilizzato nell’elenco dei prodotti della richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (v. richiamo nella sentenza 09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 28,  paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 23

I filati e fili della classe 23 e l’abbigliamento della classe 25 sono prodotti realizzati in materiali tessili. Tuttavia ciò non è sufficiente per concludere che tali prodotti sono simili. Essi hanno scopi completamente diversi: l'abbigliamento è infatti destinato ad essere indossato o ad essere utilizzato come articolo di moda, mentre i filati e fili hanno finalità di crearli o unire i pezzi di stoffa per crearli. Pertanto, le loro modalità di utilizzo sono diverse, così come diversi sono i loro canali di distribuzione e i punti vendita. Inoltre, i prodotti in questione non vengono normalmente fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Pertanto, i fili e filati contestati sono considerati dissimili dall'abbigliamento dell’opponente.

Riguardo i restanti prodotti della classe 25 e i prodotti della classe 18, i filati e fili contestati  hanno anche una modalità di utilizzo diversa, così come diversi sono i loro canali di distribuzione e i punti vendita. Inoltre, i prodotti in questione non vengono normalmente fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Pertanto sono considerati dissimili.

Prodotti contestati in classe 24

Tra i prodotti tessili della classe 24 contestati e i prodotti della parte opponente si può applicare lo stesso ragionamento di prima. Essi hanno scopi completamente diversi giacché i prodotti tessili hanno finalità prettamente domestiche o di arredamento. Pertanto, le loro modalità di utilizzo sono diverse, così come diversi sono i loro canali di distribuzione e i punti vendita. Inoltre, i prodotti in questione non vengono normalmente fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Pertanto, sono considerati dissimili dai prodotti della parte opponente.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti abbigliamento; calzature; cappelleria contestati includono, in quanto categorie più ampie, o si sovrappongono con scarpe; cappelli; camicie  dell'opponente. Dal momento che la divisione d’opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I restanti prodotti contestati accappatoi; accappatoi da spiaggia; accappatoi da bagno; vestaglie; vesti da camera; vesti da battesimo; vestaglie da notte; vestaglie da casa; vestaglie per la notte sono simili a soprabiti, dell’opponente. Tutti formano parte dell'abbigliamento di uomo, donna o bambino, sono infatti destinati ad essere indossati. Pertanto, i loro consumatori, canali di distribuzione e i punti vendita possono essere gli stessi. Inoltre, i prodotti in questione possono essere fabbricati/realizzati dalla stessa impresa.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

	BELTRAMI
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento comune “BELTRAMI” sarà riconosciuto dal pubblico italiano come un cognome italiano, anche se non molto diffuso. Pertanto, questo elemento è distintivo.

Il marchio anteriore include la lettera “B” molto stilizzata, situata dietro le lettere “LTRA” di “BELTRAMI”. Nonostante ciò, è quasi illeggibile, quindi per una gran parte del pubblico rilevante questa lettera è un elemento astratto. Tuttavia, non si può escludere a priori che una ridotta parte del pubblico rilevante riconosca questa lettera come l’iniziale di BELTRAMI, in ogni caso, si tratta di un elemento meramente decorativo, da una minore capacità distintiva.

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico italiano per la quale la lettera “B” del marchio anteriore è un elemento astratto, meramente decorativo.  

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano il termine distintivo “BELTRAMI”. Tuttavia, essi differiscono nella loro rappresentazione e nell’elemento decorativo “B” del marchio anteriore, da una minore capacità distintiva.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, dato che l’elemento figurativo del marchio anteriore non è soggetto ad una valutazione fonetica i segni sono identici

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come lo stesso cognome, e che l’elemento decorativo del marchio anteriore non ha nessun significato per il pubblico rilevante, i segni sono concettualmente identici.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in conflitto sono in parte simili e in parte dissimili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio e la distintività del marchio anteriore si considera normale.

I segni sono visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici, dato che riproducono lo stesso cognome “BELTRAMI”, l’unico elemento del marchio impugnato e che, inoltre, è totalmente incluso nel marchio anteriore. Quest’ultimo ha soltanto un elemento di differenziazione addizionale secondario (e con minore capacità distintiva) al quale il pubblico rilevante non presterà la stessa attenzione che all’altro elemento verbale e più distintivo del marchio “BELTRAMI”.

Se si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) è lecito concludere che a causa dell'elevata somiglianza tra i segni sussiste un rischio di confusione, in particolare per la parte di pubblico di lingua italiana che assocerà i segni anche dal punto di vista concettuale e tenderà a porre in secondo piano l’unico elemento del segno anteriore che non presenta corrispettivo nel marchio anteriore.

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta. 

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti in quanto risulta evidente che i prodotti in conflitto non sono identici.

Considerato che l’opposizione è solamente parzialmente accolta in base all’articolo

8, paragrafo 1, lettera (b), RMUE, è necessario proseguire l’esame degli altri motivi

invocati, cioè l’ articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in relazione ai prodotti ritenuti dissimili.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;

2. questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

• il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

• conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;

• le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE, se l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’opponente deve fornire, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Pertanto, spetta all’opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, anche attraverso l’individuazione della legge applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all’opponente “…l’onere di presentare all’EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, … ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa” (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla Divisione d’Opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l’acquisizione di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare del diritto ha la facoltà di vietare l’uso di un marchio posteriore nonché quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a citare le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla portata della protezione del diritto. L'opponente è tenuto a fornire un riferimento alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il contenuto (testo) della disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze giudiziali). Poiché l'onere di provare il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento, dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

L'opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato. In particolare, ha l'obbligo di addurre argomentazioni convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe efficacemente l'uso del marchio contestato.

Qualora l’opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all’Ufficio la relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica.

Nel caso di specie, l’opponente non ha fornito informazione sulla protezione giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall’opponente, vale a dire la denominazione sociale “BELTRAMI S.p.A.”. L’opponente non ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni che l’opponente stesso deve rispettare per potere vietare l’uso del marchio contestato ai sensi delle legislazioni in ciascuno degli Stati membri citati dall’opponente.

L’opposizione è quindi infondata anche ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE e deve essere rigettata nella sua interezza.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Andrea VALISA

María Clara  IBÁÑEZ FIORILLO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.