OPOSICIÓN Nº B 2 515 859

Grupo Serhos Food Service, S.L., Antonio López, 249- 2º B, 28041 Madrid,  España (parte oponente), representada por Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Cerro del Espino, 12, 28221 Majadahonda (Madrid), España (representante profesional)

c o n t r a

Grup Serhs, S.A., Garbí 88-90, 08397 Pineda de Mar (Barcelona), España (solicitante), representado por Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España (representante profesional).

El 26/04/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 515 859 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35:  Servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de cafés, fruta, pescado, congelados y refrigerados, productos alimenticios.

Clase 43:   Servicios de restauración; servicios de catering.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 13 704 391 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 13 704 391 en concreto, contra algunos de los servicios de las clases 35, 39 y 43. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea n.º 3 236 288. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea n.º 3 236 288.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, entre otras, la marca de la Unión Europea  n.º 

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 24/03/2015. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 24/03/2010 al 23/03/2015- inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 29:        Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30:        Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 32:        Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 18/03/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 23/05/2016. La parte oponente presentó pruebas el 02/03/2016 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Veinte facturas datadas entre 10/2010 y 11/2015 emitidas a nombre de la parte oponente por sus distribuidores en las que aparecen la marca anterior y la marca denominativa “SERHOS” para pescado en conserva, fruta, verduras y legumbres, en conserva, secas y cocidas, vinagre, sal, edulcorante, café, sirope, salsas, sacarina, queso, caldo, chocolate, gelatina, laurel, fécula de maiz, aceites. Las unidades oscilan entre 1 y 150.
• Copias de etiquetas en las que aparece la marca anterior para sal, atún, mostaza, membrillo, kétchup, tomate, endulzante, mandarina, espárrago, aceite, mayonesa, caballa, melocotón, piña, crema de cacao, mostaza, salsa barbacoa.

• Copias de dos catálogos, un folleto y una carpeta de dos hojas en los que aparece, entre otras, la marca anterior para frutas y legumbres en conserva y cocidas.

• Copia de dos programas de la feria HOSPEC (que es una feria anual en el sector de la hostelería y restauración en España) de los años 2010 y 2013 en las que participó la parte oponente.

• Listas de precios del periodo  2010-2015 en los que aparece la marca “SERHOS” para verduras y legumbres en conserva (alcachofa, tomate, champiñón, setas, espárragos, garbanzos cocidos, lentejas cocidas, alubias cocidas, guisantes, macedonia de verduras, remolacha, pimiento, zanahoria, apio, maíz, soja, ajetes), conservas de pescado (atún, anchoa caballa), fruta en conserva (melocotón, pera, piña, coctel de frutas), azúcar, edulcorante, mermelada, cacao, crema de cacao, galletas, cereales, pasta, levadura, arroz, legumbres, aceitunas, caldos, cremas, purés, sopas, salsas, sal y especias, café, infusiones, aceites, vinagres , siropes, gelatinas, postres,  embutidos.

El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos y servicios para los que se ha registrado la marca anterior.

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar, por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo.

Las facturas demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir la lengua de los documentos (español) y algunas direcciones en toda la geografía española. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia, la Unión Europea, puesto que España representa una parte significativa del territorio de referencia).

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Los documentos presentados, a saber, las facturas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso de la marca anterior.

Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada tal como fue registrada y como marca denominativa y en relación con una parte los productos  para los que ha sido registrada. El uso de la marca denominativa “SERHOS” también se considera válido y no altera el carácter distintivo de la marca anterior puesto que la estilización de la marca anterior tiene carácter decorativo y el elemento figurativo del cocinero es débil para productos de alimentación.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes productos:

Clase 29:        Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; mermeladas, compotas; aceites comestibles.

Clase 30:        Café, té, arroz; sal; vinagre, salsas (condimentos).

Clase 32:   Siropes.

Con relación a la categoría general de pescado, cabe señalar que con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

«…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse, dentro de ella, varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de “parte de los productos o servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.»

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

En el presente asunto, por lo que concierne la categoría general de pescado, la prueba únicamente demuestra el uso para pescado en conserva. Se puede considerar que estos productos forman una subcategoría objetiva de pescado, a saber, pescado en conserva. Por tanto, la División de Oposición considera que la prueba demuestra un uso efectivo de la marca para pescado en conserva.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos citados.

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia para los restantes productos y servicios puesto que las referencias a dichos otro productos y servicios son escasas o inexistentes.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 29:        Pescado en conserva; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; mermeladas, compotas; aceites comestibles.

Clase 30:        Café, té, arroz; sal; vinagre, salsas (condimentos).

Clase 32:                   Siropes.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Servicios de promoción de ventas; servicios de abastecimiento para terceros, intermediación comercial, importación-exportación y servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de bebidas, vinos, cafés, cavas, licores, fruta y verdura, pescado, carne, congelados y refrigerados, productos alimenticios, pan, bollería fresca y congelada, pizzas, pastelería.

Clase 39: Servicios de distribución de bebidas, vinos, cafés, cavas, licores, fruta y verdura, pescado, carne, congelados y refrigerados, productos alimenticios, pan, bollería fresca y congelada, pizzas, pastelería.

Clase 43: Servicios de restauración; servicios de catering.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de congelados y refrigerados, productos alimenticios impugnados son similares en grado bajo a frutas y legumbres cocidas de la parte oponente. Cabe señalar que en las últimas dos o tres  décadas, la venta frutas y sobre todos legumbres conocidas y luego congeladas es muy común, ya que dichos productos son de fácil preparación. En concreto estos productos cocinados y refrigerados/congelados necesitan solo ser calentados a una temperatura idónea para su ingestión como alimento permitiendo al consumidor ahorrar mucho tiempo en preparación.

Los servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de fruta impugnados son similares en grado bajo a frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas de la parte oponente.

Los servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de pescado impugnados son similares en grado bajo a pescado en conserva de la parte oponente. Esto se debe al hecho que si bien pescado en conserva sea una subcategoría de pescado, tal y como se ha explicado en anteriormente en dicha decisión, dicha subcategoría está incluida en la categoría general de pescado.

Los servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de cafés impugnados son similares en grado bajo a café de la parte oponente.

Los restantes servicios de promoción de ventas; servicios de abastecimiento para terceros, intermediación comercial, importación-exportación y servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de Internet de bebidas, vinos, cavas, licores, verdura, carne, pan, bollería fresca y congelada, pizzas, pastelería impugnados no son similares a los productos de la parte oponente. No solo tienen distinta naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles sino que, además, atienden necesidades distintas. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Servicios impugnados de la clase 39

Los servicios de distribución de bebidas, vinos, cafés, cavas, licores, fruta y verdura, pescado, carne, congelados y refrigerados, productos alimenticios, pan, bollería fresca y congelada, pizzas, pastelería no son similares a los productos de la parte oponente. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de restauración; servicios de catering son similares en grado bajo a frutas en conserva de la parte oponente. Estos productos y servicios son complementarios. Además, pueden coincidir en origen comercial y canales de distribución.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares en grado bajo están dirigidos al público en general.

El grado de atención se considera medio.  

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Union Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El elemento o los elementos “SERHOS” de la marca anterior y “SERHS” del signo impugnado no tienen significado en algunos territorios; por ejemplo, en aquellos países en los que se entiende el español. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

El elemento figurativo del cocinero de la marca anterior es débil para los productos en liza que son alimentos.

Las estilizaciones de ambas marcas se consideran meramente ornamentales.

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en las letras “S-E-R-H-*-S”. No obstante, se diferencian en sus elementos gráficos y figurativos y en la letra “O” de la marca anterior.

Las parte iniciales de los elementos verbales que componen las marcas son idénticas. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en la parte inicial de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Por lo que respecta a las diferencias en los elementos figurativos y gráficos, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011–4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/2011–5, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente,  la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras  “S-E-R-(H)-*-S” (la letra H en español es muda).  La pronunciación difiere en el sonido de la letra “O” de la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud. 

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que la marca anterior se asociará a un significado (el elemento figurativo del cocinero) mientras que la marca impugnada no se asociará a ningún significado las marcas no son similares desde el punto de vista conceptual. No obstante, esta diferencia tiene un peso limitado puesto que el elemento figurativo de la marca anterior es débil.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de unos elementos débiles en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios son en parte similares en bajo grado en parte distintos.

Las marcas tienen un grado de similitud medio desde el punto de vista visual y un grado de similitud alto desde el punto de vista fonético.  No obstante, se diferencian en sus elementos gráficos y figurativos y en la letra “O” de la marca anterior. La “O” es  la penúltima letra de la marca anterior y por tanto se encuentra en la parte final de la marca que es donde se suele centrar menos la atención del consumidor. Como señalado anteriormente el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo.

Asimismo, el Tribunal General sostuvo que, en el sector de las bebidas, los consumidores de dicho producto están habituados a designarlo y a reconocerlo en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en la carta de vinos (23/11/2010, T–35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T–40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T–332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Por consiguiente, en tales casos ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos controvertidos. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para concluir que existía riesgo de confusión.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca, una variación de la marca anterior, configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados similares en grado bajo a los de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

• Registro de marca de la Unión Europea n.º 5 777 859 para la marca figurativa .

• Registro de marca de la Unión Europea n.º 6 094 461 para la marca figurativa .
• Registro de marca española n.º 2 664 184 para la marca figurativa .

• Registro de marca española n.º 2 645 103 para la marca figurativa .

• Registro de marca española n.º 2 679 633 para la marca figurativa .

• Registro de marca española n.º 3 019 918 para la marca figurativa .

Puesto que el oponente ha presentado las mismas pruebas de uso para todas las marcas anteriores, el resultado no puede ser diferente con respecto a los servicios para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales servicios.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMUE

El oponente ha basado la oposición también en el nombre comercial “GRUPO SERHOS FOOD SERVICE, S.L.” para venta al detalle y al por menor en comercios de toda clase de productos alimenticios, de limpieza y bebidas.

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a)        se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b)        dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

• el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

• con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

• las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

1. Existencia del derecho en virtud de la legislación aplicable

De conformidad con el artículo 76, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De acuerdo con la regla 19, apartado 2, letra d), del REMUE, en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMUE, la parte oponente deberá presentar prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho.

Por lo tanto, recaerá sobre la parte oponente la responsabilidad de aportar toda la información necesaria para adoptar la resolución, en particular, determinar la legislación aplicable y aportar toda la información necesaria para su correcta aplicación. De acuerdo con la jurisprudencia, es responsabilidad de la parte oponente «… presentar a la EUIPO no solo los datos que demuestren el cumplimiento de los requisitos exigidos, de acuerdo con la legislación nacional cuya aplicación se solicita, … sino también los elementos que determinan el contenido de dicha legislación» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Las pruebas que se aporten deberán permitir a la División de Oposición determinar con certeza que un determinado derecho está recogido en la legislación en cuestión, así como las condiciones para la adquisición de tal derecho. Las pruebas, además, deben clarificar, asimismo, si el titular de tal derecho tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior, así como las condiciones en las que tal derecho puede primar y ejercerse frente a una marca posterior.

En lo que se refiere a la legislación nacional, la parte oponente debe citar las disposiciones de la legislación aplicable relativas a las condiciones que rijan la adquisición de derechos y al ámbito de protección del derecho.

Asimismo, la parte oponente deberá aportar las pruebas pertinentes del cumplimiento de las condiciones de adquisición y del ámbito de protección del derecho invocado, así como de que se cumplan realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada. En concreto, expondrá una línea argumentativa sólida de por qué el uso de la marca impugnada podría evitarse con éxito en virtud de la legislación nacional aplicable.

En el presente caso, la parte oponente no ha aportado información sobre la protección jurídica otorgada al tipo de signo comercial que ha invocado,  a saber del nombre comercial “GRUPO SERHOS FOOD SERVICE, S.L.”. La parte oponente no ha aportado información alguna sobre el posible contenido de los derechos invocados ni sobre las condiciones que deberán cumplirse en el presente caso para que pueda prohibir el uso de la marca impugnada en virtud de la legislación de cada uno de los Estados miembros citada por la parte oponente.

Así pues, la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

La División de Oposición

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).