WIDERSPRUCH Nr. B 2 305 368

Splendid Medien AG, Alsdorfer Str. 3, 50933 Köln, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Around Entertainement SA SCS, 14a, rue des Bains, 1212 Luxemburg (Anmelderin), vertreten durch MMS Avocats, 14a, rue des Bains, 1212 Luxemburg, Luxemburg (zugelassener Vertreter).

Am 05/06/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Der Widerspruch Nr. B 2 305 368 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2.        Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 133 872 für die Bildmarke  ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 und 45. Der Widerspruch beruht auf den Unionsmarkeneintragungen Nr. 5 055 892 und 1 607 506, beide für die Bildmarke. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marken, auf denen der Widerspruch beruht, der Unionsmarken Nr. 5 055 892 und 1 607 506 verlangt.

Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die früheren Marken mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen waren.

Die angefochtene Anmeldung wurde am 22/10/2013 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marken, auf denen der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 22/10/2008 bis einschließlich zum 21/10/2013 ernsthaft benutzt wurden.

Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marken in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Unionsmarke Nr. 5 055 892 

Klasse  9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

Klasse  16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke.

Unionsmarke Nr. 1 607 506

Klasse  35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Merchandising.

Klasse  36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermögensverwaltung, insbesondere Halten und Verwaltung von Beteiligungen; finanzielle Beteiligungen an Filmproduktionen.

Klasse  38: Telekommunikation.

Klasse  41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, Unterhaltung, nämlich Produktion und Co-Produktion von Filmen, Filmverleih.

Klasse  42: Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Lizenzhandel; Handel mit Urheberrechten, verwandten Schutzrechten, Personlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Vergabe von sowie Handel mit Filmlizenzen; Erwerb und Verwertung von Filmrechten.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 18/08/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 18/10/2016 um Benutzungsnachweise für die älteren Marken einzureichen. Auf Antrag der Widersprechenden wurde diese Frist um weitere zwei Monate verlängert, nämlich bis zum 18/12/2016. Die Widersprechende legte fristgerecht am 19/12/2016 Benutzungsnachweise vor.      

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend  die folgenden:

• Undatierte Abbildung von 4 Blu-ray Hüllen, auf denen das Wort „splendid film“ in relativ kleiner Schriftgröße am unteren rechten Rand abgebildet ist;
• Auszug aus der Internetseite www.filmland-nrw.de: Screenshot eines Berichts auf der Internetseite des Verbandes der Fernseh-, Film, Multimedia- und Videowirtschaft e. V. mit dem Titel „Systemfehler – Wenn Inge tanzt“, die eine Eigenproduktion der splendid Film GmbH ist; der Film ist aus dem Jahr 2013; Produktion: Splendid Produktion Köln, Filmverleih/Vertrieb: Splendid Film;
• Auszug aus der Internetseite www.imdb.com: der Widersprechenden zufolge handelt es sich hierbei um die Internetseiten der Internet Movie Database „IMDb“, das ein Unternehmen von Amazon ist. Der Auszug zeigt eine Auflistung von 712 Filmen oder Serien, wobei das Erscheinungsjahr in Klammern angegeben ist. Es handelt sich um Filme, die zwischen 2009 und 2016 erschienen sind.
• Geschäftsbericht 2013 der „splendid medien AG“. Daraus ergibt sich ein Konzernumsatz für 2012 von 50,1 Mio. EUR, für 2013 von 54,9 Mio. EUR. Das Filmvermögen von splendid belief sich demnach im Jahr 2012 auf 18,9 Mio. EUR, im Jahr 2012 auf 23,3 Mio. EUR.
• Presseausschnitte:  Auszug aus der www.bild.de vom 24/06/2013 mit dem Titel: „Andreas Klein ist in Hollywood ganz groß – Dieser Kölner holt die Filmstars an den Rhein“. Dem Artikel lässt sich entnehmen, dass Andreas Klein Inhaber der Firma „Splendid“ ist und Filme wie „Gangs of New York“ und „Traffic – Macht des Kartells“ produziert hat.

Nach Prüfung des oben genannten Materials kommt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Nachweis unzulänglich ist, um eine ernsthafte Benutzung der Marke in Deutschland zu belegen.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Die eingereichten Unterlagen, namentlich der Auszug aus der Internet Movie Database „IMDb“ und der Geschäftsbericht liefern der Widerspruchsabteilung unzureichende Angaben über das Handelsvolumen, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Art der Benutzung.

Die eingereichten Abbildungen auf vier verschiedenen DVD-Hüllen verweisen auf „splendid Film“, enthalten jedoch keinerlei Datum. Desgleichen ist der Auszug aus der Internetseite der Movie Database „IMDb“ nicht geeignet, ausreichende Auskunft über den Umfang der Benutzung darzulegen. Die Widersprechende hat hier lediglich eine Auflistung von Filmtiteln mit entsprechendem Erscheinungsjahr vorgelegt, die zudem den Vermerk „Distributor Germany“ enthält. Weder aus den Filmtiteln noch aus den angegebenen Jahreszahlen lässt sich schließen, dass die Filme im relevanten Zeitraum von der Widersprechenden verliehen wurden oder ob bzw. wann die Widersprechende die Lizenz für besagte Filme erworben hat. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden belegt die Liste daher keineswegs eine jahrzehntelange Tätigkeit der Widersprechenden im Bereich Produktion von Filmen, Erwerb und Verwertung von Filmrechten. Daher sind diese Dokumente nicht geeignet, den Umfang der Benutzung der älteren Widerspruchsmarke zu belegen.

Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.

Schließlich gibt der vorgelegte Geschäftsbericht für das Jahr 2013 den Umsatz des Unternehmens „Splendid medien“ wider, den Umsatz, den das Unternehmen insgesamt erzielt hat. Aus den angezeigten  Unterlagen lässt sich kein Bezug zur Widerspruchsmarke „splendid“ und den einzelnen Produkten und/oder Dienstleistungen herleiten. Vielmehr geht aus dem Bericht hervor, welches der Konzernumsatz für 2012 für das Unternehmen „splendid medien AG“ ist, nicht jedoch, für welche Waren und Dienstleistungen die Widerspruchsmarke „splendid“ benutzt wurde.  Dies unterstreicht die Verwendung des Zeichens als Firmenzeichen, da keinerlei Bezug zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufgezeigt wurde. Der Vortrag der Widersprechenden, wonach die „Splendid Film GmbH“ auf dem Weltmarkt Filmrechte erwirbt und diese vornehmlich im deutschsprachigen Raum und in den Benelux-Ländern vermarktet, wird durch die vorgelegten Unterlagen nicht gestützt. Keines der Dokumente ist geeignet, Auskünfte oder Hinweise dafür nachzuweisen, dass die Splendid Produktion GmbH Filme entwickelt und produziert und diese unter der Marke „splendid“ wie eingetragen vermarktet.

„Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden … Eine Gesellschaftsbezeichnung soll nämlich eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein Handelsname oder ein Firmenzeichen dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung daher nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie angesehen werden“ (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, und 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156).

Im vorliegenden Fall lassen sich daher aus dem Geschäftsbericht allenfalls die Benutzung des Zeichens als Firmenzeichen („splendid medien AG“), jedoch ohne klaren Verweis auf spezifische Waren oder Dienstleistungen, schließen. Die Widerspruchsabteilung ist der Ansicht, dass der Nachweis nicht die Benutzung des Zeichens als Marke beweist und ist folglich der Auffassung, dass die Widersprechende keine ausreichende Hinweise für die Art der Nutzung der älteren Marken vorgelegt hat.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV umfasst der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für die Art der Benutzung und den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Lars HELBERT

Sigrid DICKMANNS

Claudia MARTINI

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.