OPPOSIZIONE N. B 2 519 141

Tricobiotos S.p.A., Via di Spicciano, 11 59021 Vaiano (PO), Italia (opponente), rappresentata da Pipparelli & Partners, Via Quadronno, 6, 20122 Milano, Italia  (rappresentante professionale)

c o n t r o

AGF88 Holding, Via del Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD), Italia (richiedente), rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio 116, 35141 Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 519 141 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 3:        Tintura per capelli, cosmetici, saponi, profumi, oli essenziali, lozioni per capelli, tinture cosmetiche, coloranti per capelli, shampoo, gel, lacche e fissanti per capelli e per unghie, crema per capelli, oli per capelli, colori per capelli, spray per capelli, balsamo per capelli, decoloranti per capelli, prodotti per tingere, decolorare e ossigenare i capelli; prodotti antiforfora, creme e polveri per capelli, prodotti contro la caduta dei capelli, prodotti cosmetici e di igiene personale per la cura, la pulizia, la protezione del corpo e del viso; prodotti per il trucco; prodotti per la cura, la pulizia, l'acconciatura, la protezione dei capelli in forma di gel, balsami, lozioni, schiume, mousse, polveri.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 685 532 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti nelle Classi 3 e 5.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 685 532, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 3. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 566 742. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 3:        Prodotti per la cura e il trattamento dei capelli; creme e balsami per capelli; lacche per capelli; cere per capelli; coloranti per capelli; tinture per capelli; lozioni per capelli; preparati per ondulare i capelli e per la messa in piega; preparati per acconciare i capelli; prodotti per lisciare i capelli; decoloranti per capelli; spray e gel per capelli; spume per capelli; shampoo; saponi e detergenti per il cuoio capelluto; prodotti cosmetici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3:        Tintura per capelli, cosmetici, saponi, profumi, oli essenziali, lozioni per capelli, tinture cosmetiche, coloranti per capelli, shampoo, gel, lacche e fissanti per capelli e per unghie, crema per capelli, oli per capelli, colori per capelli, spray per capelli, balsamo per capelli, decoloranti per capelli, prodotti per tingere, decolorare e ossigenare i capelli; prodotti antiforfora, creme e polveri per capelli, prodotti contro la caduta dei capelli, prodotti cosmetici e di igiene personale per la cura, la pulizia, la protezione del corpo e del viso; prodotti per il trucco; prodotti per la cura, la pulizia, l'acconciatura, la protezione dei capelli in forma di gel, balsami, lozioni, schiume, mousse, polveri.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti contestati tintura per capelli, cosmetici, lozioni per capelli, coloranti per capelli, shampoo, crema per capelli, spray per capelli, balsamo per capelli, decoloranti per capelli, creme per capelli, colori per capelli; gel per capelli; lacche per capelli sono pure coperti dal marchio anteriore o sono sinonimi di prodotti da esso coperti. Di conseguenza, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati prodotti per la cura, la pulizia, l'acconciatura, la protezione dei capelli in forma di gel, balsami, lozioni, schiume, mousse, polveri sono compresi nelle ampie categorie dei prodotti per la cura e il trattamento dei capelli; preparati per acconciare i capelli dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I contestati prodotti cosmetici e di igiene personale per la cura, la pulizia, la protezione del corpo e del viso; tinture cosmetiche; prodotti per il trucco; gel, lacche e fissanti per unghie sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con i prodotti cosmetici nella Classe 3 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati fissanti per capelli sono compresi nell’ampia categoria dei preparati per acconciare i capelli. Per questo motivo, sono identici.

I prodotti contestati oli per capelli, prodotti antiforfora, polveri per capelli, prodotti contro la caduta dei capelli sono compresi nell’ampia categoria dei prodotti per la cura e il trattamento dei capelli. Per questo motivo, sono identici.

I prodotti contestati saponi includono, in quanto categoria più ampia, i saponi per il cuoio capelluto dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio la  ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I prodotti contestati prodotti per tingere i capelli includono, in quanto categoria più ampia, le tinture per capelli dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio la  ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I prodotti contestati prodotti per decolorare i capelli includono, in quanto categoria più ampia, i decoloranti per capelli dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio la  ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I contestati prodotti per ossigenare i capelli si sovrappongono con i decoloranti per capelli nella Classe 3 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati profumi e i prodotti cosmetici dell’opponente presentano significativi punti in comune. Innanzitutto, essi possono avere il medesimo scopo, ovvero migliorare l’odore e l’apparenza del corpo umano. Inoltre, essi sono destinati agli stessi consumatori, hanno normalmente origine dagli stessi produttori e sono distribuiti attraverso i medesimi canali. Alla luce di queste considerazioni, questi prodotti sono da ritenersi simili in alto grado.

Per quanto riguarda i rimanenti prodotti contestati, ovvero gli oli essenziali, essi non hanno la medesima destinazione d’uso dei prodotti cosmetici dell’opponente. Tuttavia, essi possono presentare la medesima origine, sono distribuiti attraverso i medesimi canali e sono destinati agli stessi consumatori. Pertanto, essi sono da considerarsi simili.  

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici, simili in alto grado o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

COLOREVO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che non assocerà alcun significato ai marchi in disputa quale ad esempio la parte del pubblico che parla bulgaro o polacco.

L’elemento COLOREVO del marchio denominativo anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il marchio figurativo contestato, esso è formato dalle lettere “COLOREGO”. È vero che la lettera “’R” presenta un certo grado di stilizzazione. Tuttavia, a causa della sua posizione centrale e della sua dimensione, che non presenta particolari differenze rispetto alle altre lettere, detta lettera sarà comunque leggibile, anche se con maggior difficoltà, da almeno una parte del pubblico rilevante, come pure ammesso dalla richiedente nelle sue osservazioni del 05/08/2016, nelle quali la richiedente stessa conferma, tra le altre cose, “che il marchio oggetto di opposizione si estende in orizzontale ed è caratterizzato dal susseguirsi di segni arrotondati, in cui è possibile scorgere alcune lettere in stampatello minuscolo, tutti troncati inferiormente da una linea di taglio, del pari orizzontale, e cerchio centrale in cui è inscritto un segno tendenzialmente verticale approssimabile ad una "r" minuscola allungata”.

Il termine “COLOREGO” del marchio denominativo anteriore neppure ha un significato. Esso è quindi distintivo.

Per quanto riguarda il segno contestato, si tenga altresì in conto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, non si può non tener presente che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono parzialmente nelle lettere “C-O-L-O-R-E-(x)-O”, per quanto nel caso del segno contestato, rappresentate con un certo grado di stilizzazione. Essi differiscono nella loro penultima lettera, nonché, come delineato poc’anzi, nella stilizzazione grafica del segno contestato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in considerazione, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C-O-L-O-R-E-(x)-O”, leggibili in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle settime lettere di entrambi i segni, ovvero “G” nel caso del marchio anteriore e ‘”V” per quanto riguarda il segno contestato. Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per la parte del pubblico del territorio di riferimento presa in esame. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 3 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado e in parte simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione si ritiene sia medio.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Inoltre, si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Per quanto concerne i segni, essi sono visivamente simili e foneticamente molto simili. Come chiarito nella sezione c) della presente decisione, almeno una parte dei consumatori riconoscerà nel segno contestato il termine “COLOREGO”, il quale, per una parte del pubblico quale quella di lingua bulgara o polacca, non è dotato di alcun significato allo stesso modo del marchio anteriore “COLOREVO”. Se si tiene poi da conto il fatto che la stilizzazione del marchio contestato ha intrinsecamente un  minor impatto rispetto all’elemento denominativo e i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio, primo elemento che nel presente caso è identico, pare assai probabile che un rischio di confusione sussista, anche in considerazione del fatto che per la parte di pubblico presa in esame gli elementi coincidenti possiedono una funzione distintiva normale e che le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e polacca per la quale, come visto sopra, neppure sussistono differenze concettuali che potrebbero, in ipotesi, aiutare i consumatori a distinguere tra i marchi. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. n. 11 566 742 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).