OPOSICIÓN Nº B 2 387 887

Jordi Urbano Iglesias, Av. Fabregada, 24-26, 3R, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), España (parte oponente), representada por José Agustín Mora Granell, Ciscar 43, 5º, 20ª, 46005 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

Sociedad Anónima Damm, Roselló 515, 08025 Barcelona, España (solicitante), representado por Despacho González-Bueno S.L.P., Calle Velázquez 19, 2º dcha., 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 06/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 387 887 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35:        Servicios de venta al por mayor y al detalle de bebidas y productos alimenticios; venta a través de catálogo, correo, teléfono, radio y televisión y a través de redes informáticas mundiales de bebidas y productos alimenticios; servicios promocionales, de marketing y publicidad; servicios de asesoramiento en relación con la gestión de mercadotecnia; servicios de asesoramiento relacionados con actividades de promoción; servicios de asesoramiento relacionados con la promoción de ventas; campañas de mercado; colocación de anuncios; desarrollo de campañas de promoción para negocios; muestreo de productos; organización de concursos con fines publicitarios; organización de festivales con fines publicitarios; marketing comercial [que no sea la venta]; organización de lanzamientos de productos; promoción de negocios comerciales; servicios de lanzamiento de productos; servicios de marketing; organización, operación y supervisión de programas de fidelización y de incentivos; demostración de productos; organización y celebración de presentaciones de productos; organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 12 428 793 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 428 793. La oposición está basada en, el registro de marca española nº 1 326 026, el registro de marca española nº 1 657 183, el registro de marca española nº 2 829 939 y el registro de marca española nº 3 010 748. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca de la parte oponente el registro de marca española nº 3 010 748 que no está sujeta a la prueba de uso.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición respecto a este derecho anterior son los siguientes:

Clase 35:        Publicidad; promoción de ventas a terceros; importación-exportación; representación comercial; venta al mayor y menor; venta por sitios web.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35:        Servicios de venta al por mayor y al detalle de bebidas y productos alimenticios; venta a través de catálogo, correo, teléfono, radio y televisión y a través de redes informáticas mundiales de bebidas y productos alimenticios; servicios promocionales, de marketing y publicidad; negocios comerciales y servicios de información al consumidor; asesoramiento en relación con la gestión de mercadotecnia; asesoramiento sobre comercialización de bebidas y alimentos; servicios de asesoramiento relacionados con actividades de promoción; servicios de asesoramiento relacionados con la promoción de ventas; campañas de mercado; colocación de anuncios; desarrollo de campañas de promoción para negocios; muestreo de productos; organización de concursos con fines publicitarios; organización de festivales con fines publicitarios; marketing comercial [que no sea la venta]; organización de lanzamientos de productos; promoción de negocios comerciales; promoción de ventas; servicios de lanzamiento de productos; servicios de marketing; organización, operación y supervisión de programas de fidelización y de incentivos; demostración de productos; organización y celebración de presentaciones de productos; organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

Clase 41:        Educación, entretenimiento (únicamente en el sector de la gastronomía) y actividades deportivas.

Clase 43:        Provisión de alimentos y bebidas; servicios de hospedaje temporal.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios promocionales, de marketing y publicidad y los de promoción de ventas se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos).

Los servicios de asesoramiento en relación con la gestión de mercadotecnia; servicios de asesoramiento relacionados con actividades de promoción; servicios de asesoramiento relacionados con la promoción de ventas; campañas de mercado; colocación de anuncios; desarrollo de campañas de promoción para negocios; muestreo de productos; organización de concursos con fines publicitarios; organización de festivales con fines publicitarios; marketing comercial [que no sea la venta]; organización de lanzamientos de productos; promoción de negocios comerciales; servicios de lanzamiento de productos; servicios de marketing; organización, operación y supervisión de programas de fidelización y de incentivos; demostración de productos; organización y celebración de presentaciones de productos; organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios impugnados, consisten en la ejecución de distintas actividades de publicidad o promoción y por lo tanto se incluyen en las categorías más amplias de servicios de publicidad y de promocion de ventas a terceros de la parte oponente, o se solapan con ellos. Por tanto, son idénticos.

Los servicios de venta al por mayor y al detalle de bebidas y productos alimenticios y la venta a través de catálogo, correo, teléfono, radio y televisión y a través de redes informáticas mundiales de bebidas y productos alimenticios impugnados consisten en la disposición para la venta al público en general y para clientes empresariales de una variedad de productos, en concreto bebidas y alimentos no especificados. Los servicios de venta al mayor y menor y venta por sitios web de la parte oponente no están limitados en la especificación a la venta de productos concretos. Dado que se trata de un término vago e impreciso del que no se puede dilucidar qué clase de productos son puestos a la venta por parte del oponente, la División de Oposición considerará que consisten en la venta de productos diferentes a los especificados en la solicitud de la parte solicitante. Por lo tanto, aun cuando los servicios de venta al por mayor y menor consisten en la puesta a disposición del público de productos diferentes, los servicios de venta al por mayor y al detalle de bebidas y productos alimenticios y la venta a través de catálogo, correo, teléfono, radio y televisión y a través de redes informáticas mundiales de bebidas y productos alimenticios impugnados se consideran al menos similares a los servicios de venta al mayor y menor y venta por sitios web de otros productos de la parte oponente; ya que los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza (la venta de productos), tienen la misma finalidad (permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra) y tienen el mismo método de uso (venta en línea o a distancia).

Los restantes servicios del solicitante, a saber, servicios de negocios comerciales y servicios de información al consumidor y los de asesoramiento sobre comercialización de bebidas y alimentos del solicitante son diferentes a los servicios de la parte oponente en la clase 35. Los servicios de información al consumidor y de negocios comerciales abarcan la prestación de información para desarrollar un negocio o derechos y obligaciones de los consumidores y negocios, normalmente son prestados con carácter profesional por un tercero a personas físicas o jurídicas. Los servicios de asesoramiento sobre comercialización consisten en el suministro de consejo profesional en relación a la comercialización de bebidas y alimentos, adaptado a las circunstancias o necesidades de un usuario específico, el vendedor de bebidas y alimentos, y mediante el cual se recomienda al usuario la adopción de determinadas medidas. Mientras que los servicios de publicidad; promoción de ventas a terceros de la parte oponente consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento y/o venta, o reforzando la posición en el mercado del cliente y adquiriendo una ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus productos y servicios a través de diarios, sitios web, vídeos, Internet, etc. Los servicios de venta al mayor y menor y venta por sitios web de la parte oponente consisten en la puesta a disposición del público en general y del público profesional de una variedad de productos para la venta. Los servicios de importación-exportación de la parte oponente se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio; son preparatorios o auxiliares para la comercialización de productos. Los servicios de representación comercial de la parte oponente consisten en la intermediación comercial en nombre de un tercero en la que una persona física o jurídica representa a una empresa en sus transacciones comerciales de compraventa de productos.

Por consiguiente, todos estos servicios son de diferente naturaleza, se desarrollan por diferentes prestadores de servicios, el público destinatario es diferente, no son complementarios pues los unos no son indispensables para los otros, ni están en competencia. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de educación, entretenimiento (únicamente en el sector de la gastronomía) y actividades deportivas impugnados, consisten en actividades prestadas por personas físicas o instituciones dedicadas al desarrollo de las facultades mentales o físicas de personas y animales, así como actividades dirigidas a distraer o recrear el ánimo del público, en este caso con actividades relacionadas con la comida y bebida. Estos servicios son diferentes a aquellos de la parte oponente en la clase 35. Como se ha visto en el apartado anterior, los servicios de la oponente van dirigidos a ayudar en el desarrollo o gestión comercial de negocios, así como a la promoción y venta de productos. Por lo tanto, estos servicios son de diferente naturaleza, se desarrollan por diferentes prestadores de servicios, el público destinatario es diferente, no son complementarios, ni están en competencia. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de provisión de alimentos y bebidas; servicios de hospedaje temporal impugnados, incluyen servicios prestados por personas o establecimientos cuyo objetivo es preparar comida y bebida para ser consumida por sus clientes así como ofrecer cama y/o comida en establecimientos de alojamiento como hoteles, hostales u otros establecimientos del sector. Estos servicios son diferentes a aquellos de la parte oponente en la clase 35 que van dirigidos a ayudar en el desarrollo o gestión comercial de negocios, así como a la promoción y venta de productos. Por lo tanto, estos servicios son de diferente naturaleza, se desarrollan por diferentes prestadores de servicios, el público destinatario es diferente, no son complementarios, ni están en competencia. Por lo tanto, son diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos y similares son servicios especializados dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención puede oscilar de medio a alto dependiendo de la naturaleza de los servicios y el público destinario, por ejemplo, los servicios de venta al por menor de bebidas y productos de alimentación son de uso frecuente por el público en general y por lo tanto su nivel de atención será medio; en cambio, los servicios de promoción, aunque el receptor del mensaje publicitario sea el público general, están dirigidos a clientes empresariales que quieren promocionar sus productos y servicios, en este sentido su nivel de atención será más elevado pues querrán que dichos servicios cubran sus necesidades específicas de alcance de la promoción, mensaje publicitario que se quiere trasmitir, a qué clientes objetivos se necesita llegar, etc…

3. Los signos

	INEDIT
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es un signo figurativo compuesto en su inicio por un logotipo de forma esférica que parece representar un figura humana de perfil que sostiene una lupa a la altura del ojo, a su derecha aparecen los elementos verbales “INEDIT FESTA” en dos tipografías en color negro, por lo demás estándar, si bien el elemento “FESTA” parece tener efecto “negrita”. Las características figurativas de los elementos verbales tienen un carácter meramente decorativo, mientras que el logotipo es distintivo per se.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

El elemento verbal “INEDIT” no tiene significado en español, si bien es probable que parte del público lo asocie con la palabra española “inédito”, dada su gran proximidad a la misma o porque tenga conocimiento de la lengua catalana, en cualquiera de sus variantes, a pesar de la ausencia de acento sobre la letra “È”, y en cuyo caso sería equivalente a la palabra de lengua española anteriormente referenciada. Del mismo modo ocurre con el elemento verbal “FESTA”, que si bien no tiene significado en español, una parte del público lo asociará con la palabra española “fiesta”, dada su proximidad a la misma o por su conocimiento de la lengua catalana.

El signo solicitado es una marca verbal consistente en la palabra “INEDIT”, con idéntico significado al referenciado en para la marca anterior.

Ninguno de los signos presenta elementos que sean descriptivos o de algún otro modo débiles para los servicios pertinentes, siendo todos ellos distintivos.

La parte solicitante sostiene, no obstante, que el elemento “INEDIT” tiene un grado bajo de distintividad. Sin embargo no se aporta un razonamiento convincente a este respecto. La División de Oposición analizará en profundidad este argumento en la sección “Apreciación Global”.

Ni la marca anterior ni el signo impugnado poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento verbal “INEDIT”, único elemento del signo impugnado y que se encuentra totalmente incluido en la marca anterior. No obstante, se diferencian en el logotipo inicial y en los elementos figurativos de carácter decorativo de los elementos verbales de la marca anterior que no tienen equivalentes en el signo impugnado. Debe tenerse en cuenta que por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Teniendo en cuenta, como se ha explicado con anterioridad que en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, el público percibirá inmediatamente la coincidencia en los elementos verbales, por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud.

Fonéticamente, los signos coinciden en la pronunciación del elemento verbal “INEDIT”, único elemento del signo impugnado y que se encuentra totalmente incluido en la marca anterior. La pronunciación del elemento verbal adicional “FESTA” de la marca anterior constituye la única diferencia fonética entre los signos, pues el elemento figurativo no será pronunciado oralmente. Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud desde el punto de vista fonético.

Conceptualmente, dados los significados de los elementos verbales establecidos en el apartado dedicado a la descripción de los signos, estos son conceptualmente similares en un grado alto para la parte del público que vincule los elementos verbales con las palabras en lengua española o tenga conocimiento de la lengua catalana. Para la parte del público que no establezca dichos vínculos ninguno de los signos tiene un significado por lo que no es posible comparar las marcas conceptualmente y el aspecto conceptual carecerá de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la existencia de riesgo de confusión, los signos han de ser comparados haciendo una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de los signos objeto de oposición. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en consideración todos los factores que sean pertinentes en el caso concreto.

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación de la marca anterior.

El riesgo de confusión incluye, por tanto, situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Los servicios en conflicto han sido considerados parcialmente idénticos o similares y parcialmente diferentes y están dirigidos tanto al público en general como al especializado. El nivel de atención es al menos el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados visual, fonética y, al menos para una parte del público, conceptualmente similares en grado alto. Por otro lado, las diferencias en los elementos decorativos del signo anterior así como la presencia de un logotipo distintivo al inicio del mismo, aunque introducen elementos de diferenciación entre los signos no evitan la gran similitud de las marcas en cuestión. Además el componente verbal del signo anterior suele producir un impacto mayor que el componente figurativo sobre el consumidor, que se referirá a los signos en cuestión mediante sus elementos verbales y no describiendo sus elementos figurativos.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta, además, el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de éstas en su memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T–443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las altas similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor medio e incluso el especializado y con un alto grado de atención, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos “Inedit Festa/Inedit” respecto a servicios idénticos y similares, tienen un mismo origen empresarial. Ya que es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una variación de la marca anterior, configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Según la parte solicitante, los elementos coincidentes de los signos en cuestión tienen un grado bajo de distintividad que viene demostrado por la adición de otros elementos al signo anterior para conferirle distintividad y que en el caso de la marca solicitada la distintividad le viene dada por la asociación que el público hace del signo con la solicitante.

La División de Oposición discrepa de está visón cuando menos, no sustanciada por parte de la solicitante. Como se ha visto a lo largo de la presente decisión, el elemento coincidente de ambas marcas es perfectamente distintivo per se. Su significado, para el público que lo relacione con la palabra española “inédito”, no hace ninguna referencia a la naturaleza, calidad, cantidad, destino ni ninguna otra característica de los servicios en cuestión, tanto más para el público que no haga dicha asociación con la mencionada palabra española.

En cuanto a la asociación que el público hace del signo con la parte solicitante, la División de Oposición conviene en recordar que el derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes, y a partir de esa fecha la solicitud debe examinarse en relación con el procedimiento de oposición.

Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, hechos de los que, además, la solicitante no aporta prueba alguna, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

La solicitante alega además que dicha baja distintividad viene demostrada por la existencia en el mercado de numerosas empresas que hacen uso de dicho elemento. Sin embargo, la solicitante no aportó en tiempo y forma los anexos a los que hace referencia en su escrito de defensa (Anexo 1, extracto de resultados de búsqueda en Google; y Anexo 2, listado de registros de marca españoles y de la UE que contienen o consisten en la palabra “INEDIT”).

No obstante, la División de Oposición conviene en señalar que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba, de haberse presentado, no demostraría que los consumidores habrían estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen la palabra “INEDIT”, y que se habrían habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación de la parte solicitante.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 010 748 de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados idénticos y similares a los de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios, en base a este derecho anterior.

Derechos anteriores restantes

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas registradas españolas anteriores:

• Nº 1 657 183, ;
• Nº 1 326 026, “INEDIT”; y
• Nº 2 829 939 .

Dichas marcas cubren, respectivamente, elementos y dispositivos de uso médico e higiénico, especialmente preservativos en la clase 10 y juguetes y juegos en la clase 28.

La parte solicitante solicitó de la oponente prueba de uso de estas tres marcas anteriores ya que estaban registradas al menos cinco años antes de la fecha de publicación de la marca impugnada.

Por razones de economía procesal la División de Oposición considera que no es necesario entrar a valorar el alcance de la prueba enviada y estimará como probado el uso de las marcas citadas anteriormente, dicho lo cual procederá a la comparación de los productos en cuestión con los servicios restantes de la marca impugnada:

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios restantes de la parte solicitante, a saber, servicios de negocios comerciales y servicios de información al consumidor y los de asesoramiento sobre comercialización de bebidas y alimentos son preparatorios o auxiliares para la comercialización de productos, estos pueden abarcar la prestación de información para desarrollar un negocio o derechos y obligaciones de los consumidores y negocios, normalmente son prestados con carácter profesional por un tercero a personas físicas o jurídicas. Los servicios de asesoramiento sobre comercialización consisten en el suministro de consejo profesional en relación a la comercialización de bebidas y alimentos, adaptado a las circunstancias o necesidades de un usuario específico, el vendedor de bebidas y alimentos, y mediante el cual se recomienda al usuario la adopción de determinadas medidas. Estos servicios son diferentes a los productos de la parte oponente en las clases 10 y 28. Aparte de tener naturalezas distintas, dado que los servicios son intangibles mientras que los productos son tangibles, responden a diferentes necesidades. Por lo tanto, la utilización de dichos productos y servicios es diferente, no van dirigidos al mismo tipo de público, ni son competidores ni necesariamente complementarios entre sí.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de educación, entretenimiento (únicamente en el sector de la gastronomía) y actividades deportivas impugnados, consisten en actividades prestadas por personas físicas o instituciones dedicadas al desarrollo de las facultades mentales o físicas de personas y animales, así como actividades dirigidas a distraer o recrear el ánimo del público, en este caso con actividades relacionadas con la comida y bebida. Aun cuando dichos servicios pudiesen utilizar o se sirviesen de los productos de la parte oponente en las clases 10 y 28, estos son de diferente naturaleza a los propios productos, los servicios son intangibles mientras que los productos son tangibles y responden a diferentes necesidades; además, los prestadores de los servicios y los productores de los preservativos, juguetes y juegos son diferentes, el público destinatario es diferente, no son complementarios en el sentido de que los productos son indispensables para la prestación de los servicios, ni están en competencia. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de provisión de alimentos y bebidas; servicios de hospedaje temporal impugnados, incluyen servicios prestados por personas o establecimientos cuyo objetivo es preparar comida y bebida para ser consumida por sus clientes así como ofrecer cama y/o comida en establecimientos de alojamiento como hoteles, hostales u otros establecimientos del sector. Estos servicios son diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad, prestadores y productores de los productos de la parte oponente en las clases 10 y 28. Además, no son complementarios en el sentido de que los productos son indispensables para la prestación de los servicios, ni están en competencia. Por lo tanto, son diferentes.

En vista de lo anterior, la oposición se desestima en cuanto se refiere a los productos en las clases 10 y 28 dado que son diferentes a los servicios impugnados. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios en base a estos derechos anteriores.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Sigrid DICKMANNS

Octavio MONGE GONZALVO

Martin EBERL

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).