WIDERSPRUCHSABTEILUNG
WIDERSPRUCH Nr. B 2 547 738
Accelerate Capital Management GbR, Zeche Westfalen 1, 59229 Ahlen, Deutschland, (Widersprechende), vertreten durch 24IP Law Group Sonnenberg Fortmann, Charlottenstraße 80, 10117 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
SynerTrade SES AG, Bunzlauer Str. 7, 80992 München, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Rechtsanwaltskanzlei Eva-Irina von Gamm, Bruckmannstr. 13, 80638 München, Deutschland (zugelassener Vertreterin).
Am 09/03/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Der Widerspruch Nr. B 2 547 738 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 der Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 958 194
ein. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 4 726 899
. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.
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Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Unionsmarke Nr. 4 726 899, auf der der Widerspruch beruht, verlangt.
Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war.
Die angefochtene Anmeldung wurde am 29.04.2015 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 29.04.2010 bis einschließlich zum 28.04.2015 ernsthaft benutzt wurde.
Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:
Klasse 16: Aktenordner, Broschüren, Bücher, Handbücher, Kataloge, Prospekte.
Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Dateienverwaltung mittels Computer, Geschäftsführung für Dritte, Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Organisationberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.
Klasse 42: Aktualisieren von Computer-Software, Computerberatungsdienste, Computersoftwareberatung, Computersystemanalysen, Computersystem-Design, Datenverwaltung auf Servern, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installation und Wartung von Software für Internetzugänge, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerkbetriebes, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 26/05/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 31/07/2016, um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte fristgerecht Benutzungsnachweise vor.
Da die Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben, ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
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Eidesstattliche Versicherung: Mit Datum vom 23. März 2016 erklärt der Geschäftsführer der Widersprechenden, dass die Marke seit 2004 im deutschen Markt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen genutzt wird. Die Benutzung in den Jahren 2006 bis 2015 summiere sich zu einem Gesamtumsatz im sechsstelligen Bereich.
8 Rechnungen, die aus den Jahren 2006 bis 2015 stammen. Die Rechnungen tragen oben rechts die Marke der Widersprechenden. Rechnung 1 aus 2010 bezieht sich auf einen Rahmenvertrag und stellt „Consultantleistungen“ in Rechnung. Rechnung 2 aus 2015 bezieht sich auf „Consultantleistungen“ im Rahmen von „Cognos-Wartung bzw. Weiterentwicklung“. Rechnung 3 bezieht sich auf „Applikationsservice“, stellt aber keinen Betrag zur Zahlung fällig. Rechnung 4 aus dem Jahre 2012 bezieht sich auf „Serverlizenzen“, „Userlizenzen“ und „Implementierung“ (wovon bleibt offen). Rechnung 5 aus dem Jahre 2015 stellt im Zusammenhang mit einem „Cognos Supportvertrag“ (nicht beigefügt) „Projektmanager und Senior Consultants“ zur Zahlung fällig. Rechnung 6 aus dem Jahre 2006 bezieht sich auf Honorare von namentlich genannten Personen. Rechnung 7 aus 2015 bezieht sich auf „Anwendungsbetreuung“ und stellt eine Pauschale in Rechnung. Rechnung 8 aus dem Jahre 2010 stellt einen „Consultant“ und einen „Partner“ zur Zahlung fällig.
Ferner legt die Widersprechende einen undatierten Screenshot ihrer
Homepage vor.
Sie legt auch fünf Projektbeschreibungen vor, in denen sie gemeinsamen mit vermutlich Kunden, Projekte vorstellt und bewirbt, in deren Zusammenhang die oben genannten Rechnungen ausgestellt worden sind.
Die Widersprechende fügt einen Flyer aus dem Jahr 2012/2013 bei, in dem sie in kurzen Worten auf einer Seite über sich selbst, die Accelerate IT Consulting GmbH, informiert, wobei ihrer Marke oben rechts zu sehen ist.
Ferner legt sie noch ein „businessNavi“ Anwenderhandbuch vor, datiert vom
27/03/2015.
Im Hinblick auf die eidesstattliche Versicherung stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Regel 22 Absatz 4 GMDV schriftliche Erklärungen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV zwar ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt.
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Der Ausgang des Verfahrens hängt vielmehr von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen, Warenkataloge, Etiketten, Verpackungen usw. oder unabhängige Marktstudien und Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.
In Anbetracht dieser Ausführungen müssen die weiteren Beweismittel geprüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt der Erklärung von den anderen eingereichten Beweismitteln gestützt wird.
Die Mehrzahl der Dokumente, unter anderem die Rechnungen und die Projektbeschreibungen sowie das Anwenderhandbuch, beweisen, dass der Benutzungsort Deutschland ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Deutsch), der genannten Währung (Euro) und den Adressen in Deutschland.
Alle Nachweise stammen aus dem relevanten Zeitraum, bis auf Rechnung 6, die deutlich außerhalb dieses Zeitraums liegt und daher nicht in Betracht gezogen werden kann. Der undatierte Screenshot kann nicht zugeordnet werden.
Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Wie oben ausgeführt, muss der Benutzungsnachweis Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, belegen.
Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Rechnungen, reichen nicht aus, die Benutzung der Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen. Rechnung 1 bezieht sich auf die Abrechnung von Consultants bezüglich eines Rahmenvertrags (nicht vorgelegt), ohne andere substantiierte Hinweise darüber zu geben, auf welche Waren oder Dienstleistungen sich diese Beratungstätigkeiten beziehen. Die ältere Marke ist u.a. für sehr spezifische Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42 eingetragen, und mit der bloßen Bezeichnung „Consultants“ kann die Widerspruchsabteilung nicht beurteilen, woraus diese von Consultants durchgeführten Arbeiten bestehen bzw. auf was sie sich beziehen. Rechnung 2 bezieht sich wiederum auf Consultants und
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Projektmanager im Rahmen eines Rahmenvertrages (nicht vorgelegt), ohne konkreten Bezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen.
Zwar wird auf eine Cognos Wartung bzw. eine Cognos Weiterentwicklung verwiesen, doch einerseits erschließt sich dem Amt nicht, was Cognos ist, und zum anderen sind die erbrachten Leistungen, offenbar Consultantdienste, für die Widerspruchsabteilung nicht spezifisch den geschützten Dienstleistungen zuzuordnen. Es wäre Aufgabe der Widersprechenden gewesen, dies schlüssig zu erläutern. Rechnung 3 bezieht sich ebenfalls auf eine für die Widerspruchabteilung nicht zuordenbare Leistung, nämlich eine „Applikationsservice“ im Rahmen eines ASV-Vertrages (nicht vorgelegt), und enthält keinen Rechnungsbetrag. Rechnung 4 stellt Lizenzierungen in Rechnung sowie Implementierung, ohne dass für das Amt ersichtlich wird, um welche Leistungen es sich hierbei handeln soll – eventuell handelt es sich um Lizenzverkauf, der aber im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden nicht enthalten ist. Rechnung 5 stellt wiederum Projektmanager und Consultants in Rechnung, und bezieht sich auf einen Cognossupportvertrag (nicht vorgelegt), ohne dass spezifisch erläutert würde, um welche Leistungen es sich hierbei handelt. Rechnung 6 liegt außerhalb des relevanten Zeitraums und kann daher nicht berücksichtigt werden. Rechnung 7 stellt pauschal Anwendungsbetreuung in Rechnung, und Rechnung 8 bezieht sich ohne jegliche Referenz auf Consultant bzw. Partner und stellt eine Summe dafür in Rechnung, ohne Angaben von geleisteten Stunden, Stundensatz etc. Alle Rechnungen tragen zwar rechts oben das ältere Zeichen, keine der Rechnungen weist aber die Marke in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen auf.
Keines dieser Dokumente enthält konkrete Angaben zur Benutzung der älteren Marke hinsichtlich der spezifischen Dienstleistungen, so dass die Widerspruchsabteilung deren Umfang der Benutzung nicht beurteilen kann. Es wäre Aufgabe der Widersprechenden gewesen, der Widerspruchsabteilung einen substantiierten Überblick über die Benutzung der älteren Marke vor allem im Hinblick auf die jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu verschaffen. Da dies nicht geschehen ist, kann dieser wesentliche Teil des Nachweises der Benutzung nicht beurteilt werden, was sich zu Lasten der Widersprechenden auswirkt. Die Vorlage eines Anwenderhandbuches, das wahrscheinlich Teil eines Projekts der Widersprechenden ist, kann keinesfalls als Benutzungsnachweis für die gewerbliche Benutzung von Waren in Klasse 16 gewertet werden.
Darüber hinaus fehlen weitere aussagekräftige Angaben, wie z. B. die Vorlage der Rahmenverträge, auf die sich einige Rechnungen beziehen, Auszüge aus Handels- und/oder Steuerbilanzen, Beiträge von unabhängigen Dritten zur Benutzung der Marke, z.B. von Berufsverbänden, oder darüber hinausgehendes Material von unabhängigen Dritten, die sich auf den zu beurteilenden Zeitraum beziehen.
Daher ist eine Entscheidung auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen zu treffen. Die vorgelegten Rechnungen sind, wie ausgeführt, nicht ausreichend aussagekräftig. Die vorgelegten Projektbeschreibungen und der Screenshot der Webpage der Widersprechenden sind nicht geeignet, diese Versäumnisse zu
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beheben. Der Screenshot trägt kein Datum, und enthält eine ganz allgemeine Werbebotschaft.
Die Projektbeschreibungen und das Anwenderhandbuch sind weit gefasste Beschreibungen von gemeinsamen Projekten mit Kunden, die die Widersprechende, wie sie selbst einräumt, auch für Werbezwecke verwendet. Es kann nicht Aufgabe der Widerspruchsabteilung sein, sich selbst aus vielen Seiten Material die Nachweise für die Benutzung der einzelnen, sehr spezifischen Dienstleistungen der Widersprechenden zusammenzusuchen. Es obliegt vielmehr der Widersprechenden, diese Nachweise spezifisch und substantiiert vorzutragen.
Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV umfasst der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a GMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.
In allen eingereichten Nachweisen erscheint das Kennzeichen lediglich wie ein Firmenlogo auf dem Briefkopf, konkrete Waren und Dienstleistungen unter der Marke
„
“ finden sich nicht, und bezeichnenderweise bezieht sich das Anwenderhandbuch auf die Marke „businessNavi“, nicht jedoch auf die ältere Marke.
„Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden … Eine Gesellschaftsbezeichnung soll nämlich eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein Handelsname oder ein Firmenzeichen dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung daher nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie angesehen werden“ (Urteil vom 11/09/2007, C-17/06, „Céline“; Urteil vom 13/05/2009, T-183/08, „Jello Schuhpark II“).
Im vorliegenden Fall beweist der Nachweis die Benutzung des Zeichens als Gesellschaftsbezeichnung bzw. Firmenzeichen ohne klaren Verweis auf spezifische Waren oder Dienstleistungen. Die Widerspruchsabteilung ist der Ansicht, dass der Nachweis nicht die Benutzung des Zeichens als Marke belegt und ist folglich der Auffassung, dass die Widersprechende keine ausreichenden Hinweise für die Art der Nutzung der älteren Marke vorgelegt hat.
Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung
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einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Die Widerspruchsabteilung kommt daher insgesamt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.
Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.
Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.
Die Widerspruchsabteilung
Peter QUAY Karin KLÜPFEL Martin EBERL
Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.
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