OPPOSITION n° B 2 619 263

Antonio Arpa Romero, C/ La Habana 25 Pol. Centrovia, 50196 La Muela – Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta 5, 28702 San Sebastian de los Reyes (Madrid) Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Rüegg Cheminée Schweiz AG, Studbachstrasse 7, 8340 Hinwil, Suisse (titulaire), représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte Partgmbb, Werthmannstr. 15, 79098 Freiburg, Allemagne (mandataire agréé).

Le 20/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 619 263 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 243 268 ARPA (verbal). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol ARPA. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après :

• Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;

• Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;

• Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

1. Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163 et 166).

Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée le 11/02/2015 par l’enregistrement international contesté. Toutefois, l’enregistrement international contesté a pour date de priorité le 02/02/2015. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel elle fonde son opposition était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en Espagne, avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires en relation avec la fabrication de blanchisserie, surtout de tentes, de brûleurs, auto vaporisateurs, de remorques, de cuisines, la vente de cuisines, les buanderies, notamment des tentes, des brûleurs, auto vaporisateurs et les remorques.

Le 29/05/2016, l’opposante a présenté les preuves suivantes:

• Extrait Sitadex en espagnol daté 18/05/2016 et traduction en français montrant que le nom commercial ARPA a été déposé et octroyé le 13/03/1974 pour les transactions commerciales destinées à la fabrication et la vente de cuisines et de laveries, en particulier mobiles, de brûleurs, de vaporisateurs automatiques et de remorques, renouvelée la dernière fois le 14/04/2014.
• Factures pour les années de 2011 à 2014 notamment pour différents clients en Espagne (17 factures au total dont 10 pour Madrid) sur lesquelles figurent  pour des produits souvent supérieurs à 1000 EUR pièce tels que ‘encimera de quemador’, ‘quemador 24000 GASOIL INOX’, ‘plancha de asados’, ‘remolque cocina ARPA 2000 BRA M-12’ ‘quemador’ étant le produit le plus cher pour des montants supérieurs à 14 000 EUR pièce. Les montants des factures varient entre environ 4 000 EUR jusqu’à plus de 130 000 EUR.
• Brochures publicitaires pour les années 2000, 2011 sur lesquelles figure pour des cuisines mobiles, des brûleurs, et des remorques mobiles militaires sur lesquels est apposée la marque ARPA.
• Photos prises lors de salons professionnels pour les mêmes produits et sur lesquels figurent ARPA

Les documents présentés, à savoir les factures fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des preuves soumises que les affaires menées par l’opposante sous le signe en cause dépassent la simple portée locale, comme cela peut être noté grâce aux adresses figurant sur les factures. Ces documents bien qu’en espagnol, combinés avec les photos des catalogues, permettent de comprendre la nature des produits manufacturés et commercialisés sous le nom commercial ARPA. Dans les catalogues en effet il est possible de voir des photos de brûleurs (quemadores), de tentes (tiendas), de remorques (remolques), etc.

Les preuves ne parviennent toutefois pas à établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour l’ensemble des produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée. En effet, les preuves concernent des tentes, des brûleurs, des remorques, des cuisines et la vente de cuisines, de tentes, de brûleurs et remorques alors que les références aux autres types de cuisines traditionnelles, aux laveries et vaporisateurs automatiques sont rares ou inexistantes. Ceci ressort clairement, par exemple, des catalogues, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.

Partant, la division d’opposition conclut que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, en Espagne s’agissant de tentes, de brûleurs, de remorques, de cuisines, de vente de cuisines, de tentes, de brûleurs et remorques avant la date du dépôt de la marque contestée ou avant la date de priorité.

2. Le droit en vertu du droit applicable

Le nom commercial représente la désignation officielle d’une entreprise qui est, dans la majorité des cas, inscrite au registre du commerce national pertinent. Si, en vertu de la loi nationale, l’enregistrement constitue un prérequis à la protection, l'enregistrement doit également être établi. Les noms de société sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Dans le cas d’espèce, conformément à la loi Espagnole applicable au signe en cause est l’ Article 7, paragraphe 1, lettres a) et b), et article 7, paragraphe 2, lettres a) et b) de la ES-LM (loi espagnole sur les marques) qui dispose que :

« Autres signes utilisés dans la vie des affaires  Noms commerciaux

Exigences de protection

Le nom doit être enregistré ou l'enregistrement demandé à l'Office espagnol des brevets et des marques.

Droits octroyés (a) et exigences (b)

(a) Droit de s'opposer et d'interdire l'utilisation de marques postérieures

(b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion ».

Ainsi que l’Article 9, paragraphe 1, lettre d), de la ES-LM qui dispose que :

« Noms commerciaux, désignations ou dénominations sociales de personnes juridiques

Exigences de protection

Il n'est pas nécessaire que les noms soient enregistrés ni demandés à l'Office espagnol des brevets et des marques, sous réserve qu'ils identifient une personne (entreprise) à des fins commerciales et que les preuves de son utilisation ou les preuves qui confirment que le signe est notoirement connu sur le territoire national soient apportées.

Droits octroyés (a) et exigences (b)

(a) Droit de s'opposer à l'utilisation de marques postérieures.

(b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion ».

Dans le cas présent, l’opposante a déposé un document traduit en français montrant que le signe ARPA est enregistré comme nom commercial espagnol depuis 1974 pour les transactions commerciales destinées à la fabrication et la vente de cuisines et de laveries, en particulier mobiles, de brûleurs, de vaporisateurs automatiques et de remorques. Ce titre a été renouvelé la dernière fois le 14/04/2014. Ce titre donne droit en Espagne à s’opposer à des marques postérieures pour des signes identiques ou similaires et des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion.

3. Droit de l'opposante vis-à-vis de la marque de l’Union européenne demandée

Risque de confusion

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposante doit démontrer que la marque de la titulaire serait susceptible de conduire le public à croire que les produits provenant de la titulaire sont des produits provenant de l’opposante.

La marque contestée doit être susceptible d’amener le public à croire que les produits proposés par la titulaire sont des produits en relation avec les produits ou services de l’opposante. Par conséquent, il y a lieu d’examiner si, sur la base d’une mise en balance de probabilités, il est probable qu’un nombre substantiel de membres du public pertinent sera amené à acheter par erreur les produits de la titulaire en présumant qu’il s’agit du produit ou d’un service de l’opposante.

Une comparaison des produits et services est dès lors nécessaire.

Les produits et services

L’opposition est dirigée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée :

Classe 11 : Foyers de cheminées        

        

Le nom commercial est utilisé en relation avec des tentes, des brûleurs, des remorques, des cuisines, la vente de cuisines, de tentes, de brûleurs et de remorques. Une cheminée est une installation destinée à brûler des combustibles solides, le plus souvent du bois de chauffage. L’objectif est principalement de chauffer le lieu d’installation. Les foyers de cheminées sont montés dans les maisons et peuvent s’adresser aussi bien à des professionnels qu’à des particuliers. Les brûleurs sont des éléments mécaniques qui assurent la production de chaleur en assurant un mélange entre un combustible gaz ou fioul, avec de l’air comburant chargé d’oxygène.

En revanche, les cuisines mobiles sont des types de produits très particuliers destinés à cuisiner pour des groupes en extérieur, principalement destinés aux armées et aux organisations humanitaires. Le fait que les cuisines mobiles aient un conduit d’évacuation n’est pas en soi un critère permettant de considérer que les produits sont similaires dans la mesure où ils n’ont pas les mêmes producteurs, les mêmes circuits de distribution, ne s’adressent pas au même type de public et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils n’ont pas non plus la même nature dans la mesure où les foyers de cheminée sont fabriqués en fonte où autres matières ignifuges lourdes alors que les cuisines mobiles le sont en matériaux plus légers tels que l’inox. Les tentes, les remorques et la vente de ces produits qui ne sont manifestement pas similaires aux produits contestés. Par conséquent, les produits n’ont pas de point communs petinents. Il n’existe pas de liens entre les produits et services de l’opposante et ceux de la titulaire car économiquement, il s’agit de marchés sans points de contact.

Comme indiqué plus haut, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et les activités commerciales sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Loreto URRACA LUQUE

Jessica LEWIS

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).