DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 2 174 442
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania
(opponente), rappresentata da Weickmann & Weickmann Patent- und
Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Germania
(rappresentante professionale)
c o n t r o
Marchesi Antinori S.p.A., Piazza degli Antinori, 3, 50123 Firenze, Italia
(richiedente), rappresentata da IP skill, Via Magenta, 25, 10128 Torino, Italia
(rappresentante professionale).
Il 13/11/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 174 442 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La protezione della registrazione internazionale n. 10 483 531 è totalmente
rifiutata in relazione all’Unione europea.
3. Il titolare sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR.
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della registrazione
internazionale che designa l’Unione europea n. 10 483 531 ‘ ’.
L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435
‘ ’. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
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collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene
opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di
marchio spagnolo n. 2 819 435, dell’opponente
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 33: Bibite alcoliche (ad eccezione di birre).
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Vini.
I vini contestati sono compresi nell’ampia categoria di bibite alcoliche (ad eccezione
di birre) dell’opponente. Essi sono, pertanto, identici.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di
attenzione sia medio.
c) I segni
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è la Spagna.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini “Uvas Saloias”
riprodotti in rilievo, in lettere minuscole, in bianco e rosso tra due linee orizzontali
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bianche e rosse su uno sfondo rettangolare nero. Le prime due lettere, “U” e “S”,
hanno una misura più grande.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine “SOLAIA” in
grassetto, in lettere nere maiuscole standard. Questa parola non ha significato per il
pubblico di riferimento, ed è, pertanto, distintiva.
L’elemento “Uvas” del marchio anteriore sarà inteso da parte del pubblico di
riferimento come il frutto della vite. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono
“bevande alcoliche” della classe 33, quest’elemento potrebbe descrivere uno degli
elementi necessari per la produzione dei prodotti in questione. Pertanto, la parola
“Uvas” si considera un elemento debole riguardo alle bibite alcoliche (ad eccezione
di birre).
L’elemento “Saloias” del marchio anteriore, contrariamente all’opinione della
richiedente, non sarà compreso dal pubblico di riferimento, poiché è un termine
portoghese, pertanto, per il pubblico si tratta di un elemento distintivo.
Con riguardo all’osservazione della richiedente relativa all’allegato 1, pubblicato in
spagnolo, si rileva che il medesimo si riferisce al termine “SALOIO”, come il nome di
un formaggio portoghese, quindi, anche se percepito come tale dal pubblico di
riferimento, questo elemento non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per
i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.
La richiedente fa riferimento al fatto che il termine “SALOIO” appare come il nome di
un vino toscano in un articolo del giornale Spagnolo http://elmundovino.elmundo.es.
Nonostante ciò, questo non significa che il pubblico di lingua spagnola conosca il
significato di questo termine e, inoltre, che questo abbia una relazione diretta con i
prodotti rilevanti. Tra l’altro, nello stesso documento si rileva che il principale mercato
di questi vini sono gli Stati Uniti di America. Pertanto, le osservazioni della
richiedente rispetto all’idea che i prodotti della richiedente possano provenire dal
Portogallo, concretamente dalla regione SALOIA e per questo motivo il termine
“Saloias” non è distintivo non possono essere prese in considerazione.
La tipografia e gli elementi figurativi del marchio anteriore sono di natura puramente
decorativa. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da
elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha
un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al
fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento
ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone
gli elementi figurativi (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “S-*-L-*-I-A-*”, situate nello stesso
ordine. Inoltre, anche se in un ordine invertito, coincidono nella seconda e quarta
lettera (“A-O” del marchio anteriore vs. “O-A” del marchio impugnato). Tuttavia, essi
differiscono nella lettera addizionale “S”, la parola “Uvas” (considerata debole) e negli
elementi figurativi del marchio anteriore, di natura puramente decorativa.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “S-*-
L-*-I-A-*”, situate nello stesso ordine e nel suono della seconda e la quarta lettera di
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entrambi i marchi (“A-O” del marchio anteriore vs. “O-A” del marchio impugnato)
anche se queste sono in un ordine invertito. Tuttavia, essi differiscono nella lettera
addizionale “S” e nel suono delle lettere che formano la parola “Uvas” (considerata
debole) del marchio anteriore.
Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà
il significato di “Uvas” del marchio anteriore, nel senso sopra spiegato, l’elemento
verbale del marchio impugnato non ha significato nel territorio in questione. Poiché
uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi non sono
concettualmente simili. Nonostante ciò, bisogna rilevare che questa differenza
concettuale si basa in un elemento debole, per cui l’attenzione del pubblico di
riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi distintivi, nessuno dei quali
ha un significato.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso
di un elemento debole, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della
presente decisione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti dei marchi in disputa sono identici. Il livello di attenzione del pubblico
rilevante si considera medio e il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
I marchi sono simili in misura media da un punto di vista visivo e fonetico, poiché
tutte le lettere dell’unico elemento del marchio impugnato formano parte del secondo
elemento verbale del marchio anteriore, il più distintivo.
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
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collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Si tiene anche conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di
fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che
ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
In questo caso, il ricordo imperfetto dei consumatori medi non è sufficiente per
identificare chiaramente le scarse differenze tra i segni, consistenti in elementi ed
aspetti secondari, di carattere debole o decorativo.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico, il
quale focalizzerà l’attenzione nell’elemento più distintivo del marchio anteriore
“SALOIAS” e il marchio impugnato “SOLAIA” e molto probabilmente confonderà o
farà un collegamento tra i marchi in conflitto presupponendo che i prodotti designati
appartengono alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Pertanto,
l’opposizione basata registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 deve
considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve
essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché la registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 porta all’accoglimento
dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali
essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati
dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Pertanto, non è nemmeno necessario esaminare la prova dell’uso riguardo a questi
diritti.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché il titolare è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione
così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
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Divisione Opposizione
Francesca CANGERI
SERRANO
Maria Clara IBAÑEZ
FIORILLO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).