WIDERSPRUCHSABTEILUNG
WIDERSPRUCH Nr. B 2 665 845
Red-Ring Elektrotechnische Erzeugnisse Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Marktstrasse 9, 2331 Vösendorf (Niederösterreich), Österreich (Widersprechende),
vertreten durch Peter Schmautzer, Lerchenfelder Straße 39/DG, 1070 Wien,
Österreich (zugelassener Vertreter)
g e g e n
Kabushiki Kaisha Daian Service (Daian Service Inc.), 23-3 Nishigotanda 5-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan (Inhaberin), vertreten durch Withers
& Rogers LLP, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, Vereinigtes Königreich
(zugelassener Vertreter).
Am 14.11.2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Der Widerspruch Nr. B 2 665 845 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.
Einleitende Bemerkung
Mit Wirkung vom 01.10.2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr.
2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr.
2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV),
unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Alle Bezugnahmen zu UMV, DVUM
und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen zu den sich
aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn
ausdrücklich anders angegeben.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der die Europäische
Union benennenden internationalen Registrierung Nr. 1 250 405 für die
nachstehende Bildmarke ein, und zwar gegen alle Waren der Klasse 11. Der
Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 6 001 564 für die
nachstehende Wortmarke. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 5 UMV.
RED WING
Ältere Marke Angefochtene Marke
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BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des
Widerspruchs geltenden Fassung, jetzt Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV) hat die
Widersprechende auf Verlangen der Inhaberin den Nachweis zu erbringen, dass sie
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke
die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den
Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sie sich zur
Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte
Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine
Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre
lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen
Nachweises zurückgewiesen.
Bei Internationalen Registrierungen mit Benennung der Europäischen Union gilt als
der „Tag der Veröffentlichung“ der angefochtenen Marke im Sinne von Artikel 42
Absatz 2 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden
Fassung, jetzt Artikel 47 Absatz 2 UMV) zur Ermittlung des fünfjährigen Zeitraums
der Benutzungsverpflichtung für die frühere Marke das Datum sechs Monate nach
der ersten Wiederveröffentlichung der Internationalen Registrierung, d. h. der Beginn
der Widerspruchsfrist (Artikel 156 UMV in Verbindung mit Artikel 152 UMV in der zum
Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung, jetzt
Artikel 196 UMV in Verbindung mit Artikel 190 UMV). Für die frühere Marke gilt eine
Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre
lang eingetragen war.
Die Inhaberin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke,
auf der der Widerspruch beruht, verlangt.
Das maßgebliche Datum (erste Wiederveröffentlichung der angefochtenen
Internationalen Registrierung plus sechs Monate) ist der 12/12/2015. Die
Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der
Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 12/12/2010 bis einschließlich
zum 11/12/2015 ernsthaft benutzt wurde.
Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr
als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war,
nämlich seit dem 27/06/2008.
Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den
Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und
zwar folgende:
Klasse 11: Klimatisierung-, Heizungs-, Dampfabzugs-, Kühl-, Trocken- und
Lüftungsapparate und -anlagen; Klima- und Lüftungsinstalationen,
-anlagen und -geräte; Luftfilter und -reinigungsapparate; Radiatoren
für Gebäude; Entfeuchtungsanlagen; Ventilatoren und
Belüftungssysteme; Apparate zur Luftreinigung, Luftfühlgeräte; Lüfter
und Luftgebläse; Teile und Bestandteile und Zubehör soweit in Klasse
11 enthalten sind, für alle vorstehend genannten Waren.
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Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags
auf Benutzungsnachweis geltenden Fassung) muss der Benutzungsnachweis aus
Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für
die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der
Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 14/10/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV (in der
zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Benutzungsnachweis geltenden
Fassung) der Widersprechenden eine Frist bis zum 19/12/2016, um
Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte
fristgerecht am 16/12/2016 Benutzungsnachweise vor.
Des Weiteren gilt grundsätzlich, dass alle Beweismittel, die von der
Widersprechenden während des gesamten Verfahrens vor Ablauf der Frist für die
Vorlage des Benutzungsnachweises, selbst vor dem Verlangen der Inhaberin auf
Vorlage eines Benutzungsnachweises eingereicht werden, bei der Würdigung des
Benutzungsnachweises automatisch zu berücksichtigen sind. Am 17/08/2016 reichte
die Widersprechende im Rahmen der Substantiierung ihres Widerspruchs
Nachweise zur Bekanntheit ihrer älteren Marke ein. Die Widerspruchsabteilung wird
folglich auch dieses Material berücksichtigen.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind daher die folgenden:
Nachweise vom 17/08/2016:
Firmenbuchabfrage vom 16/08/2016 mit Unternehmensdaten (Firma,
Rechtsform, Geschäftsführer, etc.) der Widersprechenden. Es fehlen Angaben
zur Geschäftstätigkeit. Die Marke erscheint nicht.
Auszug aus dem Geweberegister vom 16/08/2016 mit Angaben zu
Unternehmensdaten der Widersprechenden. Als Gewerbetätigkeit wird Handel
mit elektrotechnischen und lufttechnischen Geräten angegeben. Die Marke
erscheint nicht.
Undatierter Ausdruck aus der Website der Widersprechenden. Der Auszug
zeigt diverse Lüftungs- und Klimageräte, die Marke „RED-RING“ (mit R anstatt
W), allerdings fehlen weitergehende Angaben.
Liste mit Adressen von Vertriebspartnern aus der Website der
Widersprechenden. Der Ausdruck ist undatiert, jedoch erscheint der Hinweis „©
2016“. Es erscheint die Marke „RED-RING“ (mit R anstatt W), allerdings fehlt
jeglicher Bezug zu Waren.
Nachweise vom 16/12/2016:
Zweiseitiger Auszug aus einem undatierten Produktkatalog der
Widersprechenden, der zwei Ventilatoren zum Wand- bzw. Fenstereinbau zeigt
sowie entsprechende technische Angaben. Die Waren erscheinen unter der
Marke „RED-WING“.
Die Auszüge aus dem Firmenbuch bzw. dem Gewerberegister zeigen lediglich, dass
die Widersprechende in Österreich firmen- und gewerberechtlich geführt wird.
Angaben zum konkreten Ort der Benutzung der Marke liefern sie nicht.
Entsprechendes gilt für das übrige Material. Darüberhinaus sind alle Dokumente bis
auf die Auszüge aus dem Firmenbuch bzw. dem Gewerberegister entweder undatiert
oder verweisen auf das Jahr 2016, d.h. außerhalb des relevanten Zeitraums. Die
Auszüge aus dem Firmenbuch bzw. dem Gewerberegister besagen in diesem
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Zusammenhang nur, dass die Widersprechende im relevanten Zeitraum firmen- und
gewerberechtlich eingetragen war, nicht jedoch, dass konkrete Waren unter der
Marke vertrieben wurden.
Das eingereichte Material reicht allein schon aus diesen Gründen nicht aus, um eine
Benutzung der Marke nachzuweisen. Darüber hinaus fehlen jedoch auch Angaben
zum Umfang der Benutzung.
Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und
Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder
Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des
Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung,
ihre Dauer und Regelmäßigkeit.
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu
berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke
vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der
Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem
ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren,
der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur
eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine
erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Zwar braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als
ernsthaft eingestuft zu werden, im vorliegenden Fall liefern die eingereichten
Unterlagen der Widerspruchsabteilung jedoch überhaupt keine Angaben über das
Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die
Dauer und Häufigkeit der Benutzung. Aus dem eingereichten Material ist nicht einmal
ersichtlich, ob überhaupt Waren unter der Marke verkauft worden sind. Hierzu hätte
die Widersprechende substantielle Nachweise etwa in Form von Rechnungskopien
einreichen können. Auch Nachweise von unabhängiger Quelle zur geltend
gemachten Bekanntheit der älteren Marke, etwa Marktforschungsstudien oder
dergleichen, hätten gewisse Hinweise auf den Handelsumfang liefern können. Die
Widersprechende hat es jedoch versäumt derartige aussagekräftige Nachweise
einzureichen.
Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen
ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.
Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt,
wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für
diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu
sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der
durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung
einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in
dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk
Cocoon, EU:T:2003:68).
Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der
Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des
relevanten Zeitraums ausreicht.
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Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 47 Absatz 2 UMV und Artikel 10
Absatz 2 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 2 UMDV, gültig bis 01/10/2017)
zurückgewiesen werden muss.
KOSTEN
Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende
Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Inhaberin in
diesem Verfahren entstandenen Kosten.
Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV
(ehemals Regel 94 Absatz 3 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV,
gültig bis 01/10/2017) bestehen die der Inhaberin zu erstattenden Kosten aus den
Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze
festzusetzen sind.
Die Widerspruchsabteilung
Sigrid DICKMANNS Konstantinos MITROU Renata COTTRELL
Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung
beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68
UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser
Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der
Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der
Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser
Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst
als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch
eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Artikel 109
Absatz 8 UMV (ehemals Regel 94 Absatz 4 UMDV, gültig bis 01/10/2017) ist ein
solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung
einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der
Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet
worden ist.