WIDERSPRUCH Nr. B 2 564 071
Calevo GmbH, Emsstr.21, 48488 Emsburen, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
Syngenta Limited, Syngenta European Regional Centre, Priestley Road Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Vereinigtes Königreich (Anmelderin), vertreten durch INLEX IP Expertise, 5 rue Feydeau, 75002 Paris, Frankreich (zugelassener Vertreter).
Am 10.01.2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Der Widerspruch Nr. B 2 564 071 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der Unionsmarkenanmeldung Nr. 14 024 004 für die Wortmarke „CALEVO“ ein, nämlich alle Waren der Klasse 5. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 300 453 507 der Bildmarke. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.
Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, verlangt.
Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung eingetragen wurde, nämlich am 05/02/2001.
Die angefochtene Marke wurde am 15/05/2015 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 15/05/2010 bis einschließlich zum 14/05/2015 ernsthaft benutzt wurde. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:
Klasse 5: Pferdepflegemittel, nämlich veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Pferdegesundheitspflege, Insektenschutzmittel.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 08/01/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 13/03/2016, um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte fristgerecht am 09/03/2016 Benutzungsnachweise vor.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
- 33 Rechnungen an Kunden in Deutschland, die den Zeitraum 14/10/2011 bis 24/04/2015 abdecken. Das Zeichen erscheint lediglich im Briefkopf der Rechnungen, jedoch nicht im Zusammenhang mit den in Rechnung gestellten Waren, bei denen es sich um diverse Pferdepflege- und Insektenschutzmittel handelt (Hufbalsam, Bremsenblocker, Shampoo, Fellglanz- und Desinfektionssprays, etc.).
- 5 undatierte Produktabbildungen aus der Website der Widersprechenden sowie 2 undatierte Ausdrucke aus der „Amazon“-Website mit Produkten der Widersprechenden. Es handelt sich um Insektenschutzmittel, Hufsalben und –öle sowie Fellglanzmittel. In den Produktabbildungen auf der eigenen Website erscheint das Zeichen auf den Produkten. Zudem ist die Produktnummer angegeben.
- Eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn Marcus Wolf, vom 08/03/2016, der zufolge unter der Marke im relevanten Zeitraum in Deutschland 2.983 Artikel „Pferdepflegemittel“ veräußert wurden und ein Umsatz i.H. von 30.141 Euro erzielt wurde.
Im Hinblick auf die eidesstattliche Versicherung stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Regel 22 Absatz 4 UMDV schriftliche Erklärungen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV zwar ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt.
Der Ausgang des Verfahrens hängt vielmehr von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen, Warenkataloge, Etiketten, Verpackungen usw. oder Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.
In Anbetracht dieser Ausführungen müssen die weiteren Beweismittel geprüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt der Erklärung von den anderen eingereichten Beweismitteln gestützt wird.
Die Rechnungen beweisen, dass der Benutzungsort „Deutschland“ ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente („Deutsch“), der genannten Währung („Euro“) und den Adressen der Rechnungsempfänger. Die Nachweise beziehen sich also auf das relevante Gebiet.
Die datierten Nachweise, nämlich die Rechnungen, stammen aus dem relevanten Zeitraum.
Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Die eingereichten Unterlagen, namentlich die Rechnungen in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung, liefern der Widerspruchsabteilung ausreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV umfasst der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.
Der Rechnungen beziehen sich einerseits auf Fellglanzmittel, Schweif- und Mähnensprays, Hautöle, Shampoos, Huffette etc. Diese Waren fallen jedoch in keine der Kategorien, für welche die ältere Marke eingetragen ist. Es handelt sich um Fellpflegeprodukte der Klasse 3, d.h. kosmetische Produkte für Tiere. Die ältere Marke ist jedoch für „Pferdepflegemittel, nämlich veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Pferdegesundheitspflege, Insektenschutzmittel“ in Klasse 5 eingetragen, d.h. für veterinärmedizinische Erzeugnisse und Insektenschutzmittel. Es sei daran erinnert, dass das Wort „nämlich“, welches im Warenverzeichnis der Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, ausschließend wirkt und den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren beschränkt. Mithin ist kein Nachweis für „veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Pferdegesundheitspflege“ erbracht.
Die Rechnungen beziehen sich andererseits auch auf Insektenschutzmittel („Bremsenblocker“, „Power-Phaser Fliegenschutz“, „Rep-Up Fliegenspray“, „TamTamVet Natürliche Insektenabwehr“ etc). Diese Waren erscheinen jedoch nicht, wie bereits angemerkt, in Zusammenhang mit dem Zeichen. Die beiden einzigen Produkte „Insekten-Schutz-Gel“ und „Insekten-Schutz-Spray“ die laut den (undatierten) Produktabbildungen unter dem Zeichen vertrieben werden, werden ausweislich der Produktnummern in keiner einzigen der vorgelegten Rechnungen aufgeführt.
In diesem Zusammenhang hat die Anmelderin in ihrer Stellungnahme zum Benutzungsnachweis, die sie fristgerecht am 06/06/2016 eingereicht hat, substantiiert vorgebracht, dass die Produkte, die in den von der Widersprechenden eingereichten Rechnungen aufgeführt werden, tatsächlich Waren von Drittfirmen sind, die zudem mit den Marken dieser Drittfirmen gekennzeichnet sind (z.B. „leovet“, „EFFOL“, „Equistar“ etc.), und nicht mit der älteren Marke, auf der der Widerspruch beruht, gekennzeichnet sind.
Dem Einwand der Anmelderin, lediglich Handel mit Waren Dritter zu betreiben, nicht jedoch eigene Waren mit dem älteren Zeichen anzubieten, hat die Widersprechende in ihrer Erwiderung vom 04/08/2016 nicht widersprochen, sondern lediglich entgegnet, dass der Umstand, dass es sich bei den von der Widersprechenden vertrieben Waren überwiegend um Fremdprodukte handelt, für die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke keine Rolle spiele, da die Widerspruchsmarke auf den Rechnungen rechts oberhalb der Firmenangabe benutzt werde und „daher von dem allgemeinen Verkehr als zusätzliche markenrechtliche Benutzung verstanden“ werde.
Dem kann sich die Widerspruchsabteilung nicht anschließen.
„Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden … Eine Gesellschaftsbezeichnung soll nämlich eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein Handelsname oder ein Firmenzeichen dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung daher nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie angesehen werden“ (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, und 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156).
Selbst wenn man die Annahme der Widersprechenden irrigerweise teilen würde, bewiesen die Rechnungen allenfalls eine Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen in Zusammenhang mit Pferdepflegeprodukten Dritter. Auf solche Dienstleistungen ist jedoch weder der Widerspruch gestützt noch ist die ältere Marke für die Klasse 35 überhaupt eingetragen. Folglich hat die Widersprechende den Nachweis nicht für die von der Eintragung erfassten Waren, sondern für andere Waren und Dienstleistungen erbracht, für die kein Schutz besteht.
Mithin beweist im vorliegenden Fall der Nachweis die Benutzung des Zeichens lediglich als Unternehmenskennzeichen im Briefkopf, jedoch ohne klaren Verweis auf spezifische Waren oder Dienstleistungen. Die Widerspruchsabteilung ist der Ansicht, dass der Nachweis nicht die Benutzung des Zeichens als Marke beweist und ist folglich der Auffassung, dass die Widersprechende keine ausreichenden Hinweise für die Art der Nutzung der älteren Marken vorgelegt hat.
Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.
Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.
Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.
Die Widerspruchsabteilung
| Peter QUAY | Konstantinos MITROU | Martin EBERL |
Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.