OPPOSIZIONE N. B 2 650 318
Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da Studio Legale SIB, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l., Via Daniele Crespi, 1, 21052, Busto Arsizio (VA), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).
Il 28/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 2 650 318 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 689 491 ‘ ’, vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 928 442 ‘1969’. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, marchio dell’Unione europea n. 8 928 442.
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.
La domanda contestata è stata pubblicata il 10/11/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 10/11/2010 e 09/11/2015 compreso.
Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai servizi sui quali si basa l'opposizione, in particolare:
Classe 35: Servizi di negozi, fornitura di servizi di vendita al dettaglio on-line e servizi d'ordinazione on-line riguardanti un'ampia gamma di merci, ovvero borse, materiale per effetti letterecci, indumenti, accessori abbigliamento, calzature, alimenti e bevande, articoli da regalo, vetreria, accessori per capelli, cappelleria, articoli per la casa, arredi per la casa, gioielleria, articoli in pelle, articoli di cartoleria, occhiali da sole, giochi e giocattoli ed altre merci relative ai suddetti prodotti; Gestione di punti vendita al dettaglio; Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi promozionali, promozione di prodotti e servizi di terzi; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Cataloghi di vendita per corrispondenza; Gestione di programmi fedeltà per la clientela.
Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.
Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 16/10/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’Ufficio ha poi concesso all’opponente una proroga del termine fino al 16/12/2016. L’opponente ha presentato le prove d’uso il 15/12/2016 (entro il termine). Parte di tale documentazione era stata trasmessa dall’opponente anche l’08/06/2016.
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:
• Copie di articoli e redazionali datati 1999 e 2015 e apparsi su riviste pubblicate in Gran Bretagna, Francia e Germania e siti online contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
• Copie di pubblicità datate nel periodo 2011-2012 apparse su riviste in Gran Bretagna contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
• Copie di estratti dal sito Archive.org relativi al sito www.gap.eu, in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento e datati 10/2013.
• Copie di foto relative alla campagna pubblicitaria sul marchio ‘1969’ in alcuni negozi nell’Unione Europea.
• Copie di brochure datate 2011 e 2012 in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
• Copie di estratti di ordini datati 2011 e 2012 inviati a società che producono per conto dell’opponente ed aventi ad oggetto il confezionamento di articoli di abbigliamento.
• Copia di un conteggio del numero di visite al sito www.gap.eu da parte di consumatori europei nel periodo 2010-2012.
• Copie di immagini relative alla apertura di un negozio a Roma.
• Copie di cartelloni in Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Italia relativi a prodotti di abbigliamento a marchio 1969.
• Copie di immagini di vetrine di negozi in Gran Bretagna, Irlanda e Francia in cui appare il marchio ‘1969’.
• Copia di una dichiarazione giurata del vice presidente di Gap Inc. datata 11/11/2016 in cui si dichiara che il fatturato relativo alla vendita di articoli di abbigliamento e accessori contraddistinti dal marchio 1969 è stato di oltre 7 milioni di dollari nel 2013, di oltre 10 milioni di dollari nel 2014 e di oltre 12 milioni di dollari nel 2015.
Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.
Il materiale probatorio dimostra che il marchio è stato utilizzato per articoli di abbigliamento. Questi prodotti non rientrano in nessuna delle categorie di servizi per le quali il marchio anteriore è registrato. A tal riguardo va osservato che la mera vendita dei propri prodotti non è altro che l’uso del marchio in relazione ai prodotti medesimi.
Ne discende che l'opponente non ha dimostrato l'uso del marchio per i servizi per i quali esso è registrato, ma per servizi diversi, per i quali non gode di protezione.
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento.
Ne discende che l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione
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Orsola LAMBERTI |
Francesca CANGERI SERRANO |
Michele M. BENEDETTI-ALOISI |
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).