ANULACIÓN Nº 13041 C (NULIDAD)

La Zaragozana S.A., Ramon Berenguer IV, 1, 50007 Zaragoza, España (solicitante), representado por Clarke, Modet y Cia. S.L., Rambla de Méndez Núñez, 12-1º Puerta 2 bis, 03002 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Jesús Gran Gil, Plaza San Francisco 2 local, 50006 Zaragoza, España (titular de la MUE), representado por Peleato Patentes y Marcas, S.L., Plaza del Pilar 12 1º 1ª, 50003 Zaragoza, España (representante profesional).

El 13/07/2017, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1.        Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2.        La marca de la Unión Europea n° 12 714 002 se declara nula para todos los servicios impugnados, en concreto:

Clase 43:        Servicios de restauración.

        

3.        La marca de la Unión Europea continuará registrada para todos los servicios no impugnados, en concreto:

Clase 35:        Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; relaciones públicas; difusión de anuncios publicitarios; organización eventos y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios; publicidad por correspondencia, radiofónica, televisada y en línea a través de una red informática.

Clase 41:        Servicios de esparcimiento, servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, diversión o recreo de los individuos.

4.        Recaerán en el titular de la MUE las costas sufragadas por la otra parte, que se fijan en 1 080 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra algunos de los servicios de la marca de la Unión Europea nº 12 714 002, en concreto contra todos los servicios de la clase 43. La solicitud está basada en, entre otros, el registro de marca española nº 2 932 723. El solicitante alegó el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que es el propietario de las marcas españolas anteriores ZARAGOZA ESPUMOSOS, ESPUMOSOS (fig.) y CERVECERIA ESPUMOSOS EXPRESS CAFETERIA (fig.). Considera que los servicios impugnados en la Clase 43 son idénticos a los de las marcas anteriores y que el elemento dominante de los signos en conflicto es “ESPUMOSOS”. Los demás elementos de los signos son laudatorios o en todo caso son elementos a los que el consumidor no prestará atención ya que son  elementos que sólo indican la procedencia, o el tipo de servicios. Así, según el solicitante, los signos son similares en grado alto en todos los aspectos de la comparación. En conclusión, el consumidor español confundirá o asociará las marcas en conflicto considerando incluso que la marca impugnada es un signo derivado de la marca anterior “ESPUMOSOS”.  

Pese a que la solicitud de nulidad está basada únicamente en la causa de nulidad relativa del artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, el titular de la MUE analiza en primer lugar la inexistencia de causas de nulidad absoluta bajo el artículo 52, apartado 1, letra a) de RMUE. En segundo lugar, y en cuanto a las causas de nulidad relativa del artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, el solicitante afirma que en la comparación fonética de los signos, no se pueden excluir los elementos “EL GRAN” de la marca impugnada y los demás vocablos de las marcas anteriores. De igual modo, en la comparación visual se debe tener en cuenta los elementos figurativos muy característicos de la marca impugnada. Conceptualmente, el elemento “ESPUMOSOS” es un elemento descriptivo ya que se refiere a un tipo de bebida y son los demás elementos de los signos los que individualizan su significado. En concreto, para la MUE impugnada, “EL GRAN” hace referencia al propio apellido del solicitante mediante un juego de palabras gramaticalmente novedoso. Por otro lado, admite la identidad de los servicios. Ahora bien, el titular de la MUE afirma que existen marcas anteriores con el vocablo “ESPUMOSOS” y que se da la coexistencia real y efectiva de dicho vocablo en el mercado. De aquí deduce que el carácter distintivo de ESPUMOSOS es muy bajo. Por todo ello, considera que no se da un riesgo de confusión entre las marcas.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE  presentó las siguientes pruebas:

• Documento nº 1: Informe de TMView con listado de 45 marcas (mayoritariamente registradas) conteniendo el vocablo ESPUMOSO o ESPUMOSOS, en su mayoría españolas, incluyendo las marcas en liza y otras marcas del solicitante.
• Documento nº 2: extractos de la página de internet www.zamanda.es (de 17/06/2016) donde se muestra, bajo el epígrafe “ESPUMOSOS”, un listado de “vinos espumosos” y su descripción.

En respuesta, el solicitante indica que los argumentos sobre las causas de nulidad absoluta son irrelevantes, al basarse la solicitud en una causa de nulidad relativa, únicamente. Por lo que respecta a esta última causa, el solicitante insiste en que el elemento común “ESPUMOSOS” es el elemento dominante y distintivo en los signos enfrentados. Señala que los elementos figurativos en forma de etiqueta no tienen carácter distintivo. Por otro lado, indica que es irrelevante que el apellido del titular sea “GRAN” puesto que no implica que la expresión “EL GRAN” vaya a ser percibida como tal. El solicitante insiste en que “EL GRAN” es una expresión laudatoria. Por lo que respecta al carácter distintivo de “ESPUMOSOS”, éste como mucho podría considerarse evocativo en relación con los servicios de restauración. Sin embargo, no tiene una relación directa con los servicios en cuestión. El solicitante reitera la existencia de un riesgo de confusión. Por lo que se refiere a los argumentos sobre la coexistencia de marcas anteriores con el vocablo “ESPUMOSOS” y la coexistencia real y efectiva de dicho vocablo en el mercado, el solicitante afirma que los argumentos del titular y los documentos aportados no acreditan dicha coexistencia en una situación análoga durante el período pertinente ni que la coexistencia fuese pacífica. Finalmente, menciona que en el presente caso existe una familia de marcas con el denominador común “ESPUMOSOS” que está íntegramente reproducido en la marca impugnada por lo que resulta imposible la coexistencia pacífica en el mercado.

En la dúplica, el titular de la MUE sostiene que el documento nº 2 prueba que el vocablo “ESPUMOSOS” es descriptivo y así se utiliza por bodegas y restaurantes para referirse a un tipo de bebidas. Afirma que la oficina ya tuvo oportunidad de comparar las marcas en liza y desestimar la oposición introducida por el solicitante (03/12/2015 B 2 380 791). El titular considera que nos encontramos ante una situación idéntica donde los mismos fundamentos y causas ya fueron desestimados por la EUIPO. Finalmente, el titular de la MUE reitera sus argumentos sobre la comparación de los signos, insistiendo sobre el hecho de que la estructura de la marca impugnada presenta una incongruencia gramatical totalmente distintiva que atraerá la atención del consumidor y que el vocablo “GRAN” identifica al titular, siendo un apellido con un alto grado de carácter distintivo.

Tras estas dos rondas de observaciones, el 03/03/2017 la División de Anulación consideró oportuno cerrar la parte contradictoria del procedimiento por lo que instó a las partes a no presentar más observaciones. Sin embargo, el 15/03/2017, el solicitante solicitó una nueva oportunidad para presentar alegaciones en contra de las observaciones del titular. Tras examinar la petición, la División de Anulación no consideró oportuno reabrir la parte contradictoria del procedimiento.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 53, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La solicitud se basa en más de una marca anterior. La División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud en relación con el registro de marca española nº  2 932 723 de la parte solicitante.

1. Los servicios.

Los servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 43:        Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 43:        Servicios de restauración.        

Los servicios de restauración se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios a pesar de una ligera variación en el enunciado de la marca impugnada.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención es medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa, consistente en el término “ESPUMOSOS” escrito en letras mayúsculas estándar negras e inscrito en un rectángulo con bordes negros, dando la impresión de una etiqueta.

El signo impugnado es una marca figurativa en blanco y negro consistente en los términos “EL GRAN” y “ESPUMOSOS” escritos uno debajo del otro, en caracteres en cursiva. Estos elementos verbales están enmarcados por un elemento figurativo ovalado, que recuerda a la forma de un marco de un espejo.

Como se ha señalado anteriormente, las partes discuten el carácter distintivo del elemento “ESPUMOSOS” en ambos signos. Es cierto que, como afirma el titular de la MUE, dicho término se puede asociar con un tipo de vino. Sin embargo, en el presente asunto, dicho elemento no tiene más que un valor evocativo (como también admite el solicitante) del tipo de productos que pueden servirse en relación con los servicios de restauración. En contra de lo que afirma el titular de la MUE, el término “ESPUMOSOS” no es descriptivo en relación con dichos servicios: no es habitual encontrar en el mercado restaurantes dedicados exclusivamente a servir vinos espumosos. Tampoco ha demostrado el titular de la MUE un vínculo descriptivo entre el término “ESPUMOSOS” y los servicios en liza. El documento nº 2 no hace referencia a dichos servicios sino a lo que parece ser una empresa de venta de productos gastronómicos.

Por lo que respecta al documento nº 1, que contiene un listado de marcas con los elementos “ESPUMOSO” o “ESPUMOSOS”, cabe señalar que la existencia de varios registros de marcas no es por sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación en el mercado. Dicho de otro modo, no puede presumirse únicamente a partir de los datos del registro que todas estas marcas han sido efectivamente utilizadas. Por consiguiente, las pruebas no demuestran que los consumidores hayan sido expuestos o se hayan habituado a un uso generalizado de las marcas que incluyen el elemento «ESPUMOSOS». En dichas circunstancias, deben dejarse de lado las reivindicaciones del titular de la MUE.

Las partes también discuten el carácter distintivo de “EL GRAN”. El solicitante lo considera una expresión laudatoria mientras que el titular de la MUE indica que dada la falta de acuerdo con “ESPUMOSOS” (singular/plural), no lo califica, sino que hace referencia al apellido del titular. La División de Anulación no comparte la opinión de las partes. Por un lado, la expresión “EL GRAN” no puede considerarse totalmente laudatoria ya que dada la incorrección gramatical, no será considerada por el público pertinente como calificativa de “ESPUMOSOS”. Ahora bien, no se puede excluir  que parte del público vea en dicha expresión una connotación positiva de la calidad de los servicios. Por otro lado, en contra de lo que afirma el titular, es altamente improbable que el público asocie la expresión “EL GRAN” con el apellido del titular.

De todo lo anterior se desprende que el elemento distintivo y dominante del signo anterior es el elemento ‘ESPUMOSOS’ y que los elementos dominantes y distintivos del signo impugnado son, por lo menos para una parte del público, tanto “EL GRAN” como “ESPUMOSOS”. El elemento figurativo en forma de espejo es menos distintivo ya que tiene una función meramente decorativa.

Visualmente, los signos coinciden en «ESPUMOSOS» que es un elemento dominante y distintivo en ambas marcas. No obstante, se diferencian en la expresión distintiva (al menos para una parte del público) «EL GRAN» de la marca impugnada.

También se diferencian en los elementos figurativos, meramente decorativos en ambas marcas. Sin embargo, hay que señalar que cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011–4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/2011–5, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud visual.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas «ES-PU-MO-SOS», presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en las sílabas «EL-GRAN» de la marca impugnada, que no tienen equivalentes en el signo anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, como arriba señalado, es probable que el público del territorio de referencia perciba el elemento «ESPUMOSOS» en ambos signos como referente a un tipo de vinos. La expresión «EL GRAN» es el apócope de “el grande”. Dado que los signos se asociarán con un significado similar ya que comparten el elemento ‘ESPUMOSOS’, los signos son conceptualmente similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante no ha reivindicado expresamente que su marca tenga un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Considerando lo que se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal o a lo sumo, para parte del público, un poco más bajo de lo normal para todos los servicios en cuestión, a saber servicios de restauración de la Clase 43.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Además, el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Como se ha visto, los servicios en liza son idénticos. Además, el único elemento verbal de la marca anterior (ESPUMOSOS) se encuentra totalmente reproducido en la marca impugnada. Este elemento es independiente y goza de un carácter distintivo  normal, o ligeramente un poco más bajo de lo normal, dentro de los signos. En todo caso, el público pertinente va a identificar claramente dicho elemento en ambos signos y va a considerarlo suficientemente distintivo para identificar el origen comercial de los servicios. Por otro lado, la presencia del otro elemento verbal del signo anterior “EL GRAN” así como los elementos decorativos de los signos no evitan que los signos sean, en su conjunto, similares.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Como el derecho anterior, esto es, el registro de marca española nº  2 932 723, comporta que la solicitud sea estimada y se anule la marca impugnada para todos los servicios contra los que está dirigida, no es necesario examinar el resto de derechos anteriores invocados por el solicitante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con la regla 94, apartados 3 y 6, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso iii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Elisa ZAERA CUADRADO

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Anulación. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).