WIDERSPRUCH Nr. B 2 667 585

Oliver Boltze, Kleinoberfeld 1, 76135 Karlsruhe, Deutschland (Widersprechender)

g e g e n

Cena GmbH, Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte  Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 14/07/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Der Widerspruch Nr. B 2 667 585 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2.        Der Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Der Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 14 796 262 “Cena” (Wortmarke) der Klassen 35 und 36 ein. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 302 010 008 363 „CenaCom“ (Wortmarke). Der Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat der Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat vom Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, verlangt.

Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war.

Die angefochtene Anmeldung wurde am 08/12/2015 veröffentlicht. Der Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 08/12/2010 bis einschließlich zum 07/12/2015 ernsthaft benutzt wurde.

Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Klasse 35:        Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung), Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Personalmanagementberatung, Unternehmensberatung.

Klasse 41:        Ausbildung, Coaching, Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, Schulung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 22/09/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV dem Widersprechenden eine Frist bis zum 27/11/2016 um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Der Widersprechende legte fristgerecht am 24/11/2016 Benutzungsnachweise vor.

Da der Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

• Rechnungen von diversen Marketingagenturen und Druckereien aus dem Zeitraum 2011-2015. Die Rechnungen wurden an die CenaCom GmbH ausgestellt. Auf den Rechnungen erscheinen als Produkte: Werbepostkarten, Briefbögen, Broschüren „Steuerberatung Konfliktmanagement“, 34. Deutscher Steuerberatertag (Kongress), Verfahrensordnung, Broschüren „Güteverfahren“, „Assekuranz“, „Creating Consensus“, Visitenkarten, Briefpapier, Grundlayout, Erstellung von Druckplatten, USB-Card, Grafik-Design, Erstellung einer Diashow für „Das Öffentliche“.

• Stellenausschreibung für die Stelle Wirtschaftsmediator/in in der Zeitung Frankfurter Allgemeine vom 29/10/2011 und die diesbezügliche Rechnung.

• Verfahrensordnung „CenaCom“ aus den Jahren 2011, 2013, 2015 und 2016. Aus der Präambel geht hervor:

• Firmenschild des Unternehmens CenaCom.

• Übersicht zum Tagungsprogramm und der Ausstellerbeschreibung „CenaCom and den Unternehmensjuristentagen vom 14-15/02/2012 in Berlin. Der Widersprechende nahm teil als Aussteller:

• Geschäftsausstattung von CenaCom:

• Rechnung der DeutscheAnwaltAkademie vom 21/06/2012 bezüglich des 63. Deutschen Anwaltstages vom 14-16/0662012 im Gasteig München und Hotel Holiday Inn München.

• Internetauftritt der CenaCom GmbH vom 21/11/2016. Auf den Screenshots erscheinen Schlichtung, Güteverfahren, Mediation.

• Screenshot  der Social-Media-Plattform XING vom 21/11/2016 über die CenaCom GmbH.

• Google-Suche nach „CenaCom“ vom 21/11/2016 mit Ergebnisliste.

• Google-Suche nach dem Begriff „Gütestelle“ vom 21/11/2016.

• Google-Analytics-Auswertung für die Webseite www.cenacom.com für den Zeitraum 21/10/2011-21/11/2016. Die Zahl der Besucher für diesen Zeitraum betrug insgesamt 167 993 Besucher.

Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren

Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchabteilung die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke zuerst in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch ruht.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV umfasst der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass es sich um rechtliche, juristische Dienstleistungen wie Mediation, Konfliktlösung, Schlichtung bzw. Einigungshilfe handelt.

Die ältere Marke ist für die folgenden Dienstleistungen in Klassen 35 und 41 eingetragen:

Klasse 35:        Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung), Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Personalmanagementberatung, Unternehmensberatung.

Klasse 41:        Ausbildung, Coaching, Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, Schulung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

Die Klasse 35 umfasst Dienstleistungen, die von Personen oder Organisationen erbracht werden, deren Haupttätigkeit die Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eine Handelsunternehmens oder die Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens ist. Die Dienstleistungen der älteren Marke werden für gewöhnlich von spezialisierten Unternehmen dieser Branche erbracht, zum Beispiel von Beratungsfirmen. Diese Unternehmen sammeln Informationen und bieten ihren Kunden Instrumente und Fachkenntnisse an, die ihnen bei der Unternehmensführung helfen, oder sie bieten Unterstützung für die Entwicklung, das Wachstum und die Ausweitung des Marktanteils von Unternehmen an. Die Dienstleistungen umfassen Aktivitäten wie Forschungsarbeit und Unternehmensbewertungen, Kosten-Preis-Analysen und Beratung in Organisationsangelegenheiten. Diese Dienstleistungen umfassen auch „Beratungs“- und „Unterstützungs“-Leistungen, die bei der „Geschäftsführung“ von Nutzen sein können, z. B. effizienter Einsatz finanzieller und menschlicher Ressourcen, Steigerung der Produktivität, Ausbau des Marktanteils, Umgang mit Konkurrenten, Verringerung der Steuerlast, Entwicklung neuer Produkte, Kommunikation mit dem Publikum, Marketing, Ausforschung von Verbrauchertrends, Verbraucherkommunikation, Markteinführung neuer Produkte, Schaffung eines Firmenimage, usw.

Die Klasse 41 umfasst Dienstleistungen von Personen oder Einrichtungen, die auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten von Menschen gerichtet sind. Obwohl der eigenen Broschüren sind die Informationen zu entnehmen, dass die Beratungsqualität der CenaCom durch eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen gewährleitet würde und den akademischen Nachwuchs sowie Mediatoren in ADR ausbilde, diesbezüglich wurden keinerlei weitere Erläuterungen und Beweismittel vorgelegt. Die eingereichten Rechnungen beziehen sich lediglich auf Werbematerialien und Marketingkosten.

Bezüglich der vom Widersprechenden durchgeführten Dienstleistungen sind die Rückschlüsse zu ziehen, dass er auf dem juristischen Gebiet tätig ist:

Der Benutzungsnachweis belegt die Benutzung in Verbindung unter anderem mit Güteverfahren (Gütestelle, institutionalisierte Verhandlung und außergerichtlichen Wege zur Einigung), Konfliktlösung, Einigungshilfe, Mediation und Schlichtung. Diese Dienstleistungen fallen in keine der Kategorien, für welche die ältere Marke eingetragen ist. Folglich hat der Widersprechende den Nachweis nicht für die von der Eintragung erfassten Dienstleistungen, sondern für andere Dienstleistungen erbracht, auf die der Widerspruch nicht gestützt wurde.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der vom Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für die relevanten Dienstleistungen ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt er alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

André BOSSE

Judit NÉMETH

Lars HELBERT

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.