OPOSICIÓN Nº B 2 314 030
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, España (parte oponente), representada por J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56 – 1º izda, 28010 Madrid, España (representante profesional)
c o n t r a
Nuria Cabedo Castillo, Bernat Artola, 23, 12004 Castellón de la Plana, España (solicitante), representado por Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).
El 28/07/2017, la División de Oposición adopta la siguientet
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n.° B 2 314 030 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios en las clases de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 12 239 992 FORMULA WOMEN en las clases 25, 35 y 41. La oposición está basada en el registro de marca Unión Europea n.º 3 788 361 y en los registros de marca española n.º 2 098 865 y n.º 2 223 927 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
PRUEBA DEL USO
Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.
Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, la marca de la Unión Europea n.º 3 788 361 y marcas españolas n.º 2 098 865 y n.º 2 223 927.
La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.
La solicitud de marca impugnada fue publicada el 09/12/2013. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas sobre las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y España del 09/12/2008 al 08/12/2013 inclusive.
Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:
Marca de la Unión Europea n.º 3 788 361
Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.
Marca española n.º 2 098 865
Clase 25: Vestidos, calzados y sombrerería.
Marca española n.º 2 223 927
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al detalle en comercios.
Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.
El 01/08/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 06/10/2016. El 04/10/2016 la Oficina concedió a la parte oponente una prorroga del plazo para presentar las pruebas de uso que se ha ampliado hasta el 06/12/2016. La parte oponente presentó pruebas el 06/12/2016 (dentro del plazo establecido).
Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.
Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:
Doc 1: Extracto sin fecha de dos páginas de un catálogo en las que aparece la marca para ropa.
Doc 2: Extracto de un catalogo sin fecha en el que aparece la marca ‘ESSENTIALS BY FÓRMULA’ para ropa.
Doc 3: Una página sin fecha en la que aparece la marca ‘ ’.
Doc 4: Resultados del buscador Google para ‘tiendas formula joven’ de fecha 11/03/09.
Doc 5: Foto de unos zapatos con fecha de 11/03/2009 en la que aparece la marca .
Doc 6: Extracto de la página web con fecha de 11/03/2009 en la que aparece la marca para ropa.
Doc 7: Fotos sin fecha en la que aparecen prendas y etiquetas con la marca FÓRMULA JOVEN.
Doc 8: Extracto de la página web de el Corte Inglés de fecha 11/03/2009 en la que aparece la marca y se menciona la marca ‘FÓRMULA JOVEN’ para ropa para jóvenes.
Doc 9: Extracto de una página web www.grandesmarcasdeespana.com que califica la tienda ‘EL CORTE INGLÉS’ como la marca de grandes almacenes más conocida del mundo, de fecha 11/03/2009.
Doc 10: Extracto de un catalogo sin año en el que aparece la marca ‘ESSENTIALS BY FÓRMULA’ para ropa.
Doc 11: extracto de la página web de el oponente de fecha 05/12/2016 donde aparece la marca FÓRMULA JOVEN para ropa.
Doc 12: extracto de un catalogo en el que aparece ‘primavera02’ con la marca para ropa.
Doc 13: Extracto de un catalogo en que aparece ‘PV/16’ en el que aparece la marca FÓRMULA JOVEN para ropa.
Doc 14: Extracto de la página web de la parte oponente de fecha 05/03/2014 en el que se incluye un listado de marcas en el que aparece la marca FÓRMULA JOVEN.
Doc 15: Declaración del representante de la parte oponente de fecha 17/11/2016 en los que se mencionan las cifras de facturación de la marca FÓRMULA JOVEN en el periodo 2012-2016.
Doc 16: extracto de catalogo del 2009 en el que parece la marca ESSENTIALS BY FÓRMULA.
Doc 17: foto publicitaria sin fecha en la que aparece la marca FÓRMULA JOVEN.
Doc 18: Cincuenta facturas emitidas por distintitas empresas a la parte oponente en las que no aparecen las marcas anteriores.
Por lo que respecta a la marca española n.º 2 223 927, las pruebas presentadas hacen referencia únicamente a prendas de vestir mientras que no hay ninguna referencia a los servicios de la clase 35. El único documento que hace referencia a servicios de venta al detalle es el extracto de una pagina web www.grandesmarcasdeespana.com pero se refiere únicamente a la marca ‘EL CORTE INGLÉS’. Por tanto, no queda probado el uso para dicha marca.
En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.
Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 15, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.
En el presente asunto, las pruebas muestran el uso de la marca FORMULA JOVEN como marca verbal y como marca figurativa. Se considera que la forma en la que se han utilizado las marcas altera su carácter distintivo puesto que no aparece el elemento relevante ‘El Corte Ingles’ que si aparece reflejado en el registro de las mismas .
En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba no demuestra el uso de las marcas EUTM n.º 3 788 361 y española n.º 2 098 865 en la forma bajo la cual han sido registradas en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.
El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que las marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en los territorios de referencia durante el periodo de referencia.
En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartado 2, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE.
COSTAS
De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
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Pedro JURADO MONTEJANO |
Francesca CANGERI SERRANO |
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).