OPOSICIÓN Nº B 2 402 355

Núcleo de Comunicaciones y Control, S.L., Avenida de la Industria 24, 28760 Tres Cantos (Madrid), España (parte oponente), representada por Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, 12 – 1º Puerta 2 bis, 03002 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Sherpa Europe S.L., C/ Legazpi 6, 48950 Erandio (Vizcaya), España (solicitante), representado por Elzaburu S.L.P., Miguel Ángel 21, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 08/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 402 355 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 9: Asistentes digitales personales con exclusión de los asistentes digitales para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; software predictivo de información, con exclusión del software predictivo de información para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales, con excepción de los aparatos e instrumentos de selección de programas de televisión y otros programas, y con exclusión expresa de cualquier tipo de producto utilizado en relación con vehículos militares y vehículos todo terreno (militares o no) y cualquier tipo de producto con finalidad militar.

Clase 42: Servicios de motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicación con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para su uso en conexión con servicios de suscripción a música en línea, software que permite al usuario reproducir y programar música y audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento y software con grabaciones sonoras musicales, audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento; facilitación de uso temporal a software en línea no descargable que permite al usuario programar audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas relacionados con el esparcimiento; prestación de servicios informáticos en línea, a través de una red informática global, que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento conforme sean emitidos; facilitación de motores de búsqueda informáticos para obtener datos en una red informática global con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; explotación de motores de búsqueda con exclusión de los motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de información predictiva relacionados con la prestación de servicios informáticos  en línea que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento, con exclusión de los servicios de información predictiva para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; todos estos servicios de la clase 42 sin relación con la facilitación de accesos (software) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet).

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 12 891 495 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 891 495. La oposición está basada en el registro de marca española nº 2 187 342. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante al menos cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 06/08/2014. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 06/08/2009 al 05/08/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 9: Sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 19/11/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 24/01/2016. Tras una extensión del plazo a instancias de la parte oponente, el plazo finalizaba el 24/03/2016. La parte oponente presentó pruebas el 29/03/2016 (dentro del plazo establecido, dado que la Oficina, pese a estar abierta al público, el día 24/03/2016 no recibió correo ordinario por ser festivo en Alicante, y estaba cerrada al público los días 25/03/2016 y 28/03/2016, por lo que el plazo se prorrogó hasta el primer día laborable siguiente).

La parte oponente señala preliminarmente que Núcleo de Comunicaciones y Control, S.L. surge de la fusión de Page Ibérica, S.L. y Eliop, S.A, y de ahí que algunos de los documentos aparezcan referencias a estas empresas.

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Anexo 1: listado de proyectos llevados a cabo por Eliop, S.A. en diferentes países como Paraguay, China, Turquía, Brasil o España, entre otros. La parte oponente indica que en estos proyectos se utilizó el software “SHERPA”. Sin embargo, sólo algunos mencionan hardware o software “SHERPA” o “SCADA SHERPA”, mientras que otros se refieren a “SCADA”, “SCADA – ELIOP”, “SCADA WINDOWS – ELIOP” o “SCADA ARCOS – ELIOP” u otros como “CENTAX”, “FRONTAX”, “ELITAX”, “ELITEL”, etc. En cualquier caso, las fechas de firma de contrato y de entrega son todas de fechas muy alejadas al periodo relevante, puesto que van desde el año 1989 hasta el año 2005.

• Anexo 2: doce artículos sobre proyectos llevados a cabo por la parte oponente utilizando el software “SHERPA” en España, Turquía, Paraguay o Brasil. En ellos aparecen referencias a sistemas “SHERPA” o “SCADA SHERPA” para el control y supervisión de instalaciones y redes de distribución de energía (electricidad, gas, etc.) o de agua desde puntos remotos. Dos de ellos están redactados en inglés (el resto en español) y todos están fechados fuera del periodo relevante (1998, 1999, 2000, 2007, 2008). La mayoría de ellos parecen haber sido publicados por el propio oponente o su empresa predecesora Eliop, salvo dos publicados en revistas especializadas (“Trébol” de Mapfre, 2007, y “Vía Libre, la revista del ferrocarril”, 2008). En algunos documentos “SHERPA” aparece junto al símbolo ®.

• Anexo 3: listado de sistemas “SCADA SHERPA” en operación, ejecución o mantenimiento a 2011. Se trata de un documento sin indicación de fuente ni origen de los datos listados. El documento lista sistemas de control y supervisión de redes en diversos campos (eléctrico, aguas, gas, telecomunicaciones, etc.), en España, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Chile, India, Turquía o Siria, entre otros, sin que exista mención alguna en la descripción de dichos proyectos a la marca anterior.

• Anexo 4: tres certificados acreditativos de algunos de los sistemas “SHERPA” suministrados y puestos en marcha en Chile y Brasil (1999, 2002 y 2003). Ninguno de estos documentos está fechado dentro del periodo relevante.

• Anexo 5: treinta y dos facturas emitidas por la parte oponente entre 2009 y 2012 en relación con proyectos llevados a cabo por ésta en los que, asegura, se ha utilizado el software “SHERPA” en España, Marruecos, Turquía, México y Honduras. Algunas facturas mencionan sistemas de control pero la marca anterior aparece reflejada sólo en una de ellas.

• Anexo 6: contratos y ofertas relacionados con proyectos llevados a cabo por la parte oponente, según ella, utilizando el software y los sistemas “SHERPA” entre 2009 y 2011 en España, Honduras, México o Turquía. Se trata de ofertas económicas, órdenes de compra y un contrato, algunos de los cuales se corresponden con algunas de las facturas anteriores, en particular las emitidas a clientes en Turquía, Honduras o México, donde se aprecia la marca anterior como licencia de software o PC “SHERPA” o “marca ELIOP, modelo “SHERPA”. En otros, entre las diversas especificaciones técnicas no se menciona la marca anterior.

• Anexo 7: manuales explicativos sobre los sistemas y software “SHERPA”. Dichos documentos no aparecen entre la prueba aportada.

• Anexo 8: copia de las decisiones de nulidad nº 7327C y de recurso nº R 1135/2014-2 en los que se aceptaba la prueba de uso basada en los siete documentos anteriores (periodos relevantes en dicho caso: del 23/11/2007 al 22/11/2012 y del 20/07/2006 al 19/07/2011).

• Anexo 9: listado de pedidos de los años 2013 a 2014. Se trata de un documento sin indicación de fuente ni origen de los datos listados. El documento indica número y fecha de pedido, código de comprador y de producto, descripción de producto, cantidad, precio, divisa, importe y proveedor, entre otros datos. En las descripciones aparece la marca anterior en indicaciones como “desarrollo paquete sw Sherpa”, “licencia llog para Sherpa PC”, “traducción español/portugués catálogo Sherpa C 5000”, etc. y otras referidas a etiquetas, pantallas, carátulas “Sherpa”. Se trata claramente de un listado de pedidos a proveedores producido por la parte oponente.

• Anexo 10: tres órdenes de compra en 2013 con sus correspondientes propuestas de trabajo o contrato referidos a “consultoría para nuevas funcionalidades del sistema Sherpa” y “consultoría reingeniería producto Sherpa S 5000”. El proveedor en todos ellos es Mini Tecnology on Rails, S.L. y el comprador Núcleo C.C., S.L. Dos de ellas corresponden con dos de los pedidos que aparecen en el listado de pedidos anterior.

• Anexo 11: dos contratos de arrendamiento de servicios de 2013 (con su correspondiente orden de compra) y 2014. Los prestadores de servicios son Matis Hispania, S.A. e Iberlán Comunicaciones y Sistemas, S.L.U., siendo el cliente en ambos Núcleo de Comunicaciones y Control, S.L.U. El objeto de los contratos es “Consultoría desarrollo cálculo de pérdidas Sherpa D 5000” y “Desarrollo del i-configurador para Sherpa”. Este último corresponde con uno de los pedidos que aparece en el listado de pedidos anterior.

• Anexo 12: un folleto sin fechar (en español con una parte en inglés) descriptivo de las características técnicas de los productos “Sherpa” que incluyen tanto aplicaciones software como equipos constitutivos de sistemas de supervisión y control para diferentes sectores industriales.

• Anexo 13: lo que la parte oponente indica como facturas de productos “Sherpa” entre 2014 y 2015, está compuesto por 22 facturas de servicios de mantenimiento de sistemas “Sherpa” o “Scada Sherpa” o suministro de productos “Sherpa”, junto con diversas ofertas y un parte de asistencia técnica, presupuestos y órdenes de compra de sistemas “Sherpa”, a clientes en España, Ecuador y México.

• Anexo 14: lo que la parte oponente indica como facturas de servicios de mantenimiento “Sherpa”, está compuesto por una única factura de 2013, junto con diversas ofertas, presupuestos, órdenes de compra y órdenes de facturación de clientes en España por mantenimiento de sistemas “Sherpa” o “Scada Sherpa”, aunque alguno no menciona la marca anterior y se refiere a sistemas “SCADA” o equipos “CENTAX” o “DETISA”.

El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos para los que se ha registrado la marca anterior.

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores pertinentes en el conjunto de todos los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo.

Si bien es cierto que la prueba ha sido presentada de una manera un tanto descontextualizada, haciendo un laborioso ejercicio de conexión de unos documentos con otros, en particular de los listados de proyectos, las ofertas, órdenes de compra y facturas, entre otros, la División de Oposición está en disposición de extraer determinadas conclusiones.

En el presente caso, se analizarán a continuación las indicaciones necesarias de la prueba de uso teniendo en cuenta todos los documentos en su conjunto comprobando si unos documentos pueden ser corroborados por los restantes documentos.

Parte de los artículos (especialmente los dos publicados por terceros en fechas relativamente cercanas al periodo relevante), ofertas, contratos y facturas, demuestran que el lugar de uso es España, directa o indirectamente, puesto que, algunos de estos documentos al menos demuestran que los productos han sido fabricados en España y se venden en países como Turquía, Honduras o México, entre otros, lo que demuestra claramente que los productos han sido exportados desde el territorio de referencia.

En este sentido, con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: la fijación de la marca de la Unión Europea sobre los productos o sobre su presentación en la Unión sólo con fines de exportación.

Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del RMUE, la prueba del uso aportada por la parte oponente presenta indicaciones suficientes acerca del lugar de uso, esto es, en España.

La fecha de una parte significativa de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trata, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es sólo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un ámbito territorial del uso reducido puede verse compensado por un volumen o duración del uso mayores.

Los documentos presentados, a saber, los listados de sistemas y las facturas, puestas en relación con las ofertas y órdenes de compra, etc. de clientes donde en combinación se puede observar el uso de la marca anterior, así como los pedidos, órdenes de compra y contratos con proveedores ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso.

El hecho de que algunas facturas estén emitidas a filiales en distintos países, no es óbice para considerarlas válidas, puesto que las pruebas pertinentes también pueden proceder válidamente de una empresa de distribución que forme parte de un grupo. La distribución es un método de organización empresarial habitual en el tráfico económico y que implica el uso de una marca que no puede considerarse un uso puramente interno por un grupo de empresas, ya que la marca también se utiliza de manera pública y hacia el exterior (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Como se ha dicho anteriormente, no se debe apreciar las facturas aisladamente, considerando que pocas de ellas muestran directamente el uso de la marca anterior, sino que puestas en relación con los números de ofertas u órdenes de compra, se extrae una idea general del volumen comercial realizado.

Si bien la parte oponente no ha aportado cifras de negocios o de ventas, se puede apreciar que a lo largo del periodo relevante y durante un tiempo continuado se han comercializado productos bajo la marca anterior.

En este sentido, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo y en cualquier caso, los productos ofrecidos son sistemas (hardware y software) altamente especializados y de precio elevado, dirigidos a empresas de ciertos sectores y tamaño (grandes empresas energéticas, empresas públicas o estatales de aguas o transporte, etc.), lo que justificaría un uso más reducido.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de la marca anterior.

En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice, también, esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 15 por analogía para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, la marca anterior “SHERPA” aparece como tal en parte de los documentos aportados. En otros casos, tal como destaca el solicitante, aparece como “SCADA SHERPA”. No obstante, en algunos documentos “SHERPA” aparece junto con el símbolo ®, lo que evidencia su independencia con respecto al término “SCADA” y, además “SCADA” es un acrónimo que significa “Supervisión, Control y Adquisición de Datos” (“Supervisory, Control and Data Acquisition” en inglés) y se emplea respecto a una aplicación de software que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Por lo tanto, no altera el carácter distintivo de la marca registrada al ser descriptivo de los productos en cuestión.

En cuanto a otras modalidades de uso que aparecen en las pruebas como por ejemplo, “marca ELIOP, modelo SHERPA”, entre otros, es bastante habitual en algunos sectores del mercado que los productos y servicios lleven no solo su marca individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de productos («marca de la casa»). En tales supuestos, la marca registrada no es utilizada en una forma distinta, sino que las dos marcas independientes son utilizadas válidamente de forma simultánea. No existe ningún precepto legal en el sistema de la marca de la Unión Europea que obligue a la parte oponente a aportar pruebas solo de la marca anterior cuando se exige el uso efectivo en el sentido del artículo 42, del RMUE. Pueden utilizarse dos o más marcas juntas de forma autónoma, con o sin la denominación social, sin alterar el carácter distintivo de la marca registrada anterior (véase T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo la marca anterior en el territorio de referencia durante el período de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, sólo se considerará registrada, a los efectos de la revisión de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

Con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

“…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

En el presente asunto, la prueba únicamente demuestra el uso para sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia. Se puede considerar que estos productos forman una subcategoría objetiva de sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control. Por tanto, la División de Oposición considera que la prueba demuestra un uso efectivo de la marca comercial para sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 9: Sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia.

Tras una limitación efectuada por el solicitante, los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Asistentes digitales personales con exclusión de los asistentes digitales para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; software predictivo de información, con exclusión del software predictivo de información para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales, con excepción de los aparatos e instrumentos de selección de programas de televisión y otros programas, y con exclusión expresa de cualquier tipo de producto utilizado en relación con vehículos militares y vehículos todo terreno (militares o no) y cualquier tipo de producto con finalidad militar.

Clase 35: Servicios de suministro, búsqueda, exploración y recuperación de información, sitios y otros recursos comerciales disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes electrónicas y de comunicaciones para particulares; organización del contenido de información suministrada a través de una red informática mundial y otras redes electrónicas y de comunicaciones de acuerdo con las preferencias del usuario; con exclusión de dichos servicios para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; todos estos servicios de la clase 35 sin relación con la facilitación de accesos (software) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet).

Clase 42: Servicios de motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicación con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para su uso en conexión con servicios de suscripción a música en línea, software que permite al usuario reproducir y programar música y audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento y software con grabaciones sonoras musicales, audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento; facilitación de uso temporal a software en línea no descargable que permite al usuario programar audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas relacionados con el esparcimiento; prestación de servicios informáticos en línea, a través de una red informática global, que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento conforme sean emitidos; facilitación de motores de búsqueda informáticos para obtener datos en una red informática global con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; explotación de motores de búsqueda con exclusión de los motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de información predictiva relacionados con la prestación de servicios informáticos  en línea que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento, con exclusión de los servicios de información predictiva para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; todos estos servicios de la clase 42 sin relación con la facilitación de accesos (software) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet).

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término “incluyendo”, que se emplea en la lista de servicios en Clase 42 del solicitante, indica que los servicios específicos son tan sólo ejemplos de los que se incluyen en la categoría y que la protección no se limita a ellos. En otras palabras, dicho término introduce una lista no exhaustiva de ejemplos ( 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Por otra parte, el término “a saber”, empleado en la lista de productos del oponente para indicar la relación entre un producto determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los productos específicamente señalados.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 9

Los asistentes digitales personales con exclusión de los asistentes digitales para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales de la solicitud impugnada son similares a los sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia, en tanto en cuanto el término sistemas incluye tanto software como hardware. En consecuencia, si bien la finalidad y el público relevante pueden ser diferentes, estos productos enfrentados pueden tener la misma naturaleza y método de uso (hardware para el tratamiento de la información), así como coincidir en fabricante y canales de distribución.

En el mismo sentido, el software predictivo de información, con exclusión del software predictivo de información para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales, con excepción de los aparatos e instrumentos de selección de programas de televisión y otros programas, y con exclusión expresa de cualquier tipo de producto utilizado en relación con vehículos militares y vehículos todo terreno (militares o no) y cualquier tipo de producto con finalidad militar de la solicitud impugnada es similar a los sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia, dado que pueden coincidir en fabricante, canales de distribución, naturaleza y método de uso (software para el tratamiento de la información).

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de suministro, búsqueda, exploración y recuperación de información, sitios y otros recursos comerciales disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes electrónicas y de comunicaciones para particulares; organización del contenido de información suministrada a través de una red informática mundial y otras redes electrónicas y de comunicaciones de acuerdo con las preferencias del usuario; con exclusión de dichos servicios para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; todos estos servicios de la clase 35 sin relación con la facilitación de accesos (software) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet) de la marca impugnada no poseen puntos en común con los productos de la marca anterior sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia en clase 9. La naturaleza de los productos y servicios es diferente, así como su finalidad y método de uso. Además, los usuarios finales y canales de distribución de unos y otros difieren, no siendo tampoco habitual en el mercado que los fabricantes de los productos presten servicios relacionados con información comercial para particulares. Finalmente, no son complementarios ni están en competencia. Los productos y servicios son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 42

Los servicios de motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicación con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para su uso en conexión con servicios de suscripción a música en línea, software que permite al usuario reproducir y programar música y audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento y software con grabaciones sonoras musicales, audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento; facilitación de uso temporal a software en línea no descargable que permite al usuario programar audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas relacionados con el esparcimiento; prestación de servicios informáticos en línea, a través de una red informática global, que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento conforme sean emitidos; facilitación de motores de búsqueda informáticos para obtener datos en una red informática global con exclusión de los servicios de motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; explotación de motores de búsqueda con exclusión de los motores de búsqueda para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; servicios de información predictiva relacionados con la prestación de servicios informáticos  en línea que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento, con exclusión de los servicios de información predictiva para el tratamiento de la información, supervisión y control de procesos industriales; todos estos servicios de la clase 42 sin relación con la facilitación de accesos (software) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet) son similares en grado bajo a los sistemas para el tratamiento de la información, a saber, sistemas de supervisión y control de procesos industriales a distancia en clase 9, ya que pueden ser prestados por las mismas empresas tecnológicas y compartir, además, los mismos canales de distribución.

2. Público destinatario – grado de atención

Hx!

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares en diversos grados, están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención puede variar de medio a alto, en función del precio y el carácter especializado de los productos y servicios adquiridos.

3. Los signos

SHERPA	SHERPA  NEXT
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El elemento “SHERPA” incluido en ambos signos se asociará con un “guía o porteador en las expediciones de alta montaña en el Himalaya”. Dado que no es descriptivo, evocador o de algún otro modo débil para los productos y servicios pertinentes, es distintivo.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen “SHERPA”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca tanto en la EUIPO como en diversas oficinas nacionales de la Unión Europea. La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen “SHERPA”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

Por otro lado, el elemento “NEXT” incluido en el signo impugnado es un término inglés que será entendido por una parte del público destinatario como “que sigue; posterior”, mientras que no tiene ningún significado para el resto del público destinatario. En cualquier caso, puesto que no es descriptivo, evocador o de algún otro modo débil para los productos y servicios pertinentes, es distintivo.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente y fonéticamente, los signos coinciden en el elemento “SHERPA” situado al inicio de la marca impugnada y constituido por seis letras y dos sílabas. No obstante, se diferencian en el segundo elemento de ésta, es decir el término “NEXT”, formado por cuatro letras y una única sílaba, y que no tiene equivalente en el signo anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud visual y fonética.

Conceptualmente, en referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten, dado que los signos se asociarán con un significado similar en tanto en cuanto coinciden en el concepto del término “SHERPA”, los signos son conceptualmente similares en un grado que variará de medio a alto dependiendo de si el término “NEXT” posee o carece de significado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal también ha establecido el principio esencial de que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los productos y servicios impugnados son parcialmente similares en diversos grados y parcialmente diferentes a los productos de la parte oponente, y están dirigidos al público en general y a profesionales, con un grado de atención que variará de medio a alto. Además, el carácter distintivo de la marca anterior se considera normal dado que no posee ningún significado relacionado con los productos en cuestión.

Como se ha visto en la comparación de los signos, éstos son visual y fonéticamente similares en un grado alto, mientras que poseen un grado de similitud conceptual que variará  de medio a alto, en tanto en cuanto coinciden en el elemento “SHERPA”. Además, la marca anterior está totalmente reproducida al inicio del signo impugnado donde juega un papel distintivo independiente.

Adicionalmente, aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Este recuerdo imperfecto se da incluso en los casos en que el público despliega un nivel de atención más elevado (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56).

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre los mismos, por lo que el consumidor, en virtud del principio de interdependencia, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos similares y servicios similares en grado bajo tienen un mismo origen empresarial, particularmente al pensar que la marca impugnada es una mera variante de la marca anterior, dado que es posible que una empresa utilice para distinguir sus diferentes líneas de productos marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento común. Este argumento tendrá mayor peso si cabe para la parte del público que entienda el significado de “NEXT”.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados similares en diversos grados a los productos de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Marta GARCÍA COLLADO

Alexandra APOSTOLAKIS

Vanessa PAGE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).