OPOSICIÓN Nº B 2 356 718

SDAD COOP General Agropecuaria Acor, Pº de Isabel la Católica, 1, 47001 Valladolid, España (parte oponente), representada por Ipamark S.L., Paseo de la Castellana, 72-1º, 28046 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

DCOOP. S. COOP. And., Carretera de Córdoba, s/n, 29200 Antequera, España (solicitante), representado por Clarke Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, 12 – 1º Puerta 2 bis, 03002 Alicante, España (representante profesional).

El 14/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 356 718 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 584 132 . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 10 840 007  y en el registro de marca española nº 2 813 967 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 10 840 007.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE RESPECTO A LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 10 840 007

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; Biocombustible (Biodiesel, Biomasa); energía Eléctrica.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; Extractos de carne; Huevos.

Clase 30: Hielo.

Clase 31: Animales vivos; Flores, Alimentos para animales, Malta para elaborar cervezas y licores.

Clase 35: Servicios de publicidad, marketing y promociones publicitarias de productos agrarios y agroalimentarios; Servicios de importación exportación.

Clase 40: Servicios de reciclaje de basuras y desechos; transformación y tratamiento de residuos por procedimientos mecánicos y químicos y su clasificación. Servicios de transformación o tratamiento mecánico y químico de todo tipo de fluidos; tratamiento del agua. Servicios de producción de energía.

Clase 42: Servicios de análisis de laboratorio, investigación, desarrollo, e innovación de cultivos de productos agrarios y agroalimentarios.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 29: Aceitunas en conserva.

Las aceitunas en conserva impugnadas son los frutos del olivo sometidos a diversos procesos con el objetivo de alargar su conservación en estado nutricional óptimo.

Los productos del oponente en clase 29 son, como los impugnados, productos alimenticios. Sin embargo, esto no es suficiente para considerarlos similares. Los productos del oponente constituyen la materia prima para elaborar platos principales, mientras que las aceitunas en conserva han sido sometidas a una elaboración y suelen ser un aperitivo. Estos productos no comparten el modo de utilización. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta dentro de las grandes superficies son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Las aceitunas en conserva impugnadas tampoco son similares al resto de los productos del oponente. Los productos de la clase 4 son aceites y grasas para uso industrial, combustibles y materiales de alumbrado. El hielo de la clase 30 es agua helada que se utiliza para enfriar y los productos de la clase 31 son animales y plantas vivos, así como los alimentos para animales.

Las aceitunas en conserva impugnadas difieren de estos productos del oponente ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos productos están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que los producen son distintas. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Las aceitunas en conserva impugnadas tampoco son similares a los servicios del oponente. Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles.

Los canales de distribución de unos y otros son también distintos ya que los productos impugnados se comercializan en tiendas mientras que los servicios del oponente son prestados por empresas especializadas. En consecuencia, la División de Oposición considera que las aceitunas en conserva impugnadas no son similares a los servicios del oponente. Tampoco existe una relación de complementariedad entre ellos ni tienen el mismo destino por lo que tampoco son competidores. Por lo tanto, no son similares.

2. Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

El examen de la oposición continúa en base al restante derecho anterior, en relación al cual el solicitante pidió al oponente que presentase prueba de uso.

PRUEBA DEL USO DE LA MARCA ESPAÑOLA nº 2 813 967

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

Como se ha mencionado, el solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española n.º 2 813 967.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 25/03/2014. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 25/03/2009 al 24/03/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; queso, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

En el presente caso, la División de oposición centrará el examen de la prueba de uso a los aceites y grasas comestibles ya que serían los únicos productos para los que se podría encontrar una similitud en bajo grado con las aceitunas en conserva impugnadas. En efecto, ya se ha concluido en el apartado anterior que los productos oponentes carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; huevos no son similares a las aceitunas en conserva solicitadas. Los mismos criterios son aplicables a los restantes productos oponentes frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; queso, leche y otros productos lácteos. Aunque el uso quedara demostrado para estos productos, resultarían disimilares a los impugnados.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 27/03/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que, tras ser extendido, finalizaba el 27/07/2015. La parte oponente presentó pruebas el 01/06/2015 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• 53 facturas fechadas entre 23/10/2009 y 07/04/2015 de diversos productos alimenticios de la clase 29 así como de las clases 30 y 33. En el encabezamiento aparece la mención ‘ACOR’ y van dirigidas a clientes en España, Francia y Portugal.

• 25 páginas sueltas extraídas de cinco ejemplares de una publicación titulada ‘acor, revista de información agraria’ que reproduce el signo anterior  fechadas entre marzo-abril 2009 y octubre-marzo 2011.

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado por un mayor volumen o duración del uso.

El índice de la revista ‘Acor’ recoge artículos sobre las campañas de recolección de productos agrarios, la producción de combustibles ecológicos, los productos transgénicos, el régimen laboral de los trabajadores del campo o las actuaciones de la cooperativa ‘Acor’ en favor de sus miembros.

De la lectura de algunos artículos de la revista se desprende que ‘Acor’ es el nombre de una cooperativa agroalimentaria que difunde la publicación del mismo nombre a la atención de sus miembros y que comercializa en venta directa los productos de los cooperativistas. Los productos anunciados se ofrecen bajo diversas marcas como son: aceite  (en nueve ocasiones), o  (en una ocasión) o ‘Envasoliva’ o ‘Gran insignia.

Si bien es cierto que en la publicación titulada ‘acor, revista de información agraria’ se reproduce el signo anterior en relación a aceites, no existe en las facturas referencia alguna a aceites ‘ACOR’. Por lo tanto, no existen indicaciones sobre el alcance de uso de la marca en relación a aceites.

De las 53 facturas, 23 son posteriores al periodo relevante. Aunque los aceites están incluidos en la descripción de productos de las facturas, en ninguna de ellas aparece referencia explícita a aceites ‘ACOR’. De hecho, los aceites se comercializan bajo otras marcas, como ‘Oleo campo’ (en 22 facturas fechadas en el periodo relevante), ‘Envasoliva’ (en 3 facturas fechadas en el periodo relevante) o ‘Royal’. En ningún caso aparece aceite de oliva bajo la marca ‘acor’. La denominación ‘ACOR’ solo aparece en el encabezamiento de las facturas como nombre comercial y no como marca.

En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

«Una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene, por sí mismo, la finalidad de distinguir productos o servicios… Una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tienen por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe para "productos o servicios" en el sentido del artículo 5, apartado 1 de la Directiva», es decir, no se puede considerar que se utilice como marca (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497;13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156).

Por lo tanto, las facturas no prueban el uso de ‘ACOR’ como marca que identifica el origen comercial de los aceites vendidos por el oponente, sino como un nombre comercial que identifica a una empresa en el tráfico mercantil.

En consecuencia, la parte oponente no ha proporcionado indicaciones suficientes relacionadas con el alcance y la naturaleza del uso de la marca anterior.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE en relación a la marca española nº 2 813 967.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Fabian GARCIA QUINTO

Loreto URRACA LUQUE

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).