WIDERSPRUCHSABTEILUNG
WIDERSPRUCH Nr. B 2 426 560
Fox Holz Fußboden und Objektsysteme GesmbH, Molkereiweg 3, 4912 Neuhof
im Innkreis, Österreich, (Widersprechende), vertreten durch Puttinger Vogl
Rechtsanwälte GmbH, Claudistr. 5, 4910 Ried im Innkreis, Österreich
(zugelassener Vertreter)
g e g e n
Beck + Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, Deutschland
(Anmelderin), vertreten durch WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kaiser-
Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden, Deutschland (zugelassener Vertreter).
Am 24/11/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Der Widerspruch Nr. B 2 426 560 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.
VORBEMERKUNG
Mit Wirkung vom 01.10.2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr.
2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr.
2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV),
unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Alle Bezugnahmen zu UMV, DVUM
und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen zu den sich
aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn
ausdrücklich anders angegeben.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren der
Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 055 298, ein, und zwar gegen einige der Waren der
Klasse 19. Der Widerspruch beruht auf den österreichischen Markeneintragungen
Nr. 155 051 für die Wortmarke „FOX“, Nr. 156 130 für die Bildmarke
und Nr. 168 178 für die Bildmarke
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, sowie auf dem österreichischen Handels- und
Firmennamen „FOX HOLZ“. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b UMV und Artikel 8 Absatz 4 UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des
Widerspruchs geltenden Fassung, jetzt Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV) hat die
Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass
sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen
Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit
den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sie sich zur
Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte
Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine
Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre
lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen
Nachweises zurückgewiesen.
Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der
Marken, auf denen der Widerspruch beruht, den österreichischen
Markeneintragungen Nr. 155 051, Nr. 156 130 und Nr. 168 178 verlangt.
Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die früheren Marken
mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum
eingetragen waren.
Nachdem der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgewiesen wurde,
wurden der Widersprechenden am 22/06/2017 zwei Monate eingeräumt, um den
geforderten Benutzungsnachweis einzureichen.
Die Widersprechende hat bezüglich der Benutzung der älteren Marken, auf denen
der Widerspruch beruht, zu keiner Zeit einen Nachweis eingereicht. Sie hat
außerdem keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorgelegt.
Folglich ist der Widerspruch, soweit er auf diese älteren österreichischen Rechte
beruht, zurückzuweisen.
NICHT EINGETRAGENE MARKE ODER IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR
BENUTZTES ANDERES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV
Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht
eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten
Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den
Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:
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(a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke,
gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in
Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind
(b) dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer
jüngeren Marke zu untersagen.
Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive
Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die
Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den
Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen
Rechts aufstellt.
Gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in dem Verfahren vor dem Amt
den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich
relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das
Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.
Das Amt kann daher mutmaßliche Rechte, für die die Widersprechende keine
geeigneten Beweismittel einreicht, nicht berücksichtigen.
Gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV (in der zum Zeitpunkt des Beginns des
kontradiktorischen Teils geltenden Fassung) gibt das Amt der Widersprechenden
Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres
Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu
ergänzen, die bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift vorgelegt wurden; dazu
setzt das Amt eine Frist fest.
Gemäß Regel 19 Absatz 2 UMDV (in der zum Zeitpunkt des Beginns des
kontradiktorischen Teils geltenden Fassung) muss die Widersprechende innerhalb
der oben genannten Frist außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit
und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts einreichen und
den Nachweis erbringen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.
Am 26/01/2015 wurde der Widersprechenden für die Einreichung der vorgenannten
Unterlagen eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist
eingeräumt. Auf Antrag beider Parteien wurde die „Cooling-off“-Frist um 22 Monate
verlängert und die Widersprechende erhielt eine Frist bis zum 26/03/2017, um
Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen zur Stützung des Widerspruchs
einzureichen. Mit Schriftsatz vom 26/11/2015 erklärte die Anmelderin die Rücknahme
des Antrags auf Verlängerung, woraufhin der Widersprechenden eine neue Frist
gesetzt wurde. Diese Frist lief am 28/03/2016 ab.
Die Widersprechende legte fristgerecht am 29/03/2016 per Fax eine Stellungnahme
ein. Darin gibt sie an, dass die Marke von der Firma Fox Holz Fußboden und
Objektsysteme GmbH, die seit dem Jahr 1994 unter der Firmenbuchnummer FN
102002d ins österreichische Firmenbuch eingetragen ist und seit dem 22/08/1994
unter dieser Firma – unter Verwendung des Kennzeichens „Fox Holz“ firmiert,
benutzt wird. Die Widersprechende gibt an, zum Nachweis der Tätigkeit werde der
Jahresabschluss 2015 vorgelegt, woraus sich ein Betrag von 4,2 Mio Euro ergebe.
Sie gibt ferner an, folgende Unterlagen in Anlage beizufügen: Auszug aus ROMARIN
betreffend die Marke „Fox Holz“; Firmenbuchauszug Fox Holz Fußboden und
Objektsysteme GmbH; Ausdruck von der Homepage; Auszug aus dem
Jahresabschluss 2015 und eine Projektliste Akustikräume. Allerdings wurden dem
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Schriftsatz vom 29/03/2017 keinerlei Anlagen beigefügt. Die genannten Anlagen
reichte die Widersprechende erst mit Schriftsatz vom 04/04/2016, also verspätet, ein.
Am 28/04/2016 reichte die Widersprechende daher einen Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ein. Dieser wurde jedoch mit
Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 11/08/2016 zurückgewiesen, da die
Wiedereinsetzungsgebühr nicht gezahlt wurde.
Gemäß Regel 19 Absatz 4 UMDV (in der zum Zeitpunkt des Beginns des
kontradiktorischen Teils geltenden Fassung) lässt das Amt schriftliche Vorlagen oder
Unterlagen oder Teile davon unberücksichtigt, die nicht innerhalb der vom Amt
gesetzten Frist vorgelegt oder in die Verfahrenssprache übersetzt wurden.
Da die vorstehend erwähnten Beweismittel nicht berücksichtigt werden können,
konnte die Widersprechende nicht nachweisen, dass das Kennzeichen, auf das sich
der Widerspruch stützt, im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde.
Da eine der in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannten notwendigen Voraussetzungen
nicht erfüllt ist, ist der Widerspruch, soweit er diesen Grund betrifft, als unbegründet
zurückzuweisen.
KOSTEN
Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende
Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in
diesem Verfahren entstandenen Kosten.
Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV
(ehemals Regel 94 Absatz 3 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV,
gültig bis 01/10/2017) bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den
Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze
festzusetzen sind.
Die Widerspruchsabteilung
Lars HELBERT Sigrid DICKMANNS Claudia MARTINI
Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung
beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68
UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser
Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der
Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der
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Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser
Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst
als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch
eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Artikel 109
Absatz 8 UMV (ehemals Regel 94 Absatz 4 UMDV, gültig bis 01/10/2017) ist ein
solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung
einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der
Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet
worden ist.