OPPOSITION n° B 2 579 236

Krys Group Services S.A., Les Hédauves, Avenue de Paris, 78550 Bazainville, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 3, rue Auber, 75009 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Akris Prêt-à-Porter AG, Kalabinth 21, 9042 Speicher, Suisse (titulaire), représentée par Legi-Mark S.A.R.L., 102 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 13/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 579 236 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: 

Classe 9: Lunettes.

2.        La marque internationale n° 11 013 708 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        La titulaire supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 013 708, à savoir tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 543 841. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 3 543 841 sur laquelle  l’opposition est fondée.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

La date pertinente (première republication de l’enregistrement international contesté plus six mois) est le 19/06/2015. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/06/2010 au 18/06/2015 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 9: Lunettes ; montures de lunettes ; verres de lunettes.

Classe 44: Services d'opticiens.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 03/05/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/07/2016 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 06/07/2016 (dans le délai imparti) et ces preuves sont recevables, même si les documents ne sont pas numérotés contrairement aux assertions de la titulaire.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :

Documents fournis le 06/07/2016 :

• Publicités : Publicités avec des personnes connues en France, dont Michel Blanc, Antoine de Caunes ou Lambert Wilson, sur lesquelles apparaît le signe suivant : .
• Plans d’actions commerciales de 2011 à 2016 reproduisant le calendrier des communications pour chaque année.
• Catalogues distribués par l’opposante : catalogues sur lesquels les signes Krys et  sont reproduits, datés dans la période pertinente. Les catalogues montrent un large choix de grandes marques de lunettes et de lentilles en indiquant le prix de vente.
• Cahier des normes, version nº6 avril 2014- concept Krys- concernant les enseignes Krys. Ce document mentionne l’ensemble des règles de présentation et de disposition des points de vente (agencement intérieur et extérieur).
• Photographies des devantures des boutiques KRYS, dont certaines comportent les dates auxquelles elles ont été prises (2012/2013/2015). Photographies de l’agencement intérieur (le signe figuratif KRYS apparait sur les photographies).
• Photographies d’évènements sportifs (Le tour de France 2015, Océan Race 2012) sponsorisés par Krys.
• Etudes : étude réalisée par l’IFOP (décembre 2011) et études réalisées par Mediacom (entre 2011 et 2015), desquelles il ressort que l’enseigne Krys apparaît dans les trois premières enseignes d’opticiens les plus citées (réponse spontanée ou assistée).
• Tableau listant les magasins Krys présents en France.
• Copies d’écrans du site internet www.krys.com indiquant la présence des magasins Krys dans différentes villes de Belgique, le document est daté du 04/07/2016, soit, en dehors de la période pertinente.
• Décisions rendues par l’INPI et l’EUIPO statuant sur des oppositions entre des tiers.

Documents fournis le 23/03/2016 pour étayer la renommée:

• Photographies d’évènements sportifs sponsorisés par KRYS ;
• Décision rendue par L’EUIPO entre des tiers ;
• Photographies des devantures des boutiques KRYS ;
• Plaquette commerciale : indiquant 872 magasins en France et DOM-TOM, au 31/12/2015 ;
• Affiches et brochures.

Certains documents montrent que le lieu de l’usage est principalement la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (« le français »), de la devise mentionnée dans les catalogues (« Euro »). Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

Les documents présentés, à savoir les brochures, les photographies et les études réalisées par des sources indépendantes, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (arrêts du 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57 et 58; et du 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). En outre, comme le souligne l’opposante, ces catalogues sont disponibles dans ses magasins.

La présence de la marque dans des évènements sportifs et les efforts de communication de l’opposante pour la promouvoir démontrent sa présence sur le marché de l’optique. Cette présence est corroborée par les études de marché réalisées par des sources indépendantes qui positionnent le signe KRYS parmi les trois premiers signes les plus cités de ce marché.

Par ailleurs, les preuves fournies par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure font principalement référence à la France. La portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas. Dès lors qu’il existe 872 magasins KRYS en France, la division d’opposition estime que la portée géographique est suffisante.

Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Selon l’article 15, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 15 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

En l’espèce, la marque antérieure est la marque verbale KRYS. Elle est mentionnée en tant que telle dans certains documents. Dans les autres documents fournis par l’opposante, la marque est représentée sous la forme figurative suivante :  ou . La division d’opposition constate que l’élément figuratif a un caractère essentiellement décoratif et ne modifie pas le caractère distinctif de la marque verbale.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

En effet, l’utilisation d’une enseigne peut être considérée comme l’utilisation d’une marque dès lors que l’utilisation du signe établit un lien entre l’enseigne et les services fournis. En l’espèce, la division d’opposition considère que les brochures destinées au public permettent d’établir un lien entre les services d’opticiens fournis par l’opposante et la marque KRYS.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure, à savoir les produits compris dans la classe 9 (lunettes ; montures de lunettes ; verres de lunettes). Les documents mentionnent ces produits, toutefois ils ne sont pas commercialisés sous le signe KRYS, comme le soutient l’opposante.

Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:

Classe 44: Services d'opticiens.

Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits et services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 44: Services d'opticiens.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 9: Lunettes

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il existe un lien entre ces produits compris dans la classe 9 (Lunettes) et les services compris dans la classe 44 (Services d'opticiens). Ces produits et services sont similaires car ils sont complémentaires et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme plus élevé que moyen, eu égard à la nature spécialisée des produits/services (produits destinés à corriger les défauts et les défiances de la vue, parfois sur prescription médicale), la fréquence d’achat et au prix des produits/services.

3. Les signes

KRYS	AKRIS
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les lettres Y et I sont prononcées de manière identique par le public qui parle le français. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.

La marque antérieure KRYS et le signe contesté AKRIS sont dépourvus de signification pour le public qui parle le français et sont dès lors distinctifs.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres K,R,S. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre Y dans la marque antérieure et de la lettre I dans le signe contesté, ainsi que par la présence de la première lettre A dans le signe contesté, laquelle n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En conséquence, les signes présentent visuellement un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « KRYS »/ « KRIS », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la première lettre « A » du signe contesté. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits et services sont similaires. Les signes présentent d’importantes coïncidences visuelles et phonétiques dues à leur séquence commune « KR(Y/I)S ». En outre les signes n’ont aucune signification pour le public pertinent de sorte que cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Les différences phonétiques sont limitées au seul son de la lettre A dans le signe contesté. Les différences visuelles résultant de la lettre Y dans la marque antérieure et des lettres A et I dans le signe contesté ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

Dès lors, même si le niveau d’attention du public est élevé, les coïncidences entre les signes sont suffisantes pour conclure que le public du territoire pertinent pourrait confondre les marques en présence.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 3 543 841 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Marine DARTEYRE

Julie GOUTARD

Loreto URRACA LUQUE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).