OPPOSITION n° B 2 606 559

Merci Alfred, 13 Boulevard de Rochechouart, 75009 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Running with Crayons Ltd, 35 Black Horse Lane, Swavesey, Cambridge, Cambridgeshire CB24 4QR, Royaume-Uni, (demanderesse), représentée par Birketts LLP, 24-26 Museum Street, Ipswich, Suffolk IP1 1HZ, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 23/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 606 559 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 371 322 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 371 322. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 162 227. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; ordinateurs. Supports multimédia (supports magnétiques, optiques, d'images et de sons ; logiciels). Appareils téléphoniques ; appareils radiotéléphoniques. Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images ; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données ; lecteurs de cartes mémoires, cartes vidéo, cartes son, cartes télévision, cartes pour jeux électroniques (conçus pour être utilisés avec des récepteurs téléphoniques) ; tablettes graphiques, stylets graveurs, souris, scanneurs, graveurs, imprimantes d'ordinateurs, écrans et claviers d'ordinateurs. Haut-parleurs. Microphones. Caméras vidéo. Photocopieurs, télécopieurs. Cédéroms. Lecteurs MP3. Housse de protection pour les appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images et pour les ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

Classe 38: Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d'accès à des bases de données ; fournitures d'accès à des catalogues électroniques ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseau Internet ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images par réseaux informatiques, par réseaux Internet, par voie télématique, via de bases de données ou via des centres serveurs de bases de données informatiques, télématiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet ; services de transmission de données, avec code d'accès ; services de transmission d'informations contenues dans des bases et des banques de données, de sons et d'images ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des blogs sur Internet ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Services de messagerie électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de radiotéléphonie mobile.

Classe 41: Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; services de reportages photographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de prêts ou de locations de jeux ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres, de périodiques, de cartes, d'illustrations, de revues, de journaux en ligne ; micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de soirées et d'opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement ; informations en matière de sport, de spectacles et de loisirs ; informations en matière de divertissement dans les domaines de la musique, des films et de la mode ; services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services d'imagerie numérique ; services de reporters ; agence d'illustrations ; réalisation (conception) d'animations d'images ; production, réalisation (conception) et duplication de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques, télévisés ou accessibles sur réseaux informatiques ou Internet ; production de films publicitaires.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Logiciels; Logiciels interactifs; Logiciels d'applications; Logiciels pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques numériques portables; Logiciels téléchargeables; Publications électroniques.

Classe 42: Services des technologies de l'information; Conception et développement de logiciels; Installation, mise à jour et entretien de logiciels; Services d'assistance en matière de logiciels (y compris services d'assistance en ligne et interactive); Prestation de services informatiques pour logiciels; Services de fournisseurs d' hébergement infonuagique; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; Fourniture de services de productivité et de conciergerie numérique afin de permettre aux utilisateurs d'ordinateurs, de tablettes électroniques et de dispositifs mobiles d'accroître la productivité, de coordonner efficacement des services et des activités, de conduire des recherches, et d'interagir avec des plateformes de médias sociaux et des bases de données en ligne basées sur les préférences géographiques de l'utilisateur et les antécédents d'utilisation; Services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces  produits et services.

L’expression « y compris » utilisée dans la liste de services en classe 42 de la demanderesse indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les produits contestés Logiciels; Logiciels interactifs; Logiciels d'applications; Logiciels pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques numériques portables; Logiciels téléchargeables se retrouvent à l’identique ou sont inclus dans les logiciels (programmes enregistrés) de la marque antérieure. Par conséquent, il convient de conclure à une identité.

Les produits contestés publications électroniques sont similaires aux services de l’opposante en classe 41 publication électronique de livres, de périodiques, de cartes, d'illustrations, de revues, de journaux en ligne car il s’agit de produits et services complémentaires, destinés au même public et ayant la même origine commerciale.

Services contestés dans la classe 42

Les fabricants de logiciels tels que revendiqués par l’opposante fournissent fréquemment des services liés aux logiciels et des services informatiques, tous ces services étant inclus dans les services des technologies de l'information contestés. En conséquence, en dépit du fait que la nature de ces produits et services n’est pas la même, les utilisateurs finaux et les fabricants/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ces sont des produits et services complémentaires. C’est pourquoi les services des technologies de l'information contestés et les logiciels (programmes enregistrés) de la marque antérieure sont considérés comme similaires.

Les services contestés Services de fournisseurs d'hébergement infonuagique; Fourniture de services de productivité et de conciergerie numérique afin de permettre aux utilisateurs d'ordinateurs, de tablettes électroniques et de dispositifs mobiles d'accroître la productivité, de coordonner efficacement des services et des activités, de conduire des recherches, et d'interagir avec des plateformes de médias sociaux et des bases de données en ligne basées sur les préférences géographiques de l'utilisateur et les antécédents d'utilisation sont liés aux services de télécommunications en classe 38 de l’opposante. Les services contestés sont des services destinés aux réseaux de télécommunication afin notamment de permettre aux utilisateurs d’accéder à ceux-ci. Les services contestés et les services de l’opposante coïncident dans leur nature complémentaire. En outre, ils peuvent suivre les mêmes canaux de distribution et ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires de services. Dès lors, ces services sont similaires.

Les services contestés d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités peuvent être offerts par les producteurs respectivement les fournisseurs de logiciels en classe 9, de services de télécommunications en classe 38, tels que ceux protégés par la marque antérieure. Ces produits et services sont complémentaires, s’adressent au même public et peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Ces produits et services sont similaires.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de l’informatique. Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé dépendant de la nature exacte, de l’objet ou du prix des produits et services.

3. Les signes

MERCI ALFRED	ALFRED
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure et le signe contesté sont des signes verbaux. Dans les deux cas, le terme « ALFRED » sera perçu par l’entier du public comme un prénom, dès lors que celui-ci est largement répandu en France et constitue une unité verbale indépendante dans chaque signe.

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) ou nettement plus distinctif que les autres.

Cependant, il convient de noter que dans la marque antérieure le terme « ALFRED » prime légèrement sur le terme « MERCI », dans la mesure où ce dernier met en évidence celui qui est remercié, à savoir « ALFRED ».

Sur le plan visuel, les signes coïncident sur l’élément verbal « ALFRED », qui est distinctif et totalement individualisé dans chaque signe.

Les signes diffèrent par le terme « MERCI » dans la marque antérieure, qui a été considéré d’importance légèrement secondaire par rapport au terme « ALFRED ».

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du mot « ALFRED », présent dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité du mot «MERCI» de la marque antérieure, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque antérieure.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Partant, le public français percevra le terme « ALFRED » de la marque antérieure et le signe contesté dans son ensemble comme le même prénom masculin distinctif.

Le terme « MERCI » de la marque antérieure sera lui aussi doué de sens pour le public pertinent et, comme vu précédemment, sera légèrement moins impactant que le terme « ALFRED », dès lors qu’il met en évidence ce dernier. En effet, dans son ensemble la marque antérieure sera perçue comme un « remerciement adressé à un certain Alfred ».

Par conséquent, les signes contiennent une coïncidence sémantique et présentent un degré moyen de similitude.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun l’élément distinctif et indépendant « ALFRED ».

Les signes ne diffèrent que par l’élément additionnel « MERCI » de la marque antérieure. Par ailleurs, ce terme a été jugé légèrement moins impactant que l’élément commun « ALFRED », qu’il met en évidence. La perception que l’on a du mot « MERCI » est en effet quelque peu élogieuse des produits et services (ou du producteur) appelé(s) « ALFRED » puisqu’ils méritent le remerciement de leurs consommateurs.

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure de neutraliser les similitudes marquantes et exclure un risque de confusion. En d’autres termes, la présence du seul élément verbal additionnel « MERCI » n’éclipse en aucun cas l’élément commun « ALFRED » qui est totalement distinctif et individualisé dans chaque signe.

Le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure protégeant une nouvelle gamme de produits ou services. Ainsi, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Dans ses observations, la demanderesse fait valoir la coexistence des signes sur le marché.

À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’ «…il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.

Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l’Union, comme un indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion.

Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées.

Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.

En outre, il convient de rappeler que la période précédant le dépôt du signe contesté ne saurait être prise en compte. En effet, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.

Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 162 227 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).