OPOSICIÓN Nº B 2 650 094
Anuntis Segundamano, S.L., Parque Ofic. Sant Cugat Nord – Pl. Xavier Cugat, s/n,
08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona), España (parte oponente), representada por J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, España (representante profesional)
c o n t r a
TurnKey Solutions, Corp., Suite 307, 445 Union Blvd., Lakewood CO 80228, Estados Unidos de América (titular), representado por Bardehle Pagenberg Partnerschaft Mbb Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Alemania (representante profesional).
El 25/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n.° B 2 650 094 se estima para todos los productos y servicios impugnados.
2. Al registro internacional n.° 1 244 778 se le deniega, en su totalidad, la protección respecto a la Unión Europea.
3. El titular carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios del registro internacional que designa la Unión Europea n.° 1 244 778. La oposición está basada en el registro de marca española n.° 2 967 133. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.
- Los productos y servicios
Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:
Clase 38: Telecomunicaciones; comunicaciones por terminales de ordenador; mensajería electrónica; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, comunicaciones por redes de fibras ópticas; servicios de acceso a una red informática mundial, servicios que permiten el acceso a una red mundial de informática.
Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; creación, programación y mantenimiento de páginas web, sitios web y portales para terceros, hosting de sitios de computadora, diseño, instalación, alquiler y mantenimiento de software, programación de ordenadores para internet y para buscadores de internet, suministro de motores de búsqueda para internet.
Los productos y servicios impugnados son los siguientes:
Clase 9: Software, a saber, software de automatización de pruebas en el marco del desarrollo de aplicaciones y aplicaciones de gestión del ciclo de vida, software de planificación de recursos empresariales, de gestión de las relaciones con la clientela y de soluciones comerciales críticas; software, a saber, prueba de software para automatizar la creación y el mantenimiento de pruebas funcionales de aplicaciones de software empresarial.
Clase 42: Software como servicio (SaaS), a saber, software de automatización de pruebas en el marco del desarrollo de aplicaciones y aplicaciones de gestión del ciclo de vida; software como servicio (SaaS) para la planificación de recursos empresariales, la gestión de las relaciones con la clientela, y para soluciones comerciales críticas; software como servicio (SaaS), a saber, software de prueba para automatizar la creación y el mantenimiento de pruebas funcionales de aplicaciones de software empresarial.
Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios de la solicitud impugnada a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.
El término «a saber», empleado en la lista de productos y servicios del titular para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los productos y servicios específicamente señalados.
Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Productos impugnados de la clase 9
Los productos impugnados software, a saber, software de automatización de pruebas en el marco del desarrollo de aplicaciones y aplicaciones de gestión del ciclo de vida, software de planificación de recursos empresariales, de gestión de las relaciones con la clientela y de soluciones comerciales críticas; software, a saber, prueba de software para automatizar la creación y el mantenimiento de pruebas funcionales de aplicaciones de software empresarial son similares a los servicios de telecomunicaciones designados en la clase 38 de la marca anterior, puesto que tienen el mismo objeto, se dirigen al mismo público y coinciden en los canales de distribución. Adicionalmente, estos productos y servicios resultan complementarios.
El titular alega que los productos impugnados se refieren a un programa de ordenador altamente complejo y, por tanto, difieren del carácter general de los servicios de la clase 38 protegidos por la marca anterior. Sin embargo, la similitud existente entre los productos y servicios mencionados arriba no se ve afectada por la especificidad de los productos de software descritos en la marca impugnada. En consecuencia, la alegación del titular se desestima.
Servicios impugnados de la clase 42
Los servicios impugnados software como servicio (SaaS), a saber, software de automatización de pruebas en el marco del desarrollo de aplicaciones y aplicaciones de gestión del ciclo de vida; software como servicio (SaaS) para la planificación de recursos empresariales, la gestión de las relaciones con la clientela, y para soluciones comerciales críticas; software como servicio (SaaS), a saber, software de prueba para automatizar la creación y el mantenimiento de pruebas funcionales de aplicaciones de software empresarial se incluyen en la categoría más amplia de los servicios de hosting de sitios de computadora, diseño, instalación y mantenimiento de software protegidos en la marca anterior. Por tanto, son idénticos.
El titular manifiesta que la alta especificidad de los servicios designados por las marcas en conflicto dificulta la posibilidad de establecer un riesgo de confusión. En particular, el titular señala que el oponente ofrece servicios de creación de páginas web para impulsar la imagen y posicionamiento de un local automotriz. Ahora bien, la descripción de los servicios en la clase 42 del oponente no hace referencia a ningún propósito concreto ni limita su aplicación a una actividad particular. Por el contrario, la descripción de servicios de la marca anterior alberga, inter alia, las actividades de alojamiento de páginas web, diseño, instalación, alquiler y mantenimiento de software, con carácter general. En consecuencia, el argumento del titular carece de fundamento y se desestima.
- Público destinatario – grado de atención
Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.
Los servicios de telecomunicaciones de la marca anterior están dirigidos al público en general y a los profesionales, mientras que los servicios de hosting de sitios de computadora, diseño, instalación y mantenimiento de software de la marca anterior, así como los productos y servicios impugnados, son productos y servicios especializados dirigidos sólo a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. En tal caso, la definición de público destinatario debe ajustarse a una lista más específica, y el riesgo de confusión deberá ser apreciado únicamente por profesionales (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).
El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los productos y servicios adquiridos.
- Los signos
| CARFACTORY |
cFactory
|
|
Marca anterior |
Marca impugnada |
El territorio de referencia es España.
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ninguna de las marcas tiene un significado en el territorio de referencia. Ahora bien, el público relevante percibirá la marca anterior como la combinación de las palabras extranjeras ‘CAR’ y ‘FACTORY’, y entenderá su significado global como ‘fábrica de coches’, puesto que la primera es una palabra inglesa muy básica y la segunda es muy parecida a la palabra equivalente en español, ‘factoría’, que se define como ‘fábrica o complejo industrial’ (información extraída del Diccionario de la lengua española el 18/05/2017). Dado que estos elementos no son descriptivos, evocadores o, de algún otro modo, débiles para los servicios pertinentes, son distintivos.
Por lo que respecta a la marca impugnada, el público relevante percibirá la combinación de dos elementos verbales, la letra ‘C’ y la palabra inglesa ‘FACTORY’, con el significado indicado arriba. Dado que los productos y servicios en cuestión están orientados a la gestión de asuntos relacionados con las empresas, el elemento ‘FACTORY’ se percibirá como débil para los mismos y, en consecuencia, tendrá un impacto limitado en la valoración de las marcas.
Como señala el titular, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el inicio de un signo cuando ven una marca. Ahora bien, debe recordarse también que esta consideración no puede prevalecer en todos los casos y no puede, en ningún caso, socavar el principio de que un examen de la similitud de los signos debe tener en cuenta la impresión global producida por dichos signos. Tal y como se verá a continuación, en el presente caso, la coincidencia en la letra inicial de las marcas, ‘C’, así como en la casi totalidad de las letras restantes que las componen, tiene una relevancia significativa en la similitud de los signos.
Adicionalmente, las marcas enfrentadas consisten en vocablos largos donde las pequeñas diferencias pueden, a menudo, dar lugar a una impresión general similar, puesto que el público percibe menos las diferencias que, además, en el presente caso recaen en letras idénticas (repetidas) a las contenidas en los vocablos.
Visual y fonéticamente, los signos coinciden en la secuencia de letras y sonidos ‘C**FACTORY’. No obstante, se diferencian en la segunda y tercera letras de la marca anterior, en concreto en el sonido de las letras ‘A’ y ‘R’, que no tienen equivalentes en la marca impugnada. En definitiva, ambas marcas consisten en cuatro sílabas (CAR-FAC-TO-RY / C-FAC-TO-RY) y sólo se diferencian fonéticamente en el sonido de la primera, tal y como apunta el titular; si bien, esta diferencia es sólo parcial desde una perspectiva visual, puesto que la primera sílaba de las marcas comienza con la misma letra, ‘C’. En consecuencia, dado que se trata de signos largos (diez letras la marca anterior y ocho letras la marca impugnada) que coinciden en la mayor parte de sus letras y sonidos, la diferencia en las letras y sonidos adicionales que contiene la marca anterior no es óbice para que las mismas tengan un ritmo y entonación semejante.
Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual y fonético alto.
Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. En este sentido, ambas marcas se percibirán por el público relevante como el resultado de la combinación de dos elementos. Dado que los signos se asociarán con un significado idéntico en cuanto a la palabra coincidente ‘FACTORY’, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio.
Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.
- Carácter distintivo de la marca anterior
El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.
El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.
En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.
- Apreciación global, otros argumentos y conclusión
El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.
Los productos y servicios de la marca impugnada son parcialmente idénticos y parcialmente similares a los servicios de la marca anterior. El carácter distintivo de la marca anterior es normal.
Los signos son visual y fonéticamente similares en grado alto dado que se trata de signos largos que coinciden en la mayor parte de sus letras, dispuestas en el mismo orden. Conceptualmente, ambas marcas se percibirán como la combinación de dos elementos, coincidiendo en el segundo y resultando similares en grado medio.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ello es así también en el caso del público profesional relevante y aun cuando el grado de atención sea alto.
En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— (que no una ‘abreviación’ como plantea el titular) configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.
Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española n.° 2 967 133. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos y servicios.
COSTAS
De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que el titular es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
| Vanessa PAGE
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Marta GARCÍA COLLADO | Richard BIANCHI
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De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).