DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 2 232 851
Paglieri S.p.A., Strada Statale per Genova, km 98, 15122 Alessandria, Italia
(opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152
Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Pyke S.r.l., Via Fontana, 25, 20122 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da
Barzano' & Zanardo, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante
professionale).
Il 19/10/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 232 851 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.
L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della
domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 698 446 “ ”, vale
a dire contro alcuni prodotti compresi nelle classi 3, 16 e 35. L’opposizione si basa
sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 196 693 “ ”.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e l’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 2 di 13
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti e servizi
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per
pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli dentifrici.
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3: Saponi; profumeria, prodotti di profumeria, prodotti da toelette;
cosmetici; necessaire per la cosmesi; prodotti per la cura e la bellezza
delle pelle e del corpo; olii essenziali; lozioni per la cura e la bellezza
dei capelli; unghie; autoadesivi per disegni sulle unghie; smalti per
unghie; ciglia posticce; prodotti per la rasatura; prodotti per la
depilazione; preparati cosmetici per trattamenti dimagranti; incenso;
pot-pourri profumati; prodotti per profumare la biancheria.
Classe 16: Salviette di carta per togliere il trucco.
Classe 35: Vendita on-line di prodotti cosmetici, prodotti per la cura della
bellezza; servizi di vendita all'asta; approvvigionamento per conto
terzi; raggruppamento di prodotti per conto terzi ovvero prodotti
cosmetici, prodotti per la cura della bellezza e pubblicazioni, in modo
da consentire ai clienti di vedere (anche in un negozio, in uno spazio
espositivo a scopo commerciale, su un catalogo commerciale
generale o su un sito internet) ed acquistare questi prodotti tramite
qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di vendita on-line
o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio e all'ingrosso
per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti relativi alla cura della
bellezza.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione
(ad esempio, cosmetici nella classe 3 sono contenuti in entrambe le liste). Per motivi
di economia procedurale, la divisione Opposizione non procederà a una
comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame
dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati
fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo
migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti e servizi che si presumono identici sono diretti si al
grande pubblico a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di
attenzione sia medio.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 3 di 13
c) I segni
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di
accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per
verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore
capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il
pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che
riguardano solo gli elementi non distintivi.
Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola “Cléo”
rappresentata in lettere stilizzate di colore grigio, sottolineate e con accento acuto
nella lettera “e”. Le lettere che formano il suddetto termine presentano, nella loro
diposizione, una leggera inclinazione dal basso verso l’alto procedendo da sinistra
verso destra.
Il marchio impugnato, è un marchio figurativo composto da un solo termine
“CLIOMAKEUP”, rappresentato in lettere maiuscole di vari colori e diversa intensità.
L’elemento “Cléo” del marchio anteriore è inteso da una parte sostanziale del
pubblico dell’Unione europea come un nome femminile, comunemente utilizzato
come abbreviazione di Cleopatra, oppure di Cleophus, Cleora e Cleola. Non essendo
descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere
distintivo.
Riguardo il marchio impugnato, pur essendo composto da un unico elemento
verbale, i consumatori di riferimento lo scomporranno in elementi che suggeriscono
loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
§ 58). Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio
impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo “CLIO” inteso per una parte
sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile o che si
riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della storia); e da un elemento
verbale non distintivo o debole, “MAKEUP”. Quest’ultimo sarà percepito come le
parole inglesi “MAKE UP” comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri come
sinonimo di trucco, e dato che i prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a “cosmetici o
prodotti e servizi relativi alla cura della bellezza”, questo elemento si considera non
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 4 di 13
distintivo (in alcuni casi meno distintivo) rispetto a “CLIO” poiché descrive i prodotti
come tale, una caratteristica degli stessi o allude all’idea generale di prodotti di
bellezza.
Per la ridotta parte del pubblico per la quale “Cléo” o “CLIO” non hanno significato
questi elementi sono distintivi.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere “C-L-*-O”. Tuttavia, essi differiscono
nella terza lettera, “é” del marchio anteriore con accento vs. “I” del marchio
impugnato e l’elemento non distintivo/debole “MAKEUP” del marchio impugnato,
nonché nella loro lunghezza (quattro lettere nel marchio anteriore contro dieci lettere
nel marchio contestato), struttura, stilizzazione e colore delle lettere, così come
nell’elemento grafico del marchio anteriore.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in
diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono
delle lettere “C-L-*-O”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia
differisce nel suono della lettera “é” del marchio anteriore vs. “I” del marchio
impugnato (ad eccezione di alcuni paesi, come i paesi di lingua inglese, dove la
pronuncia di “Cleo” e “CLIO” è identica). La pronuncia differisce anche nel suono
delle lettere che formano l’elemento (non distintivo/debole “MAKEUP”) del marchio
impugnato. I marchi presentano un diverso numero di lettere e sillabe il che influenza
in modo significativo il loro ritmo e intonazione.
Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che, per una parte sostanziale del
pubblico, entrambi i marchi saranno percepiti come diversi nomi femminili, i segni,
per questa parte del pubblico, non sono concettualmente simili.
Per la ridotta parte del pubblico restante, poiché una parte del marchio impugnato,
“MAKEUP”, sarà associata ad un significato, i marchi anche in questo caso non sono
concettualmente simili. Tuttavia, tale differenza sarebbe da valutare nel contesto del
ridotto (o nullo) carattere distintivo di tale elemento.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un
elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato
fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i quali e stato registrato, vale a dire,
saponi, bagnoschiuma e cosmetici. La rivendicazione deve essere adeguatamente
valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve
essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.
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Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere
distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato
carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più
ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opponente ha depositato la seguente documentazione:
Allegato 1: Estratto della banca dati EUIPO – eSearch con informazioni sulla
registrazione del marchio “Cléo”, datato 08/01/2017;
Allegato 2: Dichiarazione ex articolo 28(8), datata 03/2016, al fine di vedere
inclusi nell’ambito di protezione della registrazione dell’Unione Europea
n. 8 196 693 i prodotti che, pur facenti parte dell’elenco alfabetico della
classificazione vigente al momento del deposito, sono stati ritenuti da essere al
di fuori del significato letterale della titolazione della classe 3, rivendicata
all’epoca del deposito stesso. Ricevuta da parte dell’EUIPO datata 24/09/2016;
Allegato 3: Decisione datata 22/08/2006 emessa dall’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI) (CLEO vs CLIO). In questo caso entrambi i marchi
sono denominativi e non vanno accompagnati di altri elementi differenziatori;
Allegato 4: Estratto dall’ l’enciclopedia collaborativa www.wikipedia.org,
riguardo il nome Cleo, in inglese, datato 08/01/2017;
Allegato 5: Varie pagine dal sito web ufficiale dell’opponente www.paglieri.it,
che riportano l’evoluzione e la storia dell’azienda dalla sua fondazione in poi.
Una delle pagine dedicata agli anni ottanta mostra la linea di prodotti ‘Cléo’,
con fotografie dei seguenti prodotti: bagno al latte, crema fluida e latte sapone;
Allegato 6: Documenti privati, non firmati, dove sono indicati tutti i quantitativi
venduti con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società
acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto, dal
2008-2015. Un riassunto di questi dati viene riportato nella seguente tabella:
Allegato 7: Campione delle fatture citate nel precedente allegato. Nelle fatture
i prodotti a marchio “Cléo” vengono indicati con il codice “CL” riguardo i
seguenti prodotti: crema extra idratante, nutriente, doccia, sapone liquido,
bagno schiuma, mousse. I nomi di alcuni distributori, come ad esempio,
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 6 di 13
Auchan, Bennet, Pam, Coop e Carrefour vengono elencati insieme ai loro
indirizzi in diverse città di Italia;
Allegato 8: Sondaggio “Paglieri Body Wash”, condotto nel novembre 2015,
avente ad oggetto il riconoscimento del marchio “Cléo” nel mercato e condotto
dalla società Winkle. Secondo tale studio “il marchio non è tra quelli top of
mind, il 5% delle persone intervistate lo include in modo spontaneo tra i marchi
di saponi e bagnoschiuma conosciuti, mentre il 75% degli intervistati lo dichiara
tra quelli conosciuti alla vista di una lista dei maggiori brand presenti sul
mercato italiano. Nella tavola a pagina 6 dell’estratto prodotto relativa all’uso
dei prodotti a marchio CLEO, il 60% dichiara di averli utilizzati almeno una
volta, dato che prova da solo la diffusione del marchio anteriore di Paglieri.
Tuttavia, il campione statistico non è chiaro, non viene specificato il paese nel
quale si è fatto il sondaggio e nemmeno il totale di persone intervistate. Per
tanto, non si può trarne una conclusione esatta di questo documento;
Allegato 9: Screenshot di data 09/01/2017 dello spot “Cléo”, al Festivalbar
2007 riguardo lo spot pubblicitario del marchio “Cléo” del 1985 rispetto a bagno
al latte (spot disponibile nella pagina web: https://www.youtube.com/watch?
v=TUw0F9IJwK4);
Allegato 10: Due fotografie riguardanti la sponsorizzazione di eventi come
“Miss Muretto 2008” (dove appaiono diversi prodotti “Cléo” tra i quali, scrub
viso e mousse detergete;
Allegato 11: Estratti di quattro articoli datati 2008 riguardanti lo spot di 15” che
era on air dal 6 luglio 2008 sui canali Mtv italia, mtv Hits, mtv Gold e Mtv Pulse
del prodotto “Cleo Doccia Crema”. Gli articoli sono presenti rispettivamente
sulle testate Adv Express, Pubblico Today, Pubblicità Italia e Daily Net.
Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione
conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio
anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato
fatto.
La Divisione d’Opposizione non può negare che del marchio dell’Unione europea
n. 8 196 693, “ ” sia stato fatto un uso in certa misura, negli anni antecedenti
la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione.
Tuttavia, ciò non determina necessariamente l’esistenza di un più elevato carattere
distintivo.
La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo
acquisito mediante l'uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di
fattori.
Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le
qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di
qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata
dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per
promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni
delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 23).
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Riguardo agli spot pubblicitari e le rassegne stampa contenuti negli allegati 9, 10 e
11, essi da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del
grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato.
Il settore in cui opera l’opponente e in cui è stato utilizzato il marchio sul quale si
basa l’opposizione, ovvero quello dei prodotti per la cura della bellezza e in
particolare del corpo come, ad esempio, creme, saponi, detergenti per la doccia, è
un settore dove il numero di operatori economici, e quindi di concorrenti, è assai
elevato. La Divisione d’Opposizione rileva come l’opponente non abbia fornito alcun
documento completo relativo alla quota di mercato detenuta dal marchio “Cléo”
rispetto ai prodotti rilevanti con rispetto alle vendite totali di questi tipi di prodotti in
Italia, per anno. Dai documenti dell’opponente non è possibile eseguire una
comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in Italia in questo settore.
Manca, ad esempio, nel documento “Paglieri Body Wash” di winkle (allegato 8), un
elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di stabilire l’acquisto
mediante l’uso di un maggior carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un
settore del mercato, quello dei prodotti di bellezza e in particolare della cura del
corpo, che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un
numero esorbitante di marchi. Tra l’altro, nello studio non vengono specificati i
dettagli del campione statistico utilizzato. Non è chiaro se lo studio sia stato condotto
nel territorio rilevante e nemmeno quante persone formino parte di quest’indagine.
Pertanto, effettivamente, non si può trarne una conclusione esatta in merito alla
porzione di mercato riguardante il marchio in oggetto.
I documenti che provengono dall’impresa dell’opponente hanno pertanto un valore
probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti terze, non sono
sufficienti al fine di considerare incontrovertibilmente il marchio anteriore come un
segno che goda di un elevato carattere distintivo.
In particolare, le varie pagine dal sito web ufficiale dell’opponente e le tabelle
contenenti i quantitativi venduti (anche se con riferimento di fattura, data di emissione
della stessa, società acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto
venduto, dal 2008-2015) di cui all’allegato 6, oltre a non essere firmate, provengono
direttamente da dipendenti operanti all’interno della struttura societaria
dell’opponente.
Come già rilevato sopra, dall’insieme delle prove è possibile dedurre che il marchio
dell’opponente sia stato usato in certa misura, in Italia. Tuttavia, dalla
documentazione appena menzionata non è possibile evincere se il marchio anteriore
abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la maggior parte degli
elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e affermazioni che o
provengono da fonti non indipendenti o non sono completi o non si riferiscono al
periodo rilevante.
Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione e rassegne stampa, essi non
forniscono informazioni circa l’uso del marchio per tutti i prodotti rilevanti. Inoltre, lo
spot contenuto nell’allegato 9 è fuori del periodo rilevante. Queste prove non
apportano informazioni rilevanti circa il grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante
del marchio anteriore. L’unica eccezione è rappresentata dall’allegato 8, che
concerne il sondaggio condotto dall’azienda winkle con riguardo prodotti per la cura
del corpo “Cleo”. Detto studio tuttavia si riferisce soltanto all’anno 2015. Oltre la
mancanza di dati menzionata sopra, nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni
2008-2013.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 8 di 13
Da ciò deriva pertanto l’impossibilità di considerare questi documenti, pur considerati
nel loro insieme, come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del
marchio anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che
conferisca al marchio stesso un’elevata distintività.
Come già menzionato, la restante documentazione, come ad esempio l’estratto della
bancadati EUIPO – eSearch, la dichiarazione ex articolo 28(8), l’estratto di Wikipedia
e le fatture provano di certo l’uso del marchio anteriore riguardo ai prodotti
rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme, a permettere di
riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante il loro uso. In ultimo,
riguardo alla decisione emessa dall’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
di cui all’allegato 3, essa non si riferisce al marchio invocato e pe tanto non si può
invocare ai nostri fini.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel presente caso, il marchio
anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati ritenuti identici.
I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico, dato che gli
elementi verbali distintivi dei marchi differiscono in una sola lettera che, in alcuni
paesi del territorio rilevante, si pronunciano in modo identico. Tuttavia, da un punto di
vista concettuale i marchi non sono simili (anche se per una ridotta parte del pubblico
di riferimento la diversità concettuale si basa in un elemento non distintivo o debole).
La diversità concettuale, insieme alla diversità grafica (di tipografia e colore delle
lettere), alla diversa lunghezza e struttura dei marchi, nonché all’elementi aggiuntivo
del marchio impugnato, “MAKEUP”, sono i motivi principali che determinano
un’impressine generale distinta tra i marchi, anche nei paesi dove gli elementi “CLÉO
e “CLIO” hanno la stessa pronuncia.
Gli elementi differenziatori menzionati, sono chiaramente percettibili e sufficienti ad
escludere ogni rischio di confusione fra i segni. L’elemento addizionale del marchio
impugnato “MAKEUP”, anche se non distintivo per alcuni prodotti o servizi o debole
per altri, non può essere completamente ignorato. Poiché anch’esso contribuisce
all’impressione generale determinata dal segno. Inoltre, le diverse rappresentazioni
dei marchi non passeranno inosservate agli occhi del consumatore rilevante. Esse
assumono particolare rilievo e si devono prendere in considerazione nella
valutazione del rischio di confusione (12/06/07, C-334/05 P, Limoncello, § 41 e 42
e 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, § 46). Dato che si tratta di prodotti che si
espongono alla vista del pubblico, ossia prodotti per la cura del corpo e cosmetici,
che si espongono in farmacia, in negozi di cosmetici, negli scaffali di un
supermercato e di servizi di acquisto on-line, la percezione visiva dei marchi in
questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. Pertanto, l’aspetto visivo
assume uno speciale rilievo, per cui, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate
nella coincidenza di tre lettere, da un punto di vista visuale, o delle prime quattro
lettere, da un punto di vista fonetico, non siano sufficienti a controbilanciare le
differenze tra i segni.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 9 di 13
L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni
emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto
ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle
specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la
giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le
motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere
prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad
un caso particolare.
Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal dall’opponente ovvero:
Decisione del 05/03/2012, B 2 252 347 “ ” vs. “CLEO”, il marchio
impugnato è un marchio denominativo.
Decisione del 31/07/2001, B 138 349 “CLEO” vs. “ ”, il marchio
anteriore è un marchio denominativo;
Decisione del 29/09/2006, B 870 826 “ ” vs. “ ”, si
considera che la percezione visiva e fonetica dei marchi non sarà influenzata
da nessuna somiglianza concettuale o dissimilarità.
I primi due precedenti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, dato che i
segni non sono comparabili, giacché uno dei due marchi è denominativo e mancano,
quindi, visivamente degli elementi differenziatori. Anche nell’ultimo caso il precedente
invocato dall’opponente non è rilevante dato gli elementi visivi differenziatori di
entrambi i marchi, non sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni
rischio di confusione fra i segni.
Inoltre, l’opponente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni, la decisione:
OPP 06-0617/LAM emessa dall’INPI, il 22/08/2006, “CLEO” vs. “CLIO”.
Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali
relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per
l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che
si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T 292/08,
Often, EU:T:2010:399).
Sebbene la precedente decisione nazionale non abbia carattere vincolante, le
motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere
prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tale decisione sia
stata adottata in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 10 di 13
Nel caso in esame, il precedente invocato dall’opponente non è rilevante ai fini del
presente procedimento, perché i segni non sono comparabili, dato che entrambi
sono denominativi e le differenze visuali si basano soltanto nella terza lettera “é” del
marchio anteriore e la sua corrispondente, la lettera “I”, del marchio impugnato.
Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni
trasmesse alla divisione Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le
conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.
In virtù di quanto sopra, dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità
che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla
stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e
tenuto conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di
attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di acquisto
dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione d’Opposizione
ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico dell’Unione
Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di confusione non sussiste anche per la
ridotta parte del pubblico per la quale Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la
stessa pronuncia. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
L’opponente ha pure invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la
registrazione del marchio dell’Unione europea n. 8 196 693, “ ”. La Divisione
procederà per tanto nell’analisi di questo ulteriore motivo di opposizione.
NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare
di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la
registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al
marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede
la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il
marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore,
quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato
membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
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Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti
dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
I segni devono essere identici o simili.
Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve
essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui
viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere
in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o
recare pregiudizio agli stessi.
I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi
dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE
(16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare
tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se
la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.
a) Notorietà del marchio anteriore
Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell'uso
prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i
quali è stato registrato nella classe 3: Saponi, bagnoschiuma, cosmetici.
La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il
marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti
o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio
anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento,
ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un
segmento più specializzato.
Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione
tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal
marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.
Le prove presentate dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere
altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state
esaminate in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto
dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che
sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le prove
benché dimostrino in qualche misura l’uso del marchio, forniscono scarse
informazioni sull’ampiezza di tale uso. Il materiale presentato non offre indicazioni in
merito al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre,
non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del marchio né sull’ampiezza
dell’opera di promozione. Di conseguenza, le prove non dimostrano che il marchio
sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. In tali circostanze
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 12 di 13
la divisione Opposizione conclude che l’opponente non sia riuscito a dimostrare che
il marchio goda di notorietà
Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un requisito
perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal
momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una
delle condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è
soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta.
La divisione Opposizione ritiene che le prove presentate dall’opponente non
dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l’uso.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute
dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese
da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
Orsola LAMBERTI
Maria Clara IBAÑEZ
FIORILLO
Francesca CANGERI
SERRANO
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 13 di 13
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).