OPPOSITION n° B 2 696 972

Silicalia, S.L., C/ Travesía de Albaida nº 1, 46727 Real de Gandía, Valencia, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/ San Fernando 57, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Felsenau GmbH, Bützelstrasse 31, 9425 Thal, Suisse (titulaire), représentée par Regine M. Wüstefeld, Am Lustnauer Tor 4, 72074 Tübingen, Allemagne et Frank Petersen, Mannheimer Str. 46, 76131 Karlsruhe, Allemagne (mandataires agréés).

Le 05/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 696 972 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2.        La marque internationale n° 1 258 835 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.

3.        La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 258 835. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement espagnol n° 2 960 910. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement espagnol nº 2 960 910 de l’opposante.

1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques et, en particulier plaques, panneaux, surfaces, escaliers, enduits, revêtements en général et colonnes réalisés en matériaux pierreux; revêtement décoratif extérieur de cheminées et façades, agglomérés; rebords de fenêtres; montants non métalliques à l’exclusion des matériaux géosynthétiques et géotextiles; toiles non métalliques; matériaux non-tissés et matériaux composites pour armer, drainer ou stabiliser des terrains ou des sous-sols.  

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction non métalliques, à savoir pierres artificielles, pierres, matières de béton, plaques de protection, moulures, balustrades, colonnes, pilastres, ornements et pierres de taille, en particulier sous forme de pierres artificielles de toutes sortes, armés ou non armés, soit avec armature intercalaire, pièces de voûte, plates pour daller des sols et pour parementer des parois.

Classe 40: Traitement de dalles, parements et panneaux de pierres, y compris pierres artificielles, traitement de pierres de taille et des pierres de toutes sortes.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « en particulier » utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante et de la titulaire ainsi que le terme « y compris », utilisé dans la liste de produits et services de la titulaire, indiquent que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans les catégories visées, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, ils annoncent une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de la titulaire pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 19

Les matériaux de construction non métalliques de la demande sont identiques aux matériaux de construction non métalliques et, en particulier plaques, panneaux, surfaces, escaliers, enduits, revêtements en général et colonnes réalisés en matériaux pierreux de la marque antérieure.

Les produits contestés matériaux de construction non métalliques, à savoir pierres artificielles, pierres, matières de béton, plaques de protection, moulures, balustrades, colonnes, pilastres, ornements et pierres de taille, en particulier sous forme de pierres artificielles de toutes sortes, armés ou non armés, soit avec armature intercalaire, pièces de voûte, plates pour daller des sols et pour parementer des parois sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction non métalliques et, en particulier plaques, panneaux, surfaces, escaliers, enduits, revêtements en général et colonnes réalisés en matériaux pierreux de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Services contestés dans la classe 40

Les services contestés de traitement de dalles, parements et panneaux de pierres, y compris pierres artificielles, traitement de pierres de taille et des pierres de toutes sortes sont des services qui visent à traiter la pierre par exemple en la polissant, en l’imperméabilisant afin de la protéger contre les tâches et salissures, pour faciliter  l’entretien et prolonger sa durée de vie. Ces services sont similaires à un faible degré aux matériaux de construction non métalliques et, en particulier plaques, panneaux, surfaces, escaliers, enduits, revêtements en général et colonnes réalisés en matériaux pierreux de l’opposante dans la mesure où ces derniers incluent les matériaux pierreux qui sont l’objet des services de traitement de la marque contestée. Ces produits et services s’adressent aux mêmes consommateurs et sont généralement fournis par les mêmes entreprises dans la mesure où ils sont complémentaires. En effet, l’entreprise qui commercialise des matériaux en pierre propose généralement, de manière complémentaire, un service de traitement de ces matériaux afin de les adapter aux besoins du consommateur final.

2. Les signes

COMPAC	COMPAC
Marque antérieure	Marque contestée

Les signes sont identiques.

3. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les signes ont été jugés identiques et une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 19, sont identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.

En outre, les services contestés compris dans la classe 40 ont été jugés similaires à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.

Dans ses observations, la titulaire fait valoir qu’elle est titulaire d’un enregistrement antérieur contenant le mot « COMPAC » figurant sur le registre allemand (marque antérieure allemande figurative n° 39 410 776 « COMPAC-STEIN »), qui coexiste avec les marques antérieures de l’opposante.

À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’ «…il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.

Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l’Union, comme un indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion.

Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées.

Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement espagnol nº 2 960 910 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Martina GALLE

Frédérique SULPICE

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).