OPOSICIÓN Nº B 2 671 405

Planeta de Agostini Formación, S.L., Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona, España (parte oponente), representada por Herrero & Asociados, Cedaceros, 1. 28014 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Universidad de Deusto, Entidad religiosa, Avda. de las Universidades s/n, 48007 Bilbao (Vizcaya), España (solicitante), representado por María Antonia Ezcurra Zufia, Iparraguirre 15 2ºA, 48009 Bilbao (Vizcaya), España (representante profesional).

El 19/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 671 405 se estima para todos los productos y servicios impugnados.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 14 865 778 se deniega en su totalidad.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 14 865 778. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca española n.º 3 095 639. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española n.º 3 095 639.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 9:        Soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos (audio-vídeo); programas de ordenador grabados y/o registrados; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente).

Clase 16:        Publicaciones, libros y revistas.

Clase 41:        Servicios de edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; servicios de organización y dirección de seminarios; informaciones en materia de educación y entretenimiento; servicios de formación; organización de exposiciones con fines culturales y educativos; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente).

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9:        Software informático para educación ; Programas informáticos para educación ; Programas informáticos para la educación ; Programas informáticos relacionados con la educación de los niños ; Publicaciones descargables ; Software descargable ; Publicaciones electrónicas descargables; Libros electrónicos descargables ; Publicaciones electrónicas descargables [revistas] ; Publicaciones descargables en formato electrónico.

Clase 16:        Publicaciones de educación ; Publicaciones educativas ; Publicaciones impresas; Publicaciones periódicas; Revistas (publicaciones) ; Publicaciones periódicas impresas ; Libros; Libros de actividades ; Libros de texto.

Clase 41:        Educación; Educación lingüística ; Servicios de educación ; Academias [educación]; Formación y educación ; Servicios de educación universitaria ; Organización de congresos educacionales ; Investigación en materia de educación ; Organización de exposiciones de educación ; Organización de seminarios de educación ; Organización de convenciones sobre educación ; Organización de seminarios de educación continua ; Servicios de clubes [educación o entretenimiento]; Servicios de educación de idiomas extranjeros ; Servicios de educación y formación lingüística ; Organización de charlas con fines educacionales ; Servicios de consultoría profesional relacionada con la educación ; Servicios de educación relacionados con la aplicación de software ; Servicios de consultoría en materia de educación y formación ; Información relacionada con la educación, facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet ; Redacción y publicación de textos, excepto textos publicitarios ; Preparación de textos para su publicación ; Servicios de publicación de textos electrónicos ; Publicación de textos en soportes electrónicos ; Publicación de textos en CD-ROM ; Publicación electrónica en Internet de textos y material impreso que no sean textos publicitarios ; Publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios ; Servicios de publicación de publicaciones periódicas y no periódicas, excepto textos publicitarios ; Publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios, en formato electrónico ; Publicaciones electrónicas (no descargables) ; Facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables) ; Publicación electrónica (que no sea descargable) ; Publicaciones electrónicas (no descargables electrónicamente) ; Puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables sobre la formación lingüística.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 9

Los software informático para educación; programas informáticos para educación; programas informáticos para la educación; programas informáticos relacionados con la educación de los niños; software descargable impugnados se incluyen en la categoría más amplia, o coinciden con los programas de ordenador grabados y/o registrados de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Las publicaciones descargables; publicaciones electrónicas descargables; publicaciones electrónicas descargables [revistas]; publicaciones descargables en formato electrónico se encuentran comprendidas de forma idéntica en ambas listas de productos (incluyendo sinónimos).

Los libros electrónicos descargables impugnados se incluyen en la categoría más amplia, o coinciden con las publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Productos impugnados de la clase 16

Las publicaciones de educación; publicaciones educativas; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; publicaciones periódicas impresas impugnadas se incluyen en la categoría más amplia de las publicaciones de la parte oponente. Por tanto, son idénticas.

Las revistas (publicaciones); libros se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos (incluyendo sinónimos).

Los libros de actividades; libros de texto impugnados se incluyen en la categoría más amplia de libros de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios impugnados educación; educación lingüística; servicios de educación ; academias [educación]; formación y educación; servicios de educación universitaria; servicios de educación de idiomas extranjeros; servicios de educación y formación lingüística; servicios de educación relacionados con la aplicación de software son idénticos a los servicios de formación de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen, están incluidos en, o coinciden con, los servicios impugnados.

Los servicios impugnados organización de exposiciones de educación; organización de seminarios de educación; organización de seminarios de educación continua son idénticos a los organización de exposiciones con fines culturales y educativos; servicios de organización y dirección de seminarios; de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen los servicios impugnados.

Los servicios impugnados información relacionada con la educación, facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet son idénticos a informaciones en materia de educación y entretenimiento de la parte oponente ya que los servicios de la parte oponente incluyen los servicios impugnados.

Los servicios impugnados publicación de textos, excepto textos publicitarios; servicios de publicación de textos electrónicos; publicación de textos en soportes electrónicos; publicación electrónica en Internet de textos y material impreso que no sean textos publicitarios; servicios de publicación de publicaciones periódicas y no periódicas, excepto textos publicitarios; publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios, en formato electrónico; publicaciones electrónicas (no descargables); facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables); publicación electrónica (que no sea descargable); publicaciones electrónicas (no descargables electrónicamente); puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables sobre la formación lingüística coinciden con los servicios de publicación electrónica de libros y periódicos en línea de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados preparación de textos para su publicación coinciden con los servicios de edición de textos (que no sean publicitarios) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados publicación de textos en CD-ROM coinciden con los servicios publicación de libros de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios abarcan, como categoría más amplia los servicios de la parte oponente, publicación de libros. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los servicios impugnados, estos se consideran idénticos a los servicios de la parte oponente.

Los servicios impugnados organización de congresos educacionales; investigación en materia de educación; organización de convenciones sobre educación; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; organización de charlas con fines educacionales; servicios de consultoría profesional relacionada con la educación; servicios de consultoría en materia de educación y formación son similares en alto grado a los servicios de organización y dirección de seminarios; informaciones en materia de educación y entretenimiento del oponente, ya que comparten la misma naturaleza y método de uso y tienen una finalidad similar. Igualmente, van destinados al mismo público y tienen el mismo origen empresarial.

Los servicios de edición de textos (que no sean publicitarios) del oponente conllevan una serie de etapas que comienzan con la recepción del texto del autor y puede incluir la corrección o el diseño gráfico del texto. De ahí que estos servicios estén estrechamente ligados a los servicios impugnados redacción de textos, excepto textos publicitarios que quedarían en una fase anterior. Ambos servicios comparten los mismos canales de distribución y pueden ir dirigidos al mismo público. Además, son servicios complementarios que tienen el mismo origen empresarial. Por tanto, son similares en alto grado.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los productos y servicios adquiridos.

3. Los signos

	Deusto Idiomas
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La palabra extranjera “business” de la marca anterior será entendida por el público destinatario como “negocio”, dado que se utiliza habitualmente en el territorio pertinente. Asimismo, la palabra “technology” será percibida por el público español como “tecnología” por su semejanza. El signo “&” es una alternativa gráfica de la conjunción copulativa “y”. Teniendo en cuenta que los productos y servicios correspondientes son del ámbito de la tecnología, publicaciones o educación, estos elementos no son distintivos para ninguno de los productos y servicios de las clases 9, 16 y 41. Por otro lado, “Harvard” será percibida como una universidad privada estadounidense y “Deusto”, palabra también representada en el signo impugnado, como una universidad católica del norte de España. Tanto “Harvard” como “Deusto” son elementos distintivos. Además, son los elementos dominantes de la marca anterior, pues son los que, visualmente, más atraen la atención.

La palabra “Idiomas” del signo impugnado se entenderá como tal en español. Teniendo en cuenta que los productos y servicios correspondientes son del ámbito de los programas informáticos, publicaciones o educación, este elemento no es distintivo para ninguno de los productos y servicios de las clases 9, 16 y 41.

Visual y fonéticamente, los signos coinciden en la palabra distintiva “Deusto”, elemento dominante de la marca anterior y primera palabra del signo impugnado. No obstante, se diferencian en el otro elemento dominante y distintivo “Harvard” de la marca anterior. Igualmente, se diferencian en los elementos “Business & Technology” de la marca anterior e “Idiomas” del signo impugnado, si bien ninguno de estos elementos es distintivo, como se ha explicado en la parte superior de esta sección. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que el elemento coincidente es el único distintivo del signo impugnado y uno de los dos elementos distintivos de la marca anterior y sólo se diferencian en el contenido semántico de “Harvard” y de los elementos descriptivos “Business & Technology” e “Idiomas” del signo anterior e impugnado respectivamente, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En el presente caso, los productos y servicios impugnados son idénticos o similares en un alto grado a los protegidos por la marca anterior y dirigidos tanto al público general como a profesionales, cuyo nivel de atención puede variar de medio a alto. Los signos tienen un grado medio de similitud visual, fonética y conceptual. Además, el derecho anterior posee un grado de distintividad normal.

En relación con la alegación del solicitante según la cual posee con anterioridad a la marca del oponente una familia/serie de marcas a nivel nacional que incluyen el elemento denominativo “Deusto”, la División de Oposición resalta que el derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha.

Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

Asimismo, el solicitante cita decisiones nacionales anteriores para fundamentar sus argumentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las decisiones de los tribunales y las Oficinas nacionales en relación con los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen un efecto vinculante para la Oficina, ya que el régimen de la marca de la Unión Europea es un sistema autónomo, que se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Aunque las decisiones nacionales anteriores no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto, especialmente cuando la decisión se haya tomado en un Estado miembro pertinente para el procedimiento.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento. En las dos sentencias del Tribunal Supremo presentadas, recursos de casación 965/2013 y 165/2013, las marcas en litigio no coinciden con las analizadas en el presente caso. Igualmente, las partes enfrentadas en este caso no coinciden con las partes en disputa de las sentencias señaladas, la parte oponente y solicitante en el procedimiento actual son el solicitante y titular de marcas anteriores, respectivamente, en los recursos de casación.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar la similitud entre las mismas, sobre todo al coincidir en el elemento distintivo “Deusto”, por lo que el consumidor mencionado, incluso el especializado con un relativamente alto grado de atención, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos y servicios idénticos o similares en un alto grado tienen un mismo origen empresarial máxime teniendo en cuenta el principio de interdependencia.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Por lo tanto, la oposición está fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 095 639. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos y servicios.

Puesto que el derecho anterior español nº 3 095 639 conduce a que prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los productos y servicios contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Richard BIANCHI

Carlos MATEO PÉREZ

Inés GARCÍA LLEDÓ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).