OPOSICIÓN Nº B 2 336 991

Conservas Diamante, S.L., C/ Moratalla, Pol. Ind. La Polvorista, margen izquierdo, 30500 Molina de Segura, España (solicitante), representado por Legismark, Avda. Libertad, 10, 2ºB, 30009 Murcia, España (representante profesional).

c o n t r a

Pesquera Diamante, S.A., C/ Amador Merino Reina, 307, San Isidro  Lima,  Perú (parte oponente), representada por Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional)

El 16/08/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 336 991 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la clase 29 de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 324 133. La oposición está basada en, el registro de marca de la Unión Europea nº 9 455 452. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE.

marca de la Unión Europea nº 9 455 452 marca española nº 2 639 206 marca española nº 141 221 marca internacional nº 170 135
Marcas anteriores	Marca impugnada

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 2 639 206 de la parte oponente que cubre un ámbito más amplio de productos.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de, entre otras, la marca española nº 2 639 206 en que se basa la oposición.  

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 07/01/2014. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca española sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 07/01/2009 al 06/01/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 29:        Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 30/10/2014, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 15/03/2015. La parte oponente presentó pruebas el 16/03/2015 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Dos ejemplos de etiquetas impresas en las que aparecen las marcas tal y como están registradas.

• Muestras de facturas (29) de la empresa CONSERVAS DIAMANTE, S.L.dirigidas a diferentes clientes en España y en otros países de Europa durante el periodo de 2010 a 2013 para conservas de frutas y verduras incluidas en la clase 29. 

• Facturas correspondientes al periodo de 2009, 2013 de diversos proveedores

dirigidas a CONSERVAS DIAMANTE, S.L. por la creación e impresión de las etiquetas (adjuntas) utilizadas en los envases y donde aparece el uso de sus marcas

Las facturas demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos, todos en lengua española, y las direcciones indicadas en las facturas, todas en territorio español. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La fecha de las pruebas corresponde al periodo pertinente. Si bien las fotografías de las etiquetas no presentan fecha, estas demuestran que la oponente ha venido haciendo un uso continuado de su marca en durante el periodo anterior a la publicación del signo impugnado.

Las fotografías y etiquetas aportadas demuestran que la marca ha sido utilizada tal como fue registrada o en combinación y en relación con algunos de los productos para los que ha sido registrada.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Mínima, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Sil Cocón, EU:T:2003:68).

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca anterior para la totalidad de los productos protegidos por dicha marca.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes productos:

Clase 29:        Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos citados por lo que respecta a este derecho anterior.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con los registros de marca de la Unión Europea nº 9 455 452 y española nº 2 639 206 de la parte oponente que cubren un  ámbito más amplio de productos.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

marca de la Unión Europea nº 9 455 452

Parte de los productos protegidos por esta marca anterior, en los que se basaba la oposición en el formulario, han sido rechazados por la resolución nº 1 792 012, de fecha 28/03/2017, de la División de Oposición. Por tanto, los productos protegidos por esta marca son los siguientes:

Clase 29:         Extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

marca española nº 2 639 206

Clase 29:                Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 29:         Pescado.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos del oponente en clase 29 son, como los impugnados, productos alimenticios. Sin embargo, esta razón no es suficiente para considerarlos similares.

Los productos en los que se basa la oposición, extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles no son semejantes al pescado solicitado. Estos productos no comparten el modo de utilización, tampoco son complementarios ni compiten entre sí.  Además, sus canales de distribución y puntos de venta dentro de las grandes superficies son distintos. Por lo tanto, no son similares.

2. Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

La parte oponente también ha basado su oposición en la marcas anteriores española nº 141 221: e internacional nº 170 135: 

Estas marcas protegen los mismos productos que las marcas anteriores ya comparadas o tienen un ámbito de protección menor y por tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos.

En aras de la exhaustividad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en los motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE ya que los productos obviamente no son idénticos.

En vista de que la oposición no está fundamentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE, no es necesario examinar las pruebas de uso presentadas por la parte oponente en relación a la marcas anteriores española nº 141 221 e internacional nº 170 135.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Patricia LÓPEZ FERNÁNDEZ DE CORRES

Agueda MAS PASTOR

Gueorgui IVANOV

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).