WIDERSPRUCH Nr. B 2 271 339

Efen GmbH, Schlangenbader Str. 40, 65344 Eltville, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden, Deutschland) (zugelassener Vertreter)

g e g e n

E3 Energie Effizienz Experten GmbH, Eugen-Bolz-Strasse 5, 74523 Schwäbisch Hall

Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Lichtenstein, Körner & Partner mbB, Heidehofstr. 9, 70184 Stuttgart, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 03/04/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Der Widerspruch Nr. B 2 271 339 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2.        Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 11 916 053 ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37 und 42. Der Widerspruch beruht unter anderem auf der nationalen deutschen Marke Nr. 302 009 021 481. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe  b UMV.

SUBSTANTIIERUNG DER ÄLTEREN RECHTE

Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in dem Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Das Amt kann daher mutmaßliche Rechte, für die die Widersprechende keine geeigneten Beweismittel einreicht, nicht berücksichtigen.

Gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV gibt das Amt der Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu ergänzen, die bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist fest.

Gemäß Regel 19 Absatz 2 UMDV muss die Widersprechende innerhalb der oben genannten Frist außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.

Wenn der Widerspruch auf einer eingetragenen Marke beruht, die keine Unionsmarke ist, muss die Widersprechende insbesondere eine Abschrift der entsprechenden Eintragungsurkunde oder der jüngsten Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die Schutzdauer der Marke über die in Absatz 1 genannte Frist und ihre etwaige Verlängerung hinausgeht, oder gleichwertige Schriftstücke der Stelle, die die Markeneintragung vorgenommen hat, vorlegen – Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii UMDV.

Gemäß Regel 19 Absatz 3 UMDV müssen die Auskünfte und Nachweise nach Absatz 1 und 2 in der Verfahrenssprache verfasst sein, andernfalls muss ihnen eine Übersetzung beiliegen. Die Übersetzung ist innerhalb der Frist für die Einreichung der Originalunterlagen vorzulegen.

Im vorliegenden Fall sind die von der Widersprechenden eingereichten Nachweise in Bezug auf die internationale Registrierung Nr. 1 024 528 nicht in der Verfahrenssprache verfasst.

Die Widersprechende hat die erforderliche Übersetzung weder innerhalb der gesetzten Frist, noch später eingereicht.

Gemäß Regel 19 Absatz 4 UMDV lässt das Amt schriftliche Vorlagen oder Unterlagen oder Teile davon unberücksichtigt, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt oder in die Verfahrenssprache übersetzt wurden.

Daher kann der von der Widersprechenden vorgelegte Nachweis nicht berücksichtigt werden.

Gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen, wenn die Widersprechende nicht innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 genannten Frist die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts sowie ihre Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs belegt.

Der Widerspruch muss daher als unbegründet zurückgewiesen werden, sofern er auf diesem älteren Recht, der internationalen Registrierung Nr. 1 024 528 beruht.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

Klasse 9:        Elektrische, elektronische, elektromechanische und mechanische Bauteile, Baugruppen und Komponenten (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische Sicherungen und Schaltgeräte sowie Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten); insbesondere Sicherungs-Einsätze,-trennlaschen und –isolierstücke, Sicherungs-Unterteile, -halter und -bauelemente, Sicherungs-Bedienungsgeräte, Sicherungs-Schalter, befestigungsklemmen und Befestigungsschellen für Stromschienen und Kabel, Schaltleisten, Schaltgeräte-Gehäuse, Strombegrenzer, Strom- und Spannungsverteiler, Kontakte, Koppler, Schalter; Geräte zur AN- und Abkopplung von Datennetzen an Energienetzte und zu deren Schutz gegen Überströme und Überspannungen.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:        Energiespeicher für Photovoltaikanlagen

Klasse 35:        Erstellung von betriebswirtschaftlichen und Geschäfts-Gutachten für Betreiber von Photovoltaikanlagen

Klasse 37:        Bauberatung, Baubetreuung; Wartung und Reparatur von Photovoltaikanlagen.

Klasse 42:        Erstellung von Energieeffizienzanalysen, Verschattungsanalysen, stationäre und mobile Vermessung von Photovoltaikanlagen; Erstellung von Gutachten im Zusammenhang mit der Installation und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen; Erstellung von Schadensgutachten für Betreiber von Photovoltaikanlagen; Technische Planung von Installationsvorhaben für Photovoltaikanlagen; Installation und Wartung von Software für Photovoltaikanlagen; Fernüberwachung von Photovoltaikanlagen; Erstellung von technischen und wissenschaftlichen Gutachten im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen.

Einige der angefochtenen Waren und Dienstleistungen sind mit den Waren identisch, auf denen der Widerspruch beruht. Aus Gründen der Verfahrensökonomie nimmt die Widerspruchsabteilung keinen vollständigen Vergleich der oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen vor. Die Prüfung des Widerspruchs erfolgt, als ob alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen zu denjenigen der älteren Marken identisch sind.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch angenommenen Waren und Dienstleistungen an ein spezialisiertes Publikum aus dem Energiebereich sowie in Bezug auf Bauberatung und Baubetreuung auch an Durchschnittsverbraucher. Allerdings kann in beiden Fällen einerseits aufgrund der hohen Spezialisierung und andererseits aufgrund der hohen Investitionskosten davon ausgegangen werden, dass der Aufmerksamkeitsgrad hoch ist.

3. Die Zeichen

Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach sind, vorgenommen, um den Umfang zu bewerten, in dem diese übereinstimmenden Bestandteile eine geringere oder eine größere Fähigkeit haben, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen. Es kann schwieriger zu bestimmen sein, dass das Publikum bezüglich der Herkunft getäuscht werden könnte, wenn dies auf Ähnlichkeiten zurückzuführen ist, die allein nicht kennzeichnungskräftigen Elementen zuzuordnen sind.

Bei beiden Marken handelt es sich um Bildmarken. Die ältere Marke besteht aus einer figurativen Darstellung, die ein Teil des Publikums als einen stilisierten Kleinbuchstaben „M“ sowie als eine um neunzig Grad gedrehte Zahl drei, die sich unterhalb des Buchstabens M befindet und in deren vertikale Linien übergeht, erkennen könnte. Ein anderer Teil des Publikums erkennt hingegen lediglich ein unbestimmtes figuratives Element. Die ältere Marke ist in schwarzem Fettdruck gestaltet.

Die angefochtene Marke ist in weiß- roter Farbe gehalten. Vor dem roten quadratischen Hintergrund befinden sich in weißer Schrift der Buchstabe „E“ sowie eine hochgesetzte Zahl drei. Sowohl der Buchstabe als auch die Zahl setzten dabei direkt am Rand links und oben an. Unterhalb hiervon befindet sich in sehr kleiner Schriftart der Zusatz „ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN“.

Für den Teil des relevanten deutschsprachigen Publikums ist dieser Zusatz, soweit er überhaupt aufgrund seiner Größe lesbar ist, nicht unterscheidungskräftig. Er wird lediglich als belobigende Aussage wahrgenommen, nämlich als Experten im Bereich der Energie und ist somit für alle Waren und Dienstleistungen, die allesamt Bezug zum Bereich der Energie nehmen als nicht unterscheidungskräftig anzusehen.

Darüber hinaus ist der Zusatz aufgrund seiner geringen Größe als nicht dominant anzusehen. Der dominante Teil der Marke ist der Bestandteil „E³“.

Als „best-case scenario“ für den Widersprechenden geht die Widerspruchsabteilung von dem Teil des Publikums aus, der die Zahl 3 in der älteren Marke erkennt.

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Zahl 3 überein. Allerdings unterscheiden sich die Marken sowohl in Bezug auf die Gestaltung dieser 3, die in der älteren Marke um neunzig Grad gedreht erscheint und darüber hinaus einen Teil des figurativen Elements bildet sowie in den weiteren zuvor beschriebenen Ausgestaltungsmerkmalen, wobei der Zusatz als nicht kennzeichnungskräftig festgestellt wurde.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei dem dominanten Element um ein Element handelt, das nur aus zwei Zeichen besteht und jede Abweichung umso mehr ins Gewicht fällt, sind die Zeichen bildlich als sehr geringfügig ähnlich einzustufen.

In klanglicher Hinsicht, stimmt die Aussprache der Zeichen in der Aussprache der Zahl 3 überein, wobei davon auszugehen ist, dass die ältere Marke als „EM DREI“ ausgesprochen wird, während die angefochtene Marke aufgrund der Gestaltung der Marke als „E hoch drei“ ausgesprochen wird. Die Aussprache unterscheidet sich daher in der Aussprache des ersten Buchstabens sowie dem Wortbestandteil „hoch“. Grundsätzlich ist zwar davon auszugehen, dass aufgrund der geringen Größe und aufgrund des nicht unterscheidungskräftigen Charakters des Zusatzes „ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN“ dieser nicht ausgesprochen wird. Soweit er jedoch ausgesprochen werden sollte, so unterscheidet sich die Aussprache auch hierin.

Somit sind die Zeichen klanglich sehr geringfügig ähnlich, bei Aussprache des Zusatzes noch weniger ähnlich.

Begrifflich wird im besten Fall das in beiden Zeichen enthaltene Element drei vom Publikum als Konzept wahrgenommen, so dass sich die Zeichen insofern durchschnittlich ähneln. Der Zusatz in der älteren Marke ist wie festgestellt rein belobigender Natur und somit nicht unterscheidungskräftig, so dass er sich nicht auf den Vergleich der Zeichen auswirkt.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

„Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt“ (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen wurde Identität angenommen. In Bezug auf die Zeichen wurde visuell und phonetisch eine sehr geringe Ähnlichkeit angenommen und begriffliche eine durchschnittliche Ähnlichkeit.

Allerdings gilt, dass die Gesamtwirkung der jeweiligen Zeichen zu beachten ist. In beiden Fällen handelt es sich um Zeichen mit zwei Elementen bzw. in Bezug auf die ältere Marke um solche mit zwei dominanten/ unterscheidungskräftigen Elementen.

Daher ist, die Tatsache, dass sie sich in einem Element, nämlich dem stilisierten Buchstaben „m“ der älteren Marke im Gegensatz zu dem Buchstaben „E“ der angefochtenen Marke unterscheiden, als ein relevanter, zu berücksichtigender  Faktor bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Zeichen selbst in der Ausgestaltung des gemeinsamen Bestandteils, nämlich der Zahl drei sowie den weiteren unterschiedlichen genannten grafischen Ausgestaltungen.

Diese genannten Unterschiede werden umso mehr wahrgenommen, als es sich um spezialisierten Waren und Dienstleistungen handelt und der Aufmerksamkeitsgrad des Fachpublikums hoch ist. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die für die Annahme einer Verwechslungs- oder Assoziierungsgefahr sprechen könnte, wurde zudem weder geltend gemacht noch nachgewiesen.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte, und selbst unter der Annahme, dass die Waren und Dienstleistungen identisch sind, besteht seitens der Öffentlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Daher muss der Widerspruch zurückgewiesen werden.

Dieses Nichtbestehen der Verwechslungsgefahr gilt umso mehr für den Teil des Publikums, für den die Zahl drei nicht als solche erkennbar ist, da in diesem Fall bereits die Zeichen als unähnlich anzusehen sind.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Konstantinos MITROU

Claudia MARTINI

Swetlana BRAUN

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.