OPOSICIÓN Nº B 2 541 582

Jabones Pardo, S.A., C/ Sierra Nevada, 1, 28940 Fuenlabrada (Madrid), España (parte oponente), representada por Herrero & Asociados, C/ Cedaceros 1, 28014 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

José  Gordon Ferrero, Paraje de la Vega s/n, 24767 Jiménez de Jamuz-León, España (solicitante), representado por Esther Urteaga Pintado, C/ Príncipe de Vergara 31, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 11/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 541 582 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 970 801 , en concreto, todos los productos de la clase 3. La oposición está basada en el registro de las marcas españolas verbales nº 2 395 866 “CAPRICHO DE PARDO” y nº 212 491 “CAPRICHO VALENCIANO”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, es decir las marcas españolas nº 2 395 866 y nº 212 491.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 29/04/2015. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas sobre las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en España del 29/04/2010 al 28/04/2015 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Marca nº 2 395 866, “CAPRICHO DE PARDO”

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares y dentífricos; desodorantes para uso personal.

Marca nº 212 491, “CAPRICHO VALENCIANO”

Clase 3: Lejías y especialmente jabones de todas clases.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 02/05/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 07/07/2016 y que posteriormente fue prorrogado hasta el 07/09/2016. La parte oponente presentó pruebas el 07/09/2016 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Anexo nº 1: Diversas facturas del periodo 2010-2016 donde aparecen, entre otros signos (HALCÓN, PARDO, PARDO AMARILLO, PARDO ROSA, YUPI, etc.), la marca “CAPRICHO” en relación con productos de limpieza, en especial detergentes (escamas, etc.), jabones para lanas o tejidos, vajillas y fregasuelos, por un importe superior a 12.000 euros y por más de 8.000 unidades. Pero no aparecen las marcas alegadas por el oponente “CAPRICHO VALENCIANO” y “CAPRICHO DE PARDO” como tales, en ninguna de las facturas aportadas.

• Anexo nº 2: Extracto de la página web del oponente www.jabonespardo.com, poco legible, donde se indica principalmente la historia de la empresa desde el año 1927 y aparecen diferentes productos con la marca “CAPRICHO VALENCIANO”, como jabón para lavar tejidos y jabón en escamas para la colada, así como otros productos donde sólo se aprecia principalmente la marca “CAPRICHO” y de forma independiente y más secundaria, en algunos envases, la marca “PARDO” como detergente para fregasuelos o detergente con jabón Marsella, detergente con aloe vera y lavavajillas concentrado. En este último sólo se aprecia la marca “CAPRICHO”.

• Anexo nº 3: Diferentes etiquetas, envases y fichas logísticas de los productos del oponente donde se aprecia sólo la marca “CAPRICHO” para detergente gel, color y aloe vera en su etiqueta anterior y en la posterior aparece la marca “PARDO” de forma independiente dentro del diseño de una pastilla de jabón en detergente aloe vera, color; y las marcas “CAPRICHO” y “PARDO” de forma independiente en su etiqueta principal, para fregasuelos y detergentes con jabón Marsella o verde. Aparece también la marca “CAPRICHO VALENCIANO” en un documento interno de la empresa en relación con los ingredientes denominación “INCI” que contiene su producto jabón para lavar tejidos, de fecha 07/05/10. También se adjunta un ejemplar de papel de la empresa donde figura la marca “JABON CAPRICHO VALENCIANO”.

• Anexo nº 4: Diversos folletos de supermercados: “masymas” del año 2012 donde aparece sólo la marca “CAPRICHO” o las marcas “CAPRICHO” y “PARDO” pero de forma independiente, para detergentes Marsella o aloe vera; otro folleto del año 2013 también para los mismos detergentes donde no aparece el nombre de la empresa y otro no identificado en relación con los mismos productos.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado por un mayor volumen o duración del uso.

Los documentos presentados, mencionados anteriormente, no ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso de las marcas anteriores. En las diversas facturas que se acompañan en el anexo nº 1 aparecen las marcas “PARDO”, o “CAPRICHO” de forma individual. Pero en ninguna de ellas aparecen mencionadas de forma indubitada las marcas anteriores “CAPRICHO VALENCIANO”, ni “CAPRICHO DE PARDO”, tal y como indica acertadamente el solicitante. Por lo tanto, en contra de la opinión del oponente, simplemente el término “CAPRICHO” no nos permite diferenciar los productos, el volumen y los importes vendidos de cada marca por separado. Por lo tanto, la División de Oposición considera que dicha documentación no acredita, en modo alguno, el alcance del uso de dichos derechos anteriores alegados por el oponente, ni siquiera aunque valoremos las pruebas aportadas en su conjunto, tal y como indica el oponente. Por lo que se refiere al anexo nº 2, que es un extracto de la página web del oponente donde aparecen también los diferentes productos que comercializa, tampoco sirve para acreditar qué productos han sido vendidos, en qué cuantía y por qué importes, en el periodo pertinente. Lo mismo debemos manifestar en relación con las etiquetas, envases y fichas logísticas o documentos de empresa, documentos de carácter interno, que aparecen en el anexo nº 3. Por último, en relación con el anexo nº 4 donde aparecen diferentes folletos correspondientes a los años 2012 y 2013 de supermercados, referidos exclusivamente a los detergentes “CAPRICHO” Marsella y aloe vera, tampoco se indica cuantía alguna respecto a la venta de dichos productos.

Por lo que se refiere a la marca “CAPRICHO VALENCIANO”, las únicas referencias a la misma como tal se realizan en dos documentos de carácter interno aportados en el anexo nº 3, así como en el extracto de la página web de la empresa del oponente aportado como anexo nº 2. Estos elementos de prueba no son suficientes para demostrar el uso efectivo de dicha marca en el mercado, ya que no acreditan que se hayan producido ventas de productos bajo dicha marca en el periodo de referencia.

Pero además, en relación con la marca “CAPRICHO DE PARDO”, la marca que aparece en los productos difiere sustancialmente en su naturaleza de la que fue registrada y, por lo tanto, no podrá ser tenida como usada en el presente procedimiento tal y como analizaremos seguidamente.

En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 15, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, la marca anterior mencionada denominativa “CAPRICHO DE PARDO” no ha sido utilizada tal y como fue registrada. En ninguno de los elementos de prueba aparece la marca como tal. En las facturas la marca aparece como simplemente “CAPRICHO”, o con elementos añadidos como “DETERGENTE MARSELLA”, “LANAS”, “DETERGENTE ALOE VERA”; o bien aparece simplemente el elemento “PARDO”, acompañado también de elementos descriptivos, tales como “ROSA”, “GLICERINA”, “JABÓN NEUTRO DERMOPROTECTOR”, etc. En las demás pruebas aportadas, en las que se ven fotografías de los productos en cuestión, tampoco se prueba el uso de la marca en su conjunto “CAPRICHO DE PARDO”. Las pruebas demuestran, por lo tanto, el uso de ambos elementos siempre de forma independiente:

                                

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Además, los elementos “DE PARDO” son distintivos. El consumidor, como podemos ver en estas etiquetas que reproducimos, apreciara principalmente la marca “CAPRICHO” que normalmente es como denominará a los productos y aunque dentro de la figura del jabón que aparece a veces en la etiqueta, esté la palabra “PARDO”, no podemos decir que se trata de la misma marca denominativa que en su día se registró dado que en estos supuestos lo único que se puede apreciar son dos marcas independientes que conviven “CAPRICHO” por un lado y “PARDO” por otro lado.

Por todo ello, debemos de concluir que en ninguno de los elementos de prueba presentados por el oponente en este procedimiento aparece la marca “CAPRICHO DE PARDO” como tal. Las distintas versiones de dicha marca que hemos comentado no demuestran el uso de la marca tal y como ha sido registrada dado que se ha alterado sustancialmente su carácter distintivo.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de las marcas anteriores, y al menos en relación con la marca anterior “CAPRICHO DE PARDO” la prueba no demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.

Por todo ello, la División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que las marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).