OPOSICIÓN Nº B 2 648 098

 

Marc Massana Esteve, Les Cabanyes, 27 3-1, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), España (parte oponente), representada por Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Miguel Torres S.A., Miquel Torres i Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), España (solicitante), representado por Curell Suñol S.L.P., Vía Augusta 21, 08006 Barcelona, España (representante profesional).

 

El 25/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

 

 

RESOLUCIÓN:

 

1.        La oposición nº B 2 648 098 se estima para todos los productos impugnados.

 

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 768 931 se deniega en su totalidad.

 

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.

 

 

MOTIVOS:

 

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 768 931. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca española nº 3 027 451. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

 

 

PRUEBA DEL USO

 

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

 

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

 

El 31/05/2016 la parte solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, incluida la marca española nº 3 027 451.

 

Como ya se indicó a la parte solicitante en la comunicación de 16/06/2016, la solicitud de la prueba de uso referente a la marca española nº 3 027 451 no se podía tener en cuenta porque se refería a una marca que, en la fecha de publicación de la marca impugnada, llevaba sin estar registrada como mínimo cinco años.

 

En el presente asunto, la marca impugnada se publicó el 10/11/2015.

 

La marca española anterior nº 3 027 451 fue registrada el 03/08/2012 Por consiguiente, la solicitud de la prueba del uso es inadmisible.

 

 

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 3 027 451.

 

 

1. Los productos

 

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 33:        Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

 

Los productos impugnados son los siguientes:

 

Clase 33:        Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos; licores; bebidas espirituosas; brandy.

 

Las bebidas alcohólicas, excepto cervezas se encuentran comprendidas de forma idéntica en ambas listas de productos.

 

Los vinos; licores; bebidas espirituosas; brandy impugnados se incluyen en la categoría más amplia de bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

 

 

2. Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

 

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio. La parte solicitante argumenta que el consumidor de vinos, incluso el no especializado, presta más atención al seleccionar un vino, dada la abundante oferta en el sector. La División de Oposición, no obstante, considera que el grado de atención es medio ya que se trata de productos de consumo que se compran de manera habitual y que, en general, tienen un precio accesible.

 

 

3. Los signos

 

 

	EL MASET VINYES DE LA PLANA
Marca anterior	Marca impugnada

 

El territorio de referencia es España.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

La marca anterior es una marca figurativa cuyo elemento verbal, “MASET”, si bien es cierto que para parte del público, en concreto el que tenga conocimiento de la lengua catalana, podría asociarse con el diminutivo de “mas”, un tipo de construcción y explotación de carácter agrario (véase “mas” http://www.enciclopedia.cat/EC-GDLC-e00086534.xml y sufijo “-et” http://www.enciclopedia.cat/EC-GDLC-e00060122.xml), para el resto del público del territorio de referencia que no es catalanoparlante dicha palabra carece de significado y no es probable que le atribuya una vinculación al término “mas” o a su forma diminutiva, puesto que el sufijo empleado es ajeno a la lengua castellana.

 

Por consiguiente, la División de Oposición proseguirá su examen en relación a la parte del público de referencia que no es catalanoparlante y para la que el elemento “MASET” no tiene ningún significado y, por tanto, posee un grado de distintividad normal.

 

Los elementos figurativos de la marca anterior (la tipografía y color del elemento verbal, el fondo bicolor y el ribete dorado) son menos distintivos o de carácter meramente decorativo. Por consiguiente, el elemento verbal es más distintivo que los elementos figurativos.

 

El elemento “MASET”, situado al principio del signo impugnado, será percibido de la misma manera que en la marca anterior y, por lo tanto, es distintivo. Por lo que respecta al artículo “EL”, éste tiene un significado y función obvios para el público de referencia, por lo que el elemento “MASET” es más distintivo.

 

El elemento “VINYES” del signo impugnado significa “terrenos plantados de vides” en lengua catalana. Si bien para la parte del público que no es catalanoparlante carece de significado, dada su proximidad fonética con la palabra castellana “viñas” (con idéntico significado a “vinyes”), tendrá un carácter débil para los productos en cuestión.

 

Los elementos “DE LA PLANA” hacen referencia a un lugar geográfico, en concreto a una porción extensa de terreno llano y se utiliza comúnmente en la designación de comarcas u otras entidades geográficas que se caracterizan por ser llanas, por ejemplo las comarcas de La Plana Alta y La Plana Baja (Comunidad Valenciana), Castellón de La Plana, La Plana de Urgel (Lérida), La Plana de Huesca, etc. Estos elementos, en combinación con el elemento “VINYES”, se asociarán al concepto de terrenos plantados de vides en una comarca o entidad geográfica conocida como “La Plana” por su carácter llano. Por lo tanto el concepto aludido es de carácter débil en relación con los productos en cuestión.

 

Por consiguiente, el elemento verbal “MASET” es más distintivo que el resto de elementos verbales en el signo impugnado.

 

Ninguno de los signos en cuestión posee elementos que se puedan considerar más dominantes (que sean visualmente llamativos) que otros elementos.

 

Visualmente, los signos coinciden en sus elementos más distintivos, los vocablos “MASET”. No obstante, se diferencian en los elementos verbales de carácter débil del signo impugnado, que no tienen contraprestación en la marca anterior, así como en los elementos figurativos de carácter decorativo y menos distintivos de la marca anterior. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

 

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas «MA-SET», presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en las sílabas «EL-VI-NYES-DE-LA-PLA-NA» del signo impugnado, que no tienen equivalentes en la marca anterior, pero que tienen un carácter distintivo débil. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

 

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Por lo tanto, ya que la marca anterior no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde el punto de vista conceptual.

 

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

 

4. Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva de la parte relevante del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

 

 

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la existencia de riesgo de confusión, los signos han de ser comparados haciendo una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de los signos objeto de oposición. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en consideración todos los factores que sean pertinentes en el caso concreto.

 

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación de la marca anterior.

 

El riesgo de confusión incluye, por tanto, situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

 

Los productos en conflicto han sido considerados idénticos y dirigidos, al público en general cuyo nivel de atención es medio. Por otro lado, el derecho anterior ha sido considerado como poseedor de un grado de distintividad normal.

 

Los signos han sido considerados visual y fonéticamente similares. Aunque los signos sólo coinciden en uno de sus elementos, esta coincidencia se produce en el elemento más distintivo de ambos signos y al que la parte del público que no tiene conocimiento de la lengua catalana en el territorio de referencia no atribuirá ningún significado concreto en relación a los productos en cuestión. Además, esta coincidencia se produce en el único elemento verbal que aparece en el signo anterior y debe tenerse en cuenta que cuando un signo está formado tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente al signo en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Además, dicho elemento verbal se encuentra reproducido en su totalidad y de forma independiente, al inicio del signo impugnado. Por lo tanto, sigue existiendo la posibilidad de confusión, ya que el elemento coincidente desempeña un papel distintivo independiente en ambos signos.

 

El resto de elementos verbales del signo impugnado han sido considerados débiles pues se asociarán con un terreno dedicado a la producción de los productos en cuestión y por lo tanto, en presencia del signo el impugnado, el público de referencia otorgará más trascendencia al elemento distintivo “MASET” que al resto de elementos cuyo carácter distintivo es débil.

 

Ha de tenerse en cuenta, además, el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de éstas en su memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

En este sentido, es relativamente frecuente que en el mercado de las bebidas alcohólicas y de los vinos en particular, los productores indiquen ciertas características de los productos, aun bajo la misma marca, con referencias descriptivas o alusivas a, por ejemplo, las variedades de uva empleadas, garnacha, el método de elaboración, maceración carbónica, o referencias a una determinada explotación, viñedos de la familia, selección del productor, vides centenarias o, como en este caso, “vinyes (viñas) de la Plana”, que sirven para identificar y diferenciar entre sí los diferentes productos o las diferentes características de la gama ofrecida por un determinado productor bajo un mismo signo distintivo.

 

No hay que olvidar que los productos relevantes son bebidas y, que el Tribunal General sostuvo que, en el sector del vino, los consumidores de dicho producto están habituados a designarlo y a reconocerlo en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en la carta de vinos (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Además, estos establecimientos pueden ser especialmente ruidosos, por consiguiente, en tales casos, ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los elementos distintivos de los signos en liza (véase la sentencia de 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, que refleja esta línea argumental). Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para concluir que existía riesgo de confusión.

 

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen el elemento “MASET”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca, buena parte de ellos en España, así como marcas de la Unión Europea. Sin embargo sólo unos pocos hacen referencia al término “MASET”, siendo en la mayoría de los casos referencias a marcas registradas con los términos “MAS” y “MASÍA” con los que el público fundamentalmente castellanoparlante del territorio de referencia no vinculará el término que efectivamente aparece en los signos en conflicto, dado su desconocimiento de la lengua catalana (véase la sección c) de esta resolución).

 

No obstante, la División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen el elemento “MASET” y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

 

El solicitante hace referencia a resoluciones previas de la Oficina y de las Salas de Recurso para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas no son vinculantes, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

 

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

 

Aunque las resoluciones anteriores no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

 

El solicitante menciona en concreto la decisión de la Salas de Recurso de 31/03/2014, R 292/2013-4, relativa a las marcas “CASTILLO DE LIRIA”-“CASTILLO DE LAURAS” y la resolución de la División de Oposición de 15/07/2015, B 2 332 610, en relación con las marcas “SO de Masía Can Roda”-“RODA”.

 

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento. En ambas resoluciones se hace referencia a términos habituales en la producción y comercialización de los vinos, en concreto los términos “CASTILLO DE” y “MASÍA”. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que dichos términos pertenecen a la lengua española y que el público castellanoparlante del territorio de referencia los reconocerá como tales y les otorgará el significado indicado por las Salas y la División de Oposición al ser inmediatamente aparentes y reconocibles. Sin embargo, en el presente procedimiento, el término “MASET” es ajeno a la lengua castellana como se ha mencionado en el apartado c) de esta resolución. La parte castellanoparlante del público, que no tenga conocimiento de la lengua catalana, no le otorgará ningún significado, ni percibirá vínculo alguno con un tipo de explotación agraria denominado “MAS” o su variante “MASÍA”. Por lo tanto es harto improbable que el público identifique “MASET” con una explotación vitivinícola en general pues además no es una expresión habitual en el sector de los vinos.

 

En vista de lo anterior, la alegación del solicitante debe desestimarse por infundada.

 

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

 

En vista de lo dicho anteriormente, hay riesgo de confusión por parte del público castellanoparlante del territorio de referencia que no tiene conocimiento de la lengua catalana. Dado que el riesgo de confusión para tan solo una parte del público destinatario de la Unión Europea ya es suficiente para rechazar la solicitud impugnada, no resulta necesario analizar la parte restante del público.

 

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 027 451. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

 

Puesto que el derecho anterior, registro de marca española nº 3 027 451, , conduce a que prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los productos contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

 

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Lynn BURTCHAELL

Octavio MONGE GONZALVO

Julia SCHRADER

 

 

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

 

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).