OPOSICIÓN Nº B 1 923 302

Eduardo José Hernando de Liñan, Gertrudis Gómez Avellaneda 47, 10º C, 50018 Zaragoza, España (parte oponente), representada por Marks & Us, Marcas y Patentes, Ibáñez de Bilbao 26, 8º dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), España (representante profesional)

c o n t r a

Guillermo Maestre Santamaría, Canoa, 14 p03c, 28042 Madrid, España (solicitante), representado por Óscar González Fernández, Calle Álvarez de Baena, Número 7 bajo, 28006 Madrid, España (representante profesional).

El 26/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 1 923 302 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 9:   Aparatos e instrumentos náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de señalización, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión de sonido; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; equipos de procesamiento de datos y ordenadores.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 10 310 977 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos  los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n. º 10 310 977. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca española n.º 2 579 589. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

CUESTION PRELIMINAR

La marca anterior española n.º 2 579 589 fue inicialmente registrada para todos los productos de la clase 9, posteriormente fue declarada su caducidad, en base a la Sentencia nº 57/2015, de fecha 24/02/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, para todos los productos salvo para los siguientes:

Clase 9: Aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española nº 2 579 589.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 09/11/2011. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 09/11/2006 al 08/11/2011 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 17/09/2012, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 22/11/2012. La parte oponente presentó pruebas el 21/11/2012 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Documento nº 1, 2, 3, 4 y 5: 519 facturas correspondientes a los meses de enero a diciembre relativas al periodo 2007-2011. En todas ellas aparece la marca “Pinganillo”, en relación con diferentes productos como, por ejemplo, emisores receptores para auriculares, grabadores reproductores mp3, transmisores-receptores, micrófonos, auriculares inalámbricos, etc.
• Documento nº 6: copia de página web www.SosEspias.com, donde aparece la marca “Pinganillo”, en relación con intercomunicadores

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Las facturas demuestran que el lugar de uso es “España”. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos en español, la divisa mencionada en euros y de las diversas direcciones en diferentes provincias o ciudades españolas (Málaga, Melilla, Alpedrete, Zarza de Alange, etc.). Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

Las pruebas referentes al uso hecho fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta, a menos que contengan pruebas indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

En el asunto en cuestión, la prueba relativa al uso fuera del periodo pertinente confirma el uso de la marca de la parte oponente durante dicho periodo. Esto se debe a que el uso al que se refiere es muy cercano en el tiempo al periodo pertinente, en concreto en relación con las facturas presentadas del año 2007.

Los documentos presentados, a saber, las 519 facturas correspondientes a los meses de enero a diciembre relativas al periodo 2007-2011ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada tal como fue registrada, en España, y en relación con todos los productos para los que sigue registrada.

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo la marca anterior nº 2 579 589 en el territorio de referencia durante el período de referencia para todos los productos registrado, es decir para aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido, en la clase 9.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca anterior española nº 2 579 589.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición y para los que se ha demostrado el uso son los siguientes:

Clase 9: Aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido se encuentran comprendidos en las especificaciones de ambas marcas (incluyendo sinónimos). Por tanto se consideran idénticos.

Los productos impugnados pequeños auriculares que se llevan semiocultos en el oído (pinganillo) están incluidos dentro de la categoría más general de productos registrados por el derecho anterior aparatos para la reproducción del sonido siendo, por lo tanto, productos idénticos.

Los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes impugnados son altamente semejantes a los productos registrados por el derecho anterior aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido. Se trata de productos que tienen la misma finalidad, comparten los mismos canales de distribución y van destinados al mismo público relevante. Además, tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos altamente similares.

Los productos aparatos e instrumentos naúticos impugnados coinciden parcialmente con los aparatos de transmisión de sonido de la parte oponente, dado que, por ejemplo, los aparatos de comunicaciones marinas (radiobalizas, etc.) son aparatos de transmisión de sonido. Por tanto se consideran idénticos.

Los productos equipos de procesamiento de datos y ordenadores impugnados coinciden parcialmente con los aparatos de reproducción y transmisión de sonido de la parte oponente, dado que los aparatos que procesan datos y los ordenadores son aparatos que pueden transmitir y reproducir sonido. Por tanto se consideran idénticos.

Los productos aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos; ópticos impugnados coinciden parcialmente con los aparatos de registro de sonido de la parte oponente, dado que los aparatos electrónicos multimedia combinan actualmente diferentes funciones como cámaras de video, teléfonos móviles, etc. Por tanto se consideran idénticos.

Los productos aparatos e instrumentos de enseñanza impugnados coinciden parcialmente con los aparatos de registro de sonido de la parte oponente, dado que los aparatos e instrumentos de enseñanza incluyen aparatos e instrumentos audiovisuales de enseñanza. Por tanto se consideran idénticos.

Los productos aparatos e instrumentos de señalización impugnados coinciden parcialmente con los aparatos de reproducción de sonido de la parte oponente, dado que en principio los aparatos de reproducción de sonido incluyen alarmas acústicas (sirenas). Por tanto se consideran idénticos.

Los productos aparatos e instrumentos de salvamento impugnados son productos semejantes a los registrados por el derecho anterior aparatos de reproducción de sonido. Se trata de productos que tienen la misma finalidad, que comparten los mismos canales de distribución y que tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos similares.

Los productos aparatos e instrumentos de conducción; distribución de la electricidad son productos semejantes a los registrados por el derecho anterior aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido. Se trata de productos complementarios, que comparten los mismos canales de distribución y que van destinados al mismo público relevante. Además, la calidad de los cables es uno de los elementos determinantes de la calidad del sonido. Por todo ello, son productos similares.

Los productos impugnados soportes de registro magnéticos, discos acústicos son productos altamente semejantes a los aparatos para el registro del sonido registrados por el derecho anterior. Se trata de productos que tienen la misma finalidad, son complementarios y comparten los mismos canales de distribución. Además, van destinados al mismo público relevante y tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos altamente similares.

Los restantes productos impugnados aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, de pesaje, de medición, de control (inspección); aparatos e instrumentos de transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular; extintores no son productos similares a los registrados por el derecho anterior en la clase 9. Se trata de productos de distinta finalidad y método de uso. Además, no son productos en competencia, ni son complementarios, ni van destinados al mismo público relevante. Por último, no suelen tener el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención variará de medio a alto en función del tipo de producto o servicio que comparemos.

3. Los signos

PINGANILLO
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca verbal  compuesta por la palabra ”PINGANILLO”.

La marca impugnada es una marca figurativa que consiste en un fondo rectángular negro en el que se encuentra plasmada la combinación verbal ”ePinganillopro” en azul y blanco y tipografía estándar.

El elemento común “PINGANILLO” se asociará a los auriculares (audífonos). Teniendo en cuenta que parte de los productos en cuestión son aparatos para la reproducción del sonido se considera que este elemento es no distintivo o débil para estos productos. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, este elemento tendrá un impacto reducido. Por el contrario los restantes productos y los servicios anteriores de la clase 35 tienen un grado de distintividad normal.

El elemento “e” del signo impugnado se asociará a productos o servicios que pueden ser adquiridos o prestados por internet (e-commerce; e-mail, etc.). Por lo tanto, se considera que este elemento es débil para todos los productos y servicios en cuestión. El término “PINGANILLO” es no distintivo o débil para aparatos de reproducción de sonido, pequeños auriculares que se llevan semiocultos en el oído (pinganillo), en la clase 9. Finalmente, el elemento “PRO” tiene significación y puede ser reconocido, por ejemplo, por el público español, italiano o portugués como algo a favor de, sin embargo no puede descartarse que  el público relevante conocedor de la lengua inglesa lo perciba como la abreviatura de profesional (empleo que alguien ejerce y por el que percibe una retribución).

En lo que respecta al signo impugnado, está formado por elementos verbales distintivos y elementos figurativos menos distintivos de carácter meramente decorativo. Por consiguiente, los elementos verbales son más distintivos que los elementos figurativos.

Lo signos no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

 Visualmente, las marcas verbales protegen la denominación independientemente de que estén escritas en letras mayúsculas o minúsculas. Por lo tanto, los signos son similares en la medida en que coinciden en las letras que forman el elemento verbal “PINGANILLO”. Por otro lado, difieren en el elemento figurativo (un fondo rectángular) y en los colores de dicho elemento y de las letras (azul y blanco), así como en la tipografía de la marca impugnada, además de los elementos verbales adicionales “e” y “pro”.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas /PIN-GA-NI-LLO/, presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida los signos son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en las sílabas /e/ y /pro/ de la marca impugnada que no tienen equivalente respectivo en el signo anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Por lo tanto, puesto que los signos se asociarán a un significado similar respecto del concepto de pinganillo los signos son similares desde el punto de vista conceptual en un alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Considerando lo que se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse bajo para una parte de los productos en cuestión, a saber, los aparatos para la reproducción del sonido en la clase 9.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior.

Los productos han sido considerados en parte idénticos en parte similares y en parte disimilares. El grado de atención del público se considera que variará de medio a alto.

En cuanto a los signos, la División de Oposición ha considerado que son similares visualmente, fonética y conceptualmente en grado alto. A esta conclusión se ha llegado teniendo en cuenta que los signos coinciden en el elemento verbal “pinganillo”.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

También debe tenerse en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T–443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

La División de Oposición considera que las similitudes entre las marcas son suficientes para contrarrestar las diferencias entre las mismas.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española nº 2 579 589 de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

La parte oponente también ha basado su oposición en el registro de marca española n. º 2 976 930 para la marca denominativa “PINGANILLO MIR”.

Esta marca es menos similar a la marca impugnada. Esto se debe a que contiene la palabras adicional “MIR” que tiene un carácter independiente y  que no está presente en la marca impugnada. Cubre, además, menor ámbito de productos. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que la oposición ya se ha desestimado. 

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Agueda MAS PASTOR

Dorothee SCHLIEPHAKE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).