OPPOSITION n° B 2 603 010

Esperity, Rue Général Thys 12 Bt4, 1050 Ixelles, Belgique (opposante), représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan, 32, 1310 La Hulpe – Terhulpen, Belgique (mandataire agréé)

c o n t r e

Esperite N.V., Piet Heinstraat, 11a, 7204 JN Zutphen, Pays-Bas (titulaire), représentée par Nospat Patent- und Rechtsanwälte Oberdorfer Schmidt GbR, Isartorplatz 5, 80331 München, Allemagne (mandataire agréé).

Le 21/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 603 010 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 42 :        Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; services de laboratoires scientifiques; tous les services précités n'ayant pour objet le minéral espérite; services technologiques dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; recherches biologiques; recherches en bactériologie; évaluations, estimations et recherches dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; conception et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; services d'analyses et de recherches industrielles; expertises [travaux d'ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; recherche en radiobiologie; toutes les dites services sont réalisées par le moyen de cellules souches.

Classe 44 :        Services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services médicaux notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services hospitaliers; assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; chirurgie esthétique; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté, toutes les dites services sont réalisées par le moyen de cellules souches.

2.        La marque internationale n° 1 242 017 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 242 017. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union Européenne n° 11 239 472. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits et services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 38 :        Fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine médical et psychologique; fourniture de forums de discussion sur l'internet dans le domaine médical et psychologique.

Classe 42 :        Services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes dans le domaine médical et psychologique; conception et développement de logiciels dans le domaine médical et psychologique; conception, gestion et contrôle de forums de discussion en ligne dans le domaine médical et psychologique.

Classe 44 :        Services médicaux; services d'analyse médicale liés au traitement des personnes; assistance médicale pour la fourniture d'accès à des bases de données et des forums de discussion sur l'internet dans le domaine médical et psychologique.

Après limitation du 18/10/2016, les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 5 :        Cellules souches à usage médical; produits à usage médical notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; préparations bactériologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits pour le diagnostic à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimico-pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; remèdes pour la médecine humaine; tous les dits produits sont réalisés par le moyen de cellules souches.

Classe 42 :        Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; services de laboratoires scientifiques; tous les services précités n'ayant pour objet le minéral espérite; services technologiques dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; recherches biologiques; recherches en bactériologie; évaluations, estimations et recherches dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; conception et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; services d'analyses et de recherches industrielles; expertises [travaux d'ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; recherche en radiobiologie; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches.

Classe 44 :        Services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services médicaux notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services hospitaliers; assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; chirurgie esthétique; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté, tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « notamment », utilisé dans la liste de produits et services de la titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 5

Les produits contestés sont des cellules souches et autres produits à usage médical ou pharmaceutique réalisés au moyen de cellules souches. Ces produits n’ont pas suffisamment de connexion avec les services de l’opposante qui sont essentiellement des services de télécommunications en classe 38, des services scientifiques, technologiques, de recherche, de conception et développement, certains en rapport avec les logiciels ou des forums de discussion en ligne en classe 42, tous ces services dans le domaine médical et psychologique ainsi que des services médicaux de la classe 44. Même si l’on ne peut nier l’existence d’un certain lien en raison de l’objectif commun qui est, de façon directe ou indirecte, de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l’origine habituelle neutralisent de manière évidente toute coïncidence. Le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un médecin développe et mette un médicament sur le marché. Ces produits et services ont une destination et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne coïncident pas davantage en ce qui concerne les canaux de distribution et ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, ces produits et services sont différents.

Services contestés dans la classe 42

Il existe un chevauchement ou, à tout le moins, des coïncidences entre les services contestés et les services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes dans le domaine médical de la classe 42 de l’opposante. En effet, il faut notamment tenir compte du fait que les services d’ingénieurs repris dans la liste des services contestés de la classe 42 peuvent se rapporter au génie chimique qui s’intègre notamment dans l’industrie pharmaceutique. Il y a lieu de relever aussi que l’ensemble des services contestés ont un rapport avec les cellules souches dont l’étude est un domaine de recherche très actif en raison notamment de leurs applications en médecine alors que les services de l’opposante relèvent également du domaine médical. Dès lors, ces services sont identiques ou, à tout le moins, similaires.

Services contestés dans la classe 44

Les services contestés suivants, à savoir les services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services médicaux notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services hospitaliers; assistance médicale; services de cliniques médicales; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services médicaux; chirurgie esthétique; services de médecine alternative; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches, sont identiques aux services médicaux de l’opposante soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.

Les services contestés de physiothérapie; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches sont relatifs à une discipline de la santé qui traite les limitations fonctionnelles découlant de blessures et de maladies affectant les muscles, les articulations et les os, ainsi que les systèmes neurologique (cerveau, nerfs, moelle épinière), respiratoire (poumons), circulatoire (vaisseaux sanguins) et cardiaque (cœur). Le rôle de la physiothérapie est d’aider à recouvrer le maximum de ses capacités physiques en fonction de son propre potentiel de récupération. Ces services sont similaires aux services médicaux de l’opposante parce qu’ils partagent le même objectif de préserver la santé, ils peuvent cibler un même public et être prestés sur un même lieu de pratique, tel qu’un hôpital. Ils peuvent aussi être complémentaires.

Les services contestés de soins d'hygiène pour êtres humains; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches sont similaires aux services médicaux de l’opposante. Il s’agit dans les deux cas de services en rapport avec les soins qui sont complémentaires et qui sont destinés aux mêmes utilisateurs. Ces services peuvent aussi dans certains cas être prestés par les mêmes personnes. Les soins aux malades impliquent en effet des soins d’hygiène corporelle.

Les services contestés suivants, à savoir les services d'opticiens; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches, sont similaires aux services médicaux de l’opposante parce que, même si les premiers sont fournis dans les établissements commerciaux (optiques) et les seconds dans les établissements de santé (consultations médicales et hôpitaux), les services médicaux comprennent les services ophtalmologiques qui ont le même but que les services d'opticiens (améliorer et protéger la vision). Ces services sont destinés au même public et sont de plus complémentaires.

Les services contestés de maisons de convalescence ou de repos; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches sont des établissements qui offrent un hébergement aux personnes âgées ou fragiles et administrent des médicaments et offrent des activités telles que la réadaptation, la réhabilitation ou la rééducation par exemple afin d'aider les personnes en question dans leur récupération. Il existe un certain lien avec les services médicaux de l’opposante car ces établissements offrent dans certains cas assistance médicale et des prestations de soins. Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre ces services.

Les services contestés de soins de beauté pour êtres humains ; salons de beauté; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches ont pour objectif d’embellir l’apparence des êtres humains, ils ont une nature esthétique. Ils présentent néanmoins certaines relations avec les soins médicaux. Ils peuvent partager les canaux de distribution tels que les centres dédiés aux soins de santé et de beauté qui offrent également des services de médecins ou qui, à tout le moins, effectuent des traitements cosmétiques sous surveillance médicale. Ils peuvent cibler le même public et peuvent parfois être complémentaires comme c’est le cas pour les traitements de botox ou basés sur l’utilisation de certains cosmétiques et les traitements médicaux anti-âge. Ces services sont donc considérés similaires à un faible degré aux services médicaux de l’opposante.

Les services contestés de soins d'hygiène et de beauté pour animaux; tous les dits services sont réalisés par le moyen de cellules souches sont différents de services de l’opposante. Ces services de la titulaire n’ont pas suffisamment de connexion avec les services de l’opposante, y compris avec les services d’analyse médicale et d’assistance médicale ainsi que les services médicaux de la classe 44. En effet, ces derniers ont pour objectif final les soins des personnes et non des animaux. Les professionnels en question ne coïncident pas et prestent leurs services sur des lieux de travail différents. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. La distance entre ces services et les autres services des classes 38 et 42 de l’opposante est encore plus grande. Par conséquent, ces services sont considérés différents.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré élevé parce que les services en question sont en rapport avec la santé, avec des traitements et des soins divers et/ou ont un degré de sophistication et de spécialisation particulièrement élevé.

3. Les signes

ESPERITY	ESPERITE
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément « ESPERITY » de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif. Il en de même pour la grande majorité du public en ce qui concerne le terme « ESPERITE » du signe contesté. En effet, ce terme anglais se réfère à un minéral de la famille des silicates mais s’agissant d’un terme rare et peu utilisé, il est considéré que la partie du public qui en comprendra la signification est réduite. Quoiqu’il en soit, aucune des deux termes n’a de signification en rapport avec les services pertinents et ils sont dès lors distinctifs.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs sept premières lettres et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur dernière lettre, « Y » dans la marque antérieure et « E » dans le signe contesté, et de leur son. Il y a lieu de noter qu’en français, la lettre « E » du signe contesté n’est pas prononcée puisqu’elle est muette.

En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.

Sur le plan conceptuel, pour la majorité du public pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour ceux qui comprendront la signification du terme « ESPERITE » du signe contesté, la marque antérieure est par contre dépourvue de signification. Etant donné que l’un des signes n’est associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour ces consommateurs.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Les produits contestés sont différents des services de l’opposante alors que les services contestés sont, quant à eux, en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Les services pertinents s’adressent au grand public ou à des clients professionnels et le niveau d’attention est considéré élevé.

Les signes sont visuellement et phonétiquement considérés très similaires. Conceptuellement, ils ne sont pas similaires pour une partie réduite du public pertinent et, pour la majorité du public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. L’impression d’ensemble donnée par les signes est de grande similitude.

De plus, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (Arrêt du 21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, le fait que les signes aient un degré de similitude très élevé compense le degré moindre de similitude existant entre certains services, en particulier ceux qui ont été considérés similaires à un faible degré.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union Européenne n° 11 239 472 de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Benoit VLEMINCQ

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.