LÖSCHUNG Nr. 9339 C (VERFALL)
Fomanu AG, Im Wiesengrund 1, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Lermerraible Patent- u. Rechtsanwalts PartGmbB, Lessingstr. 6, 80336 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
FUJIFILM Imaging Germany GmbH & Co. KG, Siemensring 1, 47877 Willich, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Spanien (zugelassener Vertreter).
Am 07/04/2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG
1. Dem Antrag auf Erklärung des Verfalls wird teilweise stattgegeben.
2. Die Unionsmarke Nr. 6 927 271 wird mit Wirkung ab dem 14/05/2014 für einen Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt, nämlich für:
Klasse 1: Unbelichtete Filme.
Klasse 9: Fotografische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zur Belichtung, Entwicklung, Bearbeitung und Anfertigung von Abzügen von Filmen, Apparate zum Ansehen und Lesen von fotografischen Filmen und deren aufgezeichneten Bildern; Vergrößerungsapparate (Fotografie); Blitzlampen, Fotoblitzlampen; Waschschalen (Fotografie); Rahmen für Diapositive; Dunkelkammern (Fotografie); Dunkelkammerlampen (Fotografie); Fotoblenden; Diapositive; Rahmungsgeräte für Diapositive; Diaprojektoren; Projektionsleinwände (Fotografie); Abtropfständer für fotografische Zwecke; Spulen (Fotografie); belichtete Filme; Filter für fotografische Zwecke; Blitzlichtlampen (Fotografie); Objektive (Optik); Verschlüsse (Fotografie); Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Füße und Stative für Fotoapparate; photographische Sucher; Apparate zum Trocknen, Hochglanzpressen und für die Herstellung von Fotoabzügen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; interaktive digitale optische CDs; CD-Player; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; interaktive Fernseh- und/oder audiovisuelle Spiele (Software); elektronische und automatische Spiele zur ausschließlichen Verwendung mit einem Fernsehapparat; Computer-Software mit der Ausnahme von Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Computer; elektronische Publikationen (herunterladbar) über ein internationales Kommunikationsnetz, Telefone; Anrufbeantworter; Fernkopiergeräte; Drucker; Modems; Videorecorder; Kassettenaufnahmegeräte; Autoradio; Transistoren; Hi-Fi-Anlagen; Plattenspielerplatinen; Camcorder; Lautsprecherboxen, Verstärker; Fernsehapparate; Kameras; Magnetbänder, Videobänder; Batterien, Zellen; Kassetten; elektronische Karten; Disketten; Speicherkarten; Ferngläser; Videoprojektoren; Scanner, Diktiergeräte; Telefonapparate und Mobiltelefonie; sowie Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Handbücher; Werbebroschüren; Zeitschriften; Veröffentlichungen, Prospekte; Bücher, Kataloge; Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Klebegeräte für die Montage von Fotografien; Ständer für Fotografien; Plakate; Zeichnungen; Photogravuren; Druckstöcke; Schreibwaren; Buchbinderartikel; alle vorgenannten Waren mit der Ausnahme von Fotobüchern, Fotokalendern, Fotokarten, Fotostickern, Fotoalben, Fotografien, Postern, Bildern.
Klasse 35: Werbung über alle Träger, Verteilung von Warenproben, Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbematerial (Flugblätter, Drucksachen, Warenproben, Prospekte), Organisation von Ausstellungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Betrieb einer Im- und Exportagentur, Beschaffung und Verkaufsförderung (für Dritte) verschiedener Waren im Bereich Fotografie, HiFi, Ton und Bild, die dem Verbraucher die Ansicht und den Kauf dieser Waren in Einzelhandelsgeschäften oder Warenhäusern, in einem allgemeinen Handelskatalog oder auf einer Website oder über eine andere Form elektronischer Kommunikationsmedien ermöglichen; elektronische Entgegennahme von Bestellungen für Waren und Dienstleistungen; Online-Handel (insbesondere Internet-Shop), einschließlich Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Erzeugnissen in den Bereichen Fotografie, Hi-Fi, Ton, Bild, für Dritte, damit die Verbraucher diese betrachten, auswählen, kaufen können, mit Erteilung von Informationen und Beratung in den Ausstellungsläden (Transport ausgenommen); Schaufensterdekoration, Vervielfältigung von Dokumenten, computergestützte Dateiverwaltung; Kaufberatung in Bezug auf fotografische Erzeugnisse.
Klasse 38: Telekommunikation; Kommunikation über Rundfunk, Telegrafie, Telefon und Fernsehen; Übertragung von Informationen mittels Telematik; Übermittlung von Nachrichten, Telegrammdienste; E-Mail-Dienste; Kommunikation über das Internet; Fernsehen über Kabel, über Funk; Übertragungen mittels Satellit; Funkdienst; Kommunikation über Computerterminals, Kommunikation und Übertragung von Daten, Texten, Ton, Bild über nationale und internationale Datenkommunikationsnetze, computergestützte Nachrichten- und Bildübermittlung; Übertragung von Informationen und Bild- oder Tondaten aus Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu einem weltweiten Computernetzwerk; interaktive Fernübertragungen im Hinblick auf die Präsentation von fotografischen Erzeugnissen, elektronische Veröffentlichungen; Übertragung von Bildern und Fotografien über Multimediaträger, Übertragung digitaler Bilder und Dateien über das Internet; Übertragung von Informationen zur Präsentation von Produkten und/oder Dienstleistungen wie der Anfertigung von fotografischen Abzügen über das Internet.
Klasse 40: Bearbeitung von Materialien, nämlich Bearbeitung von Filmen, Fotofilmen und Diapositiven; Papierbehandlung mit der Ausnahme von Druckarbeiten; Schriftsatz; Erstellen von Gravuren insbesondere Fotogravuren; Farbentrennung, lithografische Druckarbeiten; Bearbeitung empfindlicher Fotooberflächen, Fotolaborarbeiten, insbesondere Entwicklung von Fotofilmen, Filmen und Diapositiven; Veränderung von Fotoabzügen.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; digitale Bildgebung; Fotografie; Fotoberichterstattung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Aufzeichnung von Videobändern; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Videokassetten; Verleih von Büchern; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Desktoppublishing; Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Vermietung von Videobändern, Videokameras, Videorecordern, Rundfunk- und Fernsehgeräten; Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Online-Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Erstellen von Reportagen; Dienstleistungen eines Reporters.
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Werkstoff- und Produktprüfung; technische Beratung durch Vorführung von Waren; technische Zeichnungen; Qualitätskontrolle.
3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Waren und Dienstleistungen eingetragen, nämlich für:
Klasse 9: Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Video-DVDs; Audio-Video-CDs, digitale CDs.
Klasse 16: Fotobücher; Fotokalender; Fotokarten; Fotosticker; Fotoalben; Fotografien; Poster; Bilder.
Klasse 40: Offsetdruck; Druckarbeiten; Erstellen von photographischen Abzügen; Binden von Dokumenten.
Klasse 42: Hilfe und technische Beratung bei der Auswahl und Montage von Fotomaterial; Montage von Fotoabzügen, Bearbeitung (Veränderung) fotografischer Bilder durch elektronische Medien und Computer; Gestaltung von Fotoalben im Internet; Online-Gestaltung von Fotoalben.
4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
BEGRÜNDUNG
Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke Nr. 6 927 271 (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen
Klasse 1: Unbelichtete Filme.
Klasse 9: Fotografische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zur Belichtung, Entwicklung, Bearbeitung und Anfertigung von Abzügen von Filmen, Apparate zum Ansehen und Lesen von fotografischen Filmen und deren aufgezeichneten Bildern; Vergrößerungsapparate (Fotografie); Blitzlampen, Fotoblitzlampen; Waschschalen (Fotografie); Rahmen für Diapositive; Dunkelkammern (Fotografie); Dunkelkammerlampen (Fotografie); Fotoblenden; Diapositive; Rahmungsgeräte für Diapositive; Diaprojektoren; Projektionsleinwände (Fotografie); Abtropfständer für fotografische Zwecke; Spulen (Fotografie); belichtete Filme; Filter für fotografische Zwecke; Blitzlichtlampen (Fotografie); Objektive (Optik); Verschlüsse (Fotografie); Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Füße und Stative für Fotoapparate; photographische Sucher; Apparate zum Trocknen, Hochglanzpressen und für die Herstellung von Fotoabzügen; Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Video-DVDs; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Audio-Video-CDs, digitale CDs; interaktive digitale optische CDs; CD-Player; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; interaktive Fernseh- und/oder audiovisuelle Spiele (Software); elektronische und automatische Spiele zur ausschließlichen Verwendung mit einem Fernsehapparat; Computer-Software; Computer; elektronische Publikationen (herunterladbar) über ein internationales Kommunikationsnetz, Telefone; Anrufbeantworter; Fernkopiergeräte; Drucker; Modems; Videorecorder; Kassettenaufnahmegeräte; Autoradio; Transistoren; Hi-Fi-Anlagen; Plattenspielerplatinen; Camcorder; Lautsprecherboxen, Verstärker; Fernsehapparate; Kameras; Magnetbänder, Videobänder; Batterien, Zellen; Kassetten; elektronische Karten; Disketten; Speicherkarten; Ferngläser; Videoprojektoren; Scanner, Diktiergeräte; Telefonapparate und Mobiltelefonie; sowie Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Handbücher; Werbebroschüren; Zeitschriften; Veröffentlichungen, Prospekte; Bücher, Kataloge; Fotoalben; Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Fotografien; Klebegeräte für die Montage von Fotografien; Ständer für Fotografien; Poster und Plakate; Zeichnungen; Bilder; Photogravuren; Druckstöcke; Schreibwaren; Buchbinderartikel.
Klasse 35: Werbung über alle Träger, Verteilung von Warenproben, Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbematerial (Flugblätter, Drucksachen, Warenproben, Prospekte), Organisation von Ausstellungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Betrieb einer Im- und Exportagentur, Beschaffung und Verkaufsförderung (für Dritte) verschiedener Waren im Bereich Fotografie, HiFi, Ton und Bild, die dem Verbraucher die Ansicht und den Kauf dieser Waren in Einzelhandelsgeschäften oder Warenhäusern, in einem allgemeinen Handelskatalog oder auf einer Website oder über eine andere Form elektronischer Kommunikationsmedien ermöglichen; elektronische Entgegennahme von Bestellungen für Waren und Dienstleistungen; Online-Handel (insbesondere Internet-Shop), einschließlich Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Erzeugnissen in den Bereichen Fotografie, Hi-Fi, Ton, Bild, für Dritte, damit die Verbraucher diese betrachten, auswählen, kaufen können, mit Erteilung von Informationen und Beratung in den Ausstellungsläden (Transport ausgenommen); Schaufensterdekoration, Vervielfältigung von Dokumenten, computergestützte Dateiverwaltung; Kaufberatung in Bezug auf fotografische Erzeugnisse.
Klasse 38: Telekommunikation; Kommunikation über Rundfunk, Telegrafie, Telefon und Fernsehen; Übertragung von Informationen mittels Telematik; Übermittlung von Nachrichten, Telegrammdienste; E-Mail-Dienste; Kommunikation über das Internet; Fernsehen über Kabel, über Funk; Übertragungen mittels Satellit; Funkdienst; Kommunikation über Computerterminals, Kommunikation und Übertragung von Daten, Texten, Ton, Bild über nationale und internationale Datenkommunikationsnetze, computergestützte Nachrichten- und Bildübermittlung; Übertragung von Informationen und Bild- oder Tondaten aus Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu einem weltweiten Computernetzwerk; interaktive Fernübertragungen im Hinblick auf die Präsentation von fotografischen Erzeugnissen, elektronische Veröffentlichungen; Übertragung von Bildern und Fotografien über Multimediaträger, Übertragung digitaler Bilder und Dateien über das Internet; Übertragung von Informationen zur Präsentation von Produkten und/oder Dienstleistungen wie der Anfertigung von fotografischen Abzügen über das Internet.
Klasse 40: Bearbeitung von Materialien, nämlich Bearbeitung von Filmen, Fotofilmen und Diapositiven; Offsetdruck; Druckarbeiten; Papierbehandlung; Schriftsatz; Erstellen von photographischen Abzügen; Erstellen von Gravuren insbesondere Fotogravuren; Farbentrennung, lithografische Druckarbeiten, Binden von Dokumenten; Bearbeitung empfindlicher Fotooberflächen, Fotolaborarbeiten, insbesondere Entwicklung von Fotofilmen, Filmen und Diapositiven; Veränderung von Fotoabzügen; Druckarbeiten.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; digitale Bildgebung; Fotografie; Fotoberichterstattung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Aufzeichnung von Videobändern; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Videokassetten; Verleih von Büchern; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Desktoppublishing; Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Vermietung von Videobändern, Videokameras, Videorecordern, Rundfunk- und Fernsehgeräten; Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Online-Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Erstellen von Reportagen; Dienstleistungen eines Reporters.
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Werkstoff- und Produktprüfung; Hilfe und technische Beratung bei der Auswahl und Montage von Fotomaterial; technische Beratung durch Vorführung von Waren; technische Zeichnungen; Qualitätskontrolle; Montage von Fotoabzügen, Bearbeitung (Veränderung) fotografischer Bilder durch elektronische Medien und Computer; Gestaltung von Fotoalben im Internet; Online-Gestaltung von Fotoalben.
Die Antragstellerin berief sich auf Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV.
ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN
Die Antragstellerin führt an, die Unionsmarke sei während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden.
Die Inhaberin der Unionsmarke erklärt Inhalte der eingereichten Stellungnahme nebst Anlagen, welche sich auf Geschäftsgeheimnisse beziehen, für streng vertraulich.
Die Inhaberin der Unionsmarke sei eine deutschlandweit führende Anbieterin von digitalen Fotoarbeiten und Online-Bilderdiensten und habe die Unionsmarke bis zum Jahr 2015 rechtserhaltend benutzt.
Daran zweifle auch die Antragstellerin nicht. Vielmehr wolle sie die Abbildung eines Schmetterlings für digitale Fotoarbeiten monopolisieren, und habe die Inhaberin der Unionsmarke seit Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls mehrfach aufgefordert, die Benutzung der Marke aufzugeben. Der vorliegende Antrag diene daher lediglich dazu, den geschäftlichen Erfolg der Inhaberin der Unionsmarke „auszuspähen“ und aus deren Markterfolg Kapital zu schlagen. Aus diesem Grund würden keine konkreten Umsatzangaben gemacht.
Im Hinblick auf die in den Klassen 35, 38, 40 und 42 eingetragenen Dienstleistungen weist die Inhaberin der Unionsmarke darauf hin, dass Marken generell nicht „für“ Dienstleistungen benutzt würden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolge daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen, was als Nachweis für eine Nutzung grundsätzlich ausreiche.
Ferner werde die Benutzung in der Werbung in der Regel als ernsthafte Benutzung betrachtet, wenn das Ausmaß der Werbung ausreichend sei, um eine ernsthafte öffentliche Benutzung der Marke darzustellen, und wenn zwischen der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen wurde, eine Beziehung hergestellt werden könne (Entscheidung vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, § 37). Diese Anforderungen seien im vorliegenden Fall zweifelsfrei erfüllt.
Die Inhaberin der Unionsmarke beantragt, den Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke zurückzuweisen.
Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 1, 9 und 41 keinerlei Benutzungsnachweis erbracht wurde. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16, 35, 38, 40 und 42 sei nur ein teilweiser Nachweis erbracht worden.
Es seien keinerlei Belege dafür beigebracht worden, dass die von der Markeninhaberin vorgelegten Newsletter an 160 000 Kunden verschickt wurden. Ferner gäben Teile des Benutzungsnachweises keinen Aufschluss über den Umfang und/oder den Zeitraum der Benutzung, oder darüber, dass die Unionsmarke in Verbindung mit den relevanten Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Manche Unterlagen bezögen sich überhaupt nicht auf die Unionsmarke.
Die Inhaberin der Unionsmarke erwidert, für den Nachweis der ernsthaften Benutzung gebe es keine De-minimis-Regel, und dass bei einer Gesamtwürdigung der Benutzungsunterlagen keine Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke bestünden.
Die Unionsmarke habe gar in Folge ihrer intensiven Benutzung in der Europäischen Union Bekanntheit im Sinne des Artikels 8 Absatz 5 UMV erlangt und werde von Verbrauchern mit Hoher Qualität assoziiert. Dies zeige sich unter anderem an den Empfehlungen in Fach- und Publikumszeitschriften.
BEGRÜNDUNG DER ENTSCHEIDUNG
Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Es liegt eine ernsthafte Benutzung einer Marke vor, wenn die Marke gemäß ihrer wesentlichen Funktion benutzt wird, d. h. zur Gewährleistung der Identität des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, um einen Absatz für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine ernsthafte Benutzung erfordert eine tatsächliche Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt und beinhaltet keine symbolische Benutzung zum alleinigen Zweck der Erhaltung der mit der Marke verknüpften Rechte oder ausschließlich interne Benutzung (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, insbesondere § 35-37 und 43).
Bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, müssen alle Fakten und Umstände gewürdigt werden, die für die Entscheidung relevant sind, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich erfolgt, insbesondere aber ob solch eine Benutzung als im betreffenden Wirtschaftssektor geeignet betrachtet wird, um einen Marktanteil für die von der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Der Zweck der Voraussetzung, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, besteht jedoch nicht darin, den kommerziellen Erfolg zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu prüfen, und bezweckt auch nicht die Beschränkung des Markenschutzes auf Fälle, bei denen eine umfassende kommerzielle Benutzung der Marken erfolgt (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Gemäß Regel 40 Absatz 5 UMDV in Verbindung mit Regel 22 Absatz 3 UMDV dienen zum Nachweis der Benutzung Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.
Bei Verfallsverfahren aufgrund Nichtbenutzung liegt die Beweislast bei der Inhaberin der Unionsmarke, da von der Antragstellerin der Nachweis einer negativen Tatsache nicht erwartet werden kann, nämlich dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Folge nicht benutzt worden ist. Daher muss die Inhaberin der Unionsmarke die ernsthafte Benutzung innerhalb der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen.
Im vorliegenden Fall erfolgte die Eintragung der Unionsmarke am 20/04/2009. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ging am 14/05/2014 ein. Daher erfolgte die Eintragung der Unionsmarke vor mehr als fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung des Antrags. Die Inhaberin der Unionsmarke musste die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke während des fünfjährigen Zeitraums vor dem Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls, d. h. vom 14/05/2009 bis einschließlich 13/05/2014, für alle Waren und Dienstleistungen, für welche sie eingetragen ist, nachweisen.
Am 10/12/2015 hat die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis erbracht.
Da die Inhaberin der Unionsmarke beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Löschungsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
- Kunden-Newsletter und Werbeanzeigen in deutscher Sprache, in welchen online abrufbare Angebote für die Entwicklung von Fotos, Fotobüchern, Fotoleinwänden, Fotokalender, Grußkarten, XXL Bilder, Poster, Fotopuzzles, Fotogeschenken sowie Handy- und Tablet-Hüllen beworben werden. Zudem wird auf eine eigene Fotosoftware verwiesen, die in diesem Zusammenhang heruntergeladen und benutzt werden kann. Die Angebote sind jeweils gültig bis 05/08/2009, 01/02/2012, 22/08/2013, 01/09/2013, 10/11/2013, Dezember 2013, 15/02/2014, 05/03/2014, 21/04/2014 bzw. 11/05/2014. Auf den meisten der Unterlagen ist oben das Zeichen abgebildet. Gemäß den Angaben der Markeninhaberin wurden die Newsletter an 160 000 Kunden in Deutschland versandt.
- Newsletter vom 04/02/2010 in deutscher Sprache, mit Informationen über Auszeichnungen durch namhafte Fach- und Publikumszeitschriften für Fotobuch- und Bilderdienste und Internet-Fotodienste sowie für Fotobücher, Poster, Fotoabzüge. Es wird kein Bezug auf die Unionsmarke genommen.
- Auszug der Website fujidirekt.de vom 06/10/2015. Er zeigt drei Testergebnisse bzw. Preistipps aus 2014 und 2015 im Zusammenhang mit „FUJIdirekt“-Produkten, nämlich Fotoabzüge, Fotobuch brillant. Oben auf der Website ist das Zeichen abgebildet. Die übrigen Ergebnisse/Empfehlungen beziehen sich auf „FUJIFILM“-Produkte.
- Ausschnitte aus Fach- und Publikumszeitschriften aus dem Zeitraum Dezember 2009 bis einschließlich erstes Quartal 2014. Zu sehen sind vier Testberichte betreffend Leinwände, Belichtungsdienste, Fotoabzüge sowie „XXL Bild Hartschaum“ im Zusammenhang mit den Zeichen , „FujiDirekt“ oder „FUJIdirekt“. Bewertet werden u.a. die Bestellabwicklung nebst Handhabung der entsprechenden Software für den Upload und das Arrangement der Fotos sowie die Fotoprodukte im Ergebnis. Die übrigen Testberichte beziehen sich nicht auf die Unionsmarke.
- Screenshots und Auszüge aus der Website der Inhaberin der Unionsmarke über die „Wayback-Machine“ aus dem Zeitraum 2009 bis 2014. Angeboten werden Fotoabzüge, Poster, Fotobücher, Pocket-Fotos, Fotogeschenke (bedruckte Tassen, Textilien, Stofftiere, Puzzles, Schneekugeln, Fotosticker, Mousepads etc.), Fotokalender, Fotokarten, Fotos auf Leinwand/Acrylglas/Hartschaum/Aluminium. Zudem finden sich Verweise auf den Download der Bestellsoftware, einen Video-DVD-Service und einen Scanservice-auf-CD. Oben links ist jeweils das Zeichen abgebildet.
- Auszug aus dem Unternehmensregister, aus welchem hervorgeht, dass die Markeninhaberin und die Eurocolor Rostock unternehmensrechtlich verbunden sind.
- 15 Rechnungen aus den Jahren 2009 bis 2013 an Adressaten in Deutschland. Das Zeichen ist prominent im Briefkopf abgebildet. In Rechnung gestellt werden Fotoabzüge, Fotokarten, ein Fotobuch, ein Panoramaposter, Puzzles und eine Fotocollage.
- 23 Rechnungen aus den Jahren 2011 bis 2014 an die Markeninhaberin über die Schaltung von per Klick abgerechneten, benutzerorientierten Online-Werbeanzeigen (Google AdWords). Ein Zusammenhang mit der Unionsmarke wird in diesen Rechnungen nicht hergestellt.
- Internetauszug zu einer aktuellen Google-Suche nach den Stichworten „bilder entwickeln“. Sie soll die Funktionsweise der Google AdWords-Werbung veranschaulichen. Das erstgenannte Ergebnis zeigt einen Link mit dem Zusatz „Ad“, also eine Werbeanzeige, für die Website www.fujidirekt.de.
- Datenverkehrsanalyse des Online-Dienstes „Google Analytics“ aus dem Zeitraum September 2008 bis Oktober 2015, laut der Markeninhaberin für die Nutzung ihrer Website. Sie zeigt, dass die Website in den Jahren 2009 bis 2015 täglich, wöchentlich und monatlich von mehreren 10 000 Besuchern, gemäß den Angaben der Markeninhaberin aus Deutschland, Österreich und Belgien, aufgerufen wurde. Insgesamt gab es in über 4,5 Millionen Sitzungen mehr als 42 Millionen Seitenaufrufe von über 2,4 Millionen Nutzern.
- 12 Rechnungen der ValueClick International Ltd. aus 2011 bis 2014 an die Markeninhaberin betreffend Affiliate-Marketing-Dienste, mithilfe derer Internetbesucher durch personalisierte Werbemittel auf die Website und die Produkte der Markeninhaberin aufmerksam gemacht worden sein sollen.
- Kopie des TRUSTED SHOPS-Gütesiegels, welches auf 11 479 Kundenbewertungen basiert und mit welchem die Website fujidirekt.de 2010 insgesamt mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurde.
- Auszüge aus der Internet-Suchmaschine Google zu den Suchbegriffen Fujidirekt 2010, Fujidirekt 2011 und Fujidirekt 2012, welche zeigen, dass es für jeden Begriff jeweils etwa 20 000 Suchergebnisse gibt. Die Suchergebnisse verweisen unter anderem auf die Website der Markeninhaberin, auf das vorgenannte Gütesiegel sowie auf Testberichte von Fach- und Publikumszeitschriften.
- Auszug aus der Website eines Fotografie-Magazins, kwerfeldein.de, aus 2012 mit der Umfrage „Wo lasst Ihr Eure Fotobücher drucken?“ mit 61 Kommentaren. Auf die Unionsmarke wird nicht Bezug genommen.
Vorbemerkungen
Die Antragstellerin argumentiert, dass nicht alle Nachweise auf eine ernsthafte Benutzung bezüglich Zeit, Ort, Umfang, Art und Nutzung der Waren und Dienstleistungen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, hinweisen.
Das Argument der Antragstellerin beruht auf einer Beurteilung jedes einzelnen Nachweises bezüglich aller relevanten Faktoren. Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung muss die Löschungsabteilung die Nachweise jedoch insgesamt berücksichtigen. Selbst wenn einige relevante Faktoren bei einigen einzelnen Nachweisen fehlen, kann die Kombination aus allen relevanten Faktoren aller Nachweise auf eine ernsthafte Benutzung hinweisen.
Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren
Zeit der Benutzung
Der Nachweis muss eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke innerhalb des relevanten Zeitraums belegen.
Die meisten Nachweise, z.B. die Newsletter und Werbeanzeigen, die Auszüge aus der Website der Inhaberin der Unionsmarke über die „Wayback-Machine“ sowie die Rechnungen, stammen aus dem relevanten Zeitraum. Somit gibt der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis die Zeit der Benutzung ausreichend an.
Ort der Benutzung
Der Nachweis muss belegen, dass die angegriffene Unionsmarke ernsthaft in der Europäischen Union benutzt worden ist (siehe Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV).
Die Newsletter, Auszüge aus der Website der Markeninhaberin und die Rechnungen an Kunden beweisen, dass der Benutzungsort jedenfalls Deutschland ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Deutsch), der genannten Währung (Euro) und einigen Adressen in Deutschland. Darüber hinaus endet der Domainname der Website der Markeninhaberin, fujidirekt.de, in einer deutschen Top-Level-Domain. Dies schließt zwar nicht Besucher außerhalb Deutschlands aus, ist aber ein Indiz dafür, dass die Website sich in erster Linie an deutsche Kunden richtet, und legt die Vermutung nahe, dass sie hauptsächlich von diesen aufgerufen wird. Die Nachweise beziehen sich also auf das relevante Gebiet.
Art der Benutzung: Benutzung als Marke
Die Art der Benutzung erfordert unter anderem, dass die angegriffene Unionsmarke als Marke benutzt wird, d. h. zum Vermitteln des Ursprungs, um es den maßgeblichen Verkehrskreisen zu ermöglichen, zwischen Waren und Dienstleistungen verschiedener Anbieter zu unterscheiden.
Den eingereichten Unterlagen lassen keinen Zweifel an einer Benutzung als Marke.
Art der Benutzung: Benutzung der Marke wie eingetragen
Die Art der Benutzung im Sinne von Regel 22 Absatz 3 UMDV erfordert einen Nachweis der Benutzung der Marke wie eingetragen oder einer Variante hiervon, die gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV die Unterscheidungskraft der angegriffenen Unionsmarke nicht verändert.
Der Zweck von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV, der eine strikte Konformität zwischen der Form der Benutzung der Marke und der Form ihrer Eintragung nicht vorschreibt, ist es, der Inhaberin bei Benutzung der Marke im Geschäftsverkehr zu ermöglichen, diese auf solche Weise zu variieren, dass ohne eine Veränderung der Unterscheidungskraft eine bessere Anpassung an Marketing- und Werbeerfordernisse für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen ermöglicht wird (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Es ist zu prüfen, ob die Form, in der die angegriffene Marke benutzt wird, Unterschiede enthält, die ihre Unterscheidungskraft beeinflussen, und ob trotz der Unterschiede die benutzte Marke und die angegriffene Unionsmarke die gleiche Unterscheidungskraft aufweisen. Zunächst muss die Unterscheidungskraft der angegriffenen Unionsmarke ermittelt werden. Anschließend ist zu prüfen, ob die Marke wie benutzt diese Unterscheidungskraft verändert oder nicht.
Die Unionsmarke ist wie folgt eingetragen: .
Sie wurde zumeist wie folgt benutzt: (Kundenrechnungen) und (Website der Markeninhaberin). Einige der Nachweise verweisen auf „FUJIdirekt“ oder „FujiDirekt“.
Obgleich die Benutzung der angegriffenen Marke variiert und in bestimmten Nachweisen eine Form aufweist, die von der eingetragenen abweicht, beeinflusst dies nicht die Unterscheidungskraft. Zwar verweisen einige der Testberichte auf „FUJIdirekt“ oder „FujiDirekt“, jedoch belegen die Auszüge aus der Website der Markeninhaberin über die „Wayback-Machine“, dass dort während des relevanten Zeitraums das Zeichen benutzt wurde. Mithin haben auch Kunden, deren Rechnung das Zeichen aufweist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die jeweiligen Produkte zunächst unter dem Zeichen bestellt. Die zusätzlichen Elemente dieses Zeichens, nämlich seine Farbgebung, können als rein dekorativ eingestuft werden (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). Folglich wird eine Benutzung der angegriffenen Unionsmarke in einer Form belegt, die ihre Unterscheidungskraft nicht verändert.
Benutzungsumfang
Nach ständiger Rechtsprechung sind beim Umfang der Benutzung insbesondere das Handelsvolumen der Benutzung insgesamt sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung der Marke zu würdigen (siehe beispielsweise 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem entsprechenden Markt abhängt (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Je geringer das Handelsvolumen bei Benutzung der Marke ist, desto höher ist die Anforderung an die Inhaberin der Unionsmarke, einen zusätzlichen Nachweis zu erbringen, um mögliche Zweifel bezüglich der Ernsthaftigkeit zu zerstreuen (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Das Gericht hat festgestellt, dass unter bestimmten Umständen auch ein indirekter Nachweis etwa in Form von Katalogen mit der Marke für den Nachweis des Umfangs der Benutzung in einer Gesamtbeurteilung ausreichend sein kann, auch wenn keine direkten Angaben zum Umsatz geliefert werden (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).
Die eingereichten Unterlagen liefern der Löschungsabteilung zwar keine umfangreichen Angaben über das Handelsvolumen oder die Häufigkeit der Benutzung. Diese hätten z.B. durch zusätzliche Rechnungen aus dem relevanten Zeitraum gestützt werden können. Jedoch geht aus dem Material hervor, dass unter der Unionsmarke zahlreiche Produkte angeboten wurden, die vom Verbraucher online in Auftrag gegeben werden konnten. Die Website der Markeninhaberin enthielt genaue Angaben zu den angebotenen Waren und Dienstleistungen, ihren Preisen und ihrer Vertriebsweise. Somit ist festzustellen, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen unter der Unionsmarke den Endverbrauchern zum Verkauf angeboten wurden.
Was den Umfang der Benutzung der Unionsmarke angeht, ergeben sich aus dem Beweismaterial zwar kaum Informationen darüber, wie viele Produkte die Markeninhaberin unter dieser Marke tatsächlich verkaufte. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass auf ihrer Website zahlreiche Produkte unter der Marke angeboten wurden, und dass diese Produkte während des maßgeblichen Zeitraums erhältlich waren. Ferner lässt die Erwähnung in Form von Testberichten in Fach- und Publikumszeitschriften aus dem maßgeblichen Zeitraum darauf schließen, dass die unter der Marke angebotenen Produkte von gewisser Relevanz für die maßgeblichen Verkehrskreise waren.
Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, ob die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde, den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte. Insoweit ist auch zu beachten, dass die Anforderung einer ernsthaften Benutzung der älteren Marken nicht dazu dient, den kommerziellen Erfolg des betreffenden Unternehmens zu bewerten.
Benutzung in Bezug zu eingetragenen Waren und Dienstleistungen
Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Regel 22 Absatz 3 UMDV muss die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist.
Die angegriffene Unionsmarke ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 1: Unbelichtete Filme.
Klasse 9: Fotografische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zur Belichtung, Entwicklung, Bearbeitung und Anfertigung von Abzügen von Filmen, Apparate zum Ansehen und Lesen von fotografischen Filmen und deren aufgezeichneten Bildern; Vergrößerungsapparate (Fotografie); Blitzlampen, Fotoblitzlampen; Waschschalen (Fotografie); Rahmen für Diapositive; Dunkelkammern (Fotografie); Dunkelkammerlampen (Fotografie); Fotoblenden; Diapositive; Rahmungsgeräte für Diapositive; Diaprojektoren; Projektionsleinwände (Fotografie); Abtropfständer für fotografische Zwecke; Spulen (Fotografie); belichtete Filme; Filter für fotografische Zwecke; Blitzlichtlampen (Fotografie); Objektive (Optik); Verschlüsse (Fotografie); Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Füße und Stative für Fotoapparate; photographische Sucher; Apparate zum Trocknen, Hochglanzpressen und für die Herstellung von Fotoabzügen; Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Video-DVDs; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Audio-Video-CDs, digitale CDs; interaktive digitale optische CDs; CD-Player; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; interaktive Fernseh- und/oder audiovisuelle Spiele (Software); elektronische und automatische Spiele zur ausschließlichen Verwendung mit einem Fernsehapparat; Computer-Software; Computer; elektronische Publikationen (herunterladbar) über ein internationales Kommunikationsnetz, Telefone; Anrufbeantworter; Fernkopiergeräte; Drucker; Modems; Videorecorder; Kassettenaufnahmegeräte; Autoradio; Transistoren; Hi-Fi-Anlagen; Plattenspielerplatinen; Camcorder; Lautsprecherboxen, Verstärker; Fernsehapparate; Kameras; Magnetbänder, Videobänder; Batterien, Zellen; Kassetten; elektronische Karten; Disketten; Speicherkarten; Ferngläser; Videoprojektoren; Scanner, Diktiergeräte; Telefonapparate und Mobiltelefonie; sowie Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Handbücher; Werbebroschüren; Zeitschriften; Veröffentlichungen, Prospekte; Bücher, Kataloge; Fotoalben; Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Fotografien; Klebegeräte für die Montage von Fotografien; Ständer für Fotografien; Poster und Plakate; Zeichnungen; Bilder; Photogravuren; Druckstöcke; Schreibwaren; Buchbinderartikel.
Klasse 35: Werbung über alle Träger, Verteilung von Warenproben, Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbematerial (Flugblätter, Drucksachen, Warenproben, Prospekte), Organisation von Ausstellungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Betrieb einer Im- und Exportagentur, Beschaffung und Verkaufsförderung (für Dritte) verschiedener Waren im Bereich Fotografie, HiFi, Ton und Bild, die dem Verbraucher die Ansicht und den Kauf dieser Waren in Einzelhandelsgeschäften oder Warenhäusern, in einem allgemeinen Handelskatalog oder auf einer Website oder über eine andere Form elektronischer Kommunikationsmedien ermöglichen; elektronische Entgegennahme von Bestellungen für Waren und Dienstleistungen; Online-Handel (insbesondere Internet-Shop), einschließlich Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Erzeugnissen in den Bereichen Fotografie, Hi-Fi, Ton, Bild, für Dritte, damit die Verbraucher diese betrachten, auswählen, kaufen können, mit Erteilung von Informationen und Beratung in den Ausstellungsläden (Transport ausgenommen); Schaufensterdekoration, Vervielfältigung von Dokumenten, computergestützte Dateiverwaltung; Kaufberatung in Bezug auf fotografische Erzeugnisse.
Klasse 38: Telekommunikation; Kommunikation über Rundfunk, Telegrafie, Telefon und Fernsehen; Übertragung von Informationen mittels Telematik; Übermittlung von Nachrichten, Telegrammdienste; E-Mail-Dienste; Kommunikation über das Internet; Fernsehen über Kabel, über Funk; Übertragungen mittels Satellit; Funkdienst; Kommunikation über Computerterminals, Kommunikation und Übertragung von Daten, Texten, Ton, Bild über nationale und internationale Datenkommunikationsnetze, computergestützte Nachrichten- und Bildübermittlung; Übertragung von Informationen und Bild- oder Tondaten aus Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu einem weltweiten Computernetzwerk; interaktive Fernübertragungen im Hinblick auf die Präsentation von fotografischen Erzeugnissen, elektronische Veröffentlichungen; Übertragung von Bildern und Fotografien über Multimediaträger, Übertragung digitaler Bilder und Dateien über das Internet; Übertragung von Informationen zur Präsentation von Produkten und/oder Dienstleistungen wie der Anfertigung von fotografischen Abzügen über das Internet.
Klasse 40: Bearbeitung von Materialien, nämlich Bearbeitung von Filmen, Fotofilmen und Diapositiven; Offsetdruck; Druckarbeiten; Papierbehandlung; Schriftsatz; Erstellen von photographischen Abzügen; Erstellen von Gravuren insbesondere Fotogravuren; Farbentrennung, lithografische Druckarbeiten, Binden von Dokumenten; Bearbeitung empfindlicher Fotooberflächen, Fotolaborarbeiten, insbesondere Entwicklung von Fotofilmen, Filmen und Diapositiven; Veränderung von Fotoabzügen; Druckarbeiten.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; digitale Bildgebung; Fotografie; Fotoberichterstattung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Aufzeichnung von Videobändern; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Videokassetten; Verleih von Büchern; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Desktoppublishing; Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Vermietung von Videobändern, Videokameras, Videorecordern, Rundfunk- und Fernsehgeräten; Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Online-Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Erstellen von Reportagen; Dienstleistungen eines Reporters.
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Werkstoff- und Produktprüfung; Hilfe und technische Beratung bei der Auswahl und Montage von Fotomaterial; technische Beratung durch Vorführung von Waren; technische Zeichnungen; Qualitätskontrolle; Montage von Fotoabzügen, Bearbeitung (Veränderung) fotografischer Bilder durch elektronische Medien und Computer; Gestaltung von Fotoalben im Internet; Online-Gestaltung von Fotoalben.
Der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis belegt aber keine ernsthafte Benutzung der Marke für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.
Wenn Verfallsgründe lediglich für einige der Waren oder Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehen, werden die Rechte der Inhaberin gemäß Artikel 51 Absatz 2 UMV ausschließlich für diese Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt.
Aus der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Unionsmarke für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Druckarbeiten benutzt wurde, welche vom Verbraucher online in Auftrag gegeben werden, indem er Bilddateien mittels einer speziellen Software hoch lädt, sie gegebenenfalls anpasst oder arrangiert und das gewünschte Erzeugnis wählt. Diese Waren und Dienstleistungen umfassen sowohl die entsprechende Bearbeitung als auch die daraus resultierenden Erzeugnisse, sowie die vom Verbraucher zur Auftragserteilung benötigte Software und Hilfestellung.
Im vorliegenden Fall belegt der Nachweis die ernsthafte Benutzung der Marke also für die folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Video-DVDs; Audio-Video-CDs, digitale CDs.
Klasse 16: Fotobücher; Fotokalender; Fotokarten; Fotosticker; Fotoalben; Fotografien; Poster; Bilder.
Klasse 40: Offsetdruck; Druckarbeiten; Erstellen von photographischen Abzügen; Binden von Dokumenten.
Klasse 42: Hilfe und technische Beratung bei der Auswahl und Montage von Fotomaterial; Montage von Fotoabzügen, Bearbeitung (Veränderung) fotografischer Bilder durch elektronische Medien und Computer; Gestaltung von Fotoalben im Internet; Online-Gestaltung von Fotoalben.
Der Benutzungsnachweis enthält hingegen keinerlei Anhaltspunkte für eine Benutzung der Unionsmarke in Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen, für welche sie eingetragen ist.
Insbesondere ist festzustellen, dass über die vorgenannten Waren in Klasse 16 hinaus kein oder kein ausreichender Nachweis der Benutzung der Unionsmarke in Bezug auf die in dieser Klasse eingetragenen Druckereierzeugnisse; Bücher; Schreibwaren erbracht wurde.
Ähnliches ist betreffend die in Klasse 40 eingetragene Papierbehandlung festzustellen, nämlich, dass die Markeninhaberin über Druckarbeiten hinaus keine solche nachgewiesen hat. Auch ein Nachweis über die Benutzung der Marke für die Veränderung von Fotoabzügen in derselben Klasse findet sich nicht in den eingereichten Unterlagen.
Ferner wurde eine Benutzung der Unionsmarke für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit analoger Fotografie, also unbelichtete und belichtete Filme in den Klassen 1 bzw. 16 sowie die entsprechenden Dienstleistungen Bearbeitung empfindlicher Fotooberflächen, Fotolaborarbeiten, insbesondere Entwicklung von Fotofilmen, Filmen und Diapositiven in Klasse 40, nicht nachgewiesen. Soweit aus dem Material ersichtlich, basieren alle unter der Unionsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen auf digitalen Bilddateien des Verbrauchers. Es werden weder fotographischer Film noch dessen Entwicklung angeboten.
Ein Nachweis der Benutzung der angegriffenen Unionsmarke für die unter ihr eingetragenen Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 41 fehlt gänzlich.
In diesem Zusammenhang weist die Löschungsabteilung darauf hin, dass es sich bei den Dienstleistungen in Klasse 35 um Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen handelt, sie also nur solche erfassen, die für Dritte erbracht werden, keine Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Beratung und kein Handel in Bezug auf eigene Waren oder Dienstleistungen.
Unter den in Klasse 38 erfassten Telekommunikationsdienstleistungen versteht man Dienstleistungen, die den Menschen die Möglichkeit bieten, über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Hierunter fallen nur solche Dienstleistungen, welche die entsprechenden Kommunikationsmittel bereitstellen, nicht aber Dienstleistungen, die diese Kommunikationsmittel zu ihrer eigenen Durchführung nutzen.
In Bezug auf die in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen digitale Bildgebung und Fotografie sei angemerkt, dass diese sich auf die eigentliche fotografische Leistung beziehen, nicht die Erstellung eines Produkts, welches auf der fotografischen Leistung eines anderen beruht.
Umfassende Beurteilung
Zur Prüfung in einem bestimmten Fall, ob die Benutzung der älteren Marke ernsthaft ist, muss eine umfassende Beurteilung anhand aller relevanten Faktoren des jeweiligen Einzelfalls erfolgen. Diese Beurteilung beinhaltet eine bestimmte Abhängigkeit der berücksichtigten Faktoren untereinander. So kann etwa ein geringes Volumen an Waren, die unter dieser Marke vermarktet werden, durch eine hohe Intensität der Benutzung oder eine bestimmte Konstanz bezüglich der Dauer der Benutzung dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Im vorliegenden Fall kommt die Löschungsabteilung zu dem Schluss, dass eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke für die relevanten Faktoren in Bezug auf die folgenden Waren und Dienstleistungen ausreichend nachgewiesen worden ist:
Klasse 9: Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Video-DVDs; Audio-Video-CDs, digitale CDs.
Klasse 16: Fotobücher; Fotokalender; Fotokarten; Fotosticker; Fotoalben; Fotografien; Poster; Bilder.
Klasse 40: Offsetdruck; Druckarbeiten; Erstellen von photographischen Abzügen; Binden von Dokumenten.
Klasse 42: Hilfe und technische Beratung bei der Auswahl und Montage von Fotomaterial; Montage von Fotoabzügen, Bearbeitung (Veränderung) fotografischer Bilder durch elektronische Medien und Computer; Gestaltung von Fotoalben im Internet; Online-Gestaltung von Fotoalben.
Zeit, Ort und Art der Benutzung der Unionsmarke wurden hinreichend belegt, und die Gesamtschau der Nachweise lässt den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte.
In Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, wurde eine ernsthafte Benutzung der Marke nicht belegt.
Schlussfolgerung
Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen nicht belegt hat, für die sie daher für verfallen erklärt werden muss:
Klasse 1: Unbelichtete Filme.
Klasse 9: Fotografische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zur Belichtung, Entwicklung, Bearbeitung und Anfertigung von Abzügen von Filmen, Apparate zum Ansehen und Lesen von fotografischen Filmen und deren aufgezeichneten Bildern; Vergrößerungsapparate (Fotografie); Blitzlampen, Fotoblitzlampen; Waschschalen (Fotografie); Rahmen für Diapositive; Dunkelkammern (Fotografie); Dunkelkammerlampen (Fotografie); Fotoblenden; Diapositive; Rahmungsgeräte für Diapositive; Diaprojektoren; Projektionsleinwände (Fotografie); Abtropfständer für fotografische Zwecke; Spulen (Fotografie); belichtete Filme; Filter für fotografische Zwecke; Blitzlichtlampen (Fotografie); Objektive (Optik); Verschlüsse (Fotografie); Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Füße und Stative für Fotoapparate; photographische Sucher; Apparate zum Trocknen, Hochglanzpressen und für die Herstellung von Fotoabzügen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; interaktive digitale optische CDs; CD-Player; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; interaktive Fernseh- und/oder audiovisuelle Spiele (Software); elektronische und automatische Spiele zur ausschließlichen Verwendung mit einem Fernsehapparat; Computer-Software mit der Ausnahme von Software für die Bearbeitung von Fotografien, Software zum Herunterladen von Fotografien über eine Internetsite und über digitale Datenträger; Computer; elektronische Publikationen (herunterladbar) über ein internationales Kommunikationsnetz, Telefone; Anrufbeantworter; Fernkopiergeräte; Drucker; Modems; Videorecorder; Kassettenaufnahmegeräte; Autoradio; Transistoren; Hi-Fi-Anlagen; Plattenspielerplatinen; Camcorder; Lautsprecherboxen, Verstärker; Fernsehapparate; Kameras; Magnetbänder, Videobänder; Batterien, Zellen; Kassetten; elektronische Karten; Disketten; Speicherkarten; Ferngläser; Videoprojektoren; Scanner, Diktiergeräte; Telefonapparate und Mobiltelefonie; sowie Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Handbücher; Werbebroschüren; Zeitschriften; Veröffentlichungen, Prospekte; Bücher, Kataloge; Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Klebegeräte für die Montage von Fotografien; Ständer für Fotografien; Plakate; Zeichnungen; Photogravuren; Druckstöcke; Schreibwaren; Buchbinderartikel; alle vorgenannten Waren mit der Ausnahme von Fotobüchern, Fotokalendern, Fotokarten, Fotostickern, Fotoalben, Fotografien, Postern, Bildern.
Klasse 35: Werbung über alle Träger, Verteilung von Warenproben, Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbematerial (Flugblätter, Drucksachen, Warenproben, Prospekte), Organisation von Ausstellungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Betrieb einer Im- und Exportagentur, Beschaffung und Verkaufsförderung (für Dritte) verschiedener Waren im Bereich Fotografie, HiFi, Ton und Bild, die dem Verbraucher die Ansicht und den Kauf dieser Waren in Einzelhandelsgeschäften oder Warenhäusern, in einem allgemeinen Handelskatalog oder auf einer Website oder über eine andere Form elektronischer Kommunikationsmedien ermöglichen; elektronische Entgegennahme von Bestellungen für Waren und Dienstleistungen; Online-Handel (insbesondere Internet-Shop), einschließlich Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Erzeugnissen in den Bereichen Fotografie, Hi-Fi, Ton, Bild, für Dritte, damit die Verbraucher diese betrachten, auswählen, kaufen können, mit Erteilung von Informationen und Beratung in den Ausstellungsläden (Transport ausgenommen); Schaufensterdekoration, Vervielfältigung von Dokumenten, computergestützte Dateiverwaltung; Kaufberatung in Bezug auf fotografische Erzeugnisse.
Klasse 38: Telekommunikation; Kommunikation über Rundfunk, Telegrafie, Telefon und Fernsehen; Übertragung von Informationen mittels Telematik; Übermittlung von Nachrichten, Telegrammdienste; E-Mail-Dienste; Kommunikation über das Internet; Fernsehen über Kabel, über Funk; Übertragungen mittels Satellit; Funkdienst; Kommunikation über Computerterminals, Kommunikation und Übertragung von Daten, Texten, Ton, Bild über nationale und internationale Datenkommunikationsnetze, computergestützte Nachrichten- und Bildübermittlung; Übertragung von Informationen und Bild- oder Tondaten aus Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu einem weltweiten Computernetzwerk; interaktive Fernübertragungen im Hinblick auf die Präsentation von fotografischen Erzeugnissen, elektronische Veröffentlichungen; Übertragung von Bildern und Fotografien über Multimediaträger, Übertragung digitaler Bilder und Dateien über das Internet; Übertragung von Informationen zur Präsentation von Produkten und/oder Dienstleistungen wie der Anfertigung von fotografischen Abzügen über das Internet.
Klasse 40: Bearbeitung von Materialien, nämlich Bearbeitung von Filmen, Fotofilmen und Diapositiven; Papierbehandlung mit der Ausnahme von Druckarbeiten; Schriftsatz; Erstellen von Gravuren insbesondere Fotogravuren; Farbentrennung, lithografische Druckarbeiten; Bearbeitung empfindlicher Fotooberflächen, Fotolaborarbeiten, insbesondere Entwicklung von Fotofilmen, Filmen und Diapositiven; Veränderung von Fotoabzügen.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; digitale Bildgebung; Fotografie; Fotoberichterstattung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Aufzeichnung von Videobändern; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Videokassetten; Verleih von Büchern; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Desktoppublishing; Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Vermietung von Videobändern, Videokameras, Videorecordern, Rundfunk- und Fernsehgeräten; Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Online-Ausbildung in den Techniken der Fotoentwicklung; Erstellen von Reportagen; Dienstleistungen eines Reporters.
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Werkstoff- und Produktprüfung; technische Beratung durch Vorführung von Waren; technische Zeichnungen; Qualitätskontrolle.
Die Inhaberin der Unionsmarke hat eine ernsthafte Benutzung für die anderen angegriffenen Waren und Dienstleistungen belegt; daher wird dem Antrag in dieser Hinsicht nicht stattgegeben.
Gemäß Artikel 55 Absatz 1 UMV tritt die Erklärung des Verfalls am Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls in Kraft, d. h. am 14/05/2014.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.
Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.
Die Löschungsabteilung
Plamen IVANOV
|
Natascha GALPERIN
|
Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ
|
Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.