WIDERSPRUCH Nr. B 2 074 196

Sub-Zero, Inc., 4717 Hammersley Road, Madison, Wisconsin 53711, Vereinigte Staaten von Amerika (Widersprechende), vertreten durch FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland (Inhaberin), vertreten durch CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 24/04/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Der Widerspruch Nr. B 2 074 196 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2.        Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der die Europäische Union benennenden internationalen Registrierung Nr. 10 756 089 für die Wortmarke „LivingKitchen“ ein, nämlich gegen alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 41. Der Widerspruch beruht auf der internationalen Markenregistrierung Nr. 862 928 mit Schutzerstreckung auf die Europäische Union für die Wortmarke „THE LIVING KITCHEN“. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV.

SUBSTANTIIERUNG DES ÄLTEREN RECHTS

Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in dem Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Das Amt kann daher mutmaßliche Rechte, für die die Widersprechende keine geeigneten Beweismittel einreicht, nicht berücksichtigen.

Gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV gibt das Amt der Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu ergänzen, die bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist fest.

Gemäß Regel 19 Absatz 2 UMDV muss die Widersprechende innerhalb der oben genannten Frist außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.

Wenn der Widerspruch auf einer eingetragenen Marke beruht, die keine Unionsmarke ist, muss die Widersprechende insbesondere eine Abschrift der entsprechenden Eintragungsurkunde oder der jüngsten Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die Schutzdauer der Marke über die in Absatz 1 genannte Frist und ihre etwaige Verlängerung hinausgeht, oder gleichwertige Schriftstücke der Stelle, die die Markeneintragung vorgenommen hat, vorlegen – Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii UMDV.

Im vorliegenden Fall besteht der von der Widersprechenden zusammen mit der Widerspruchsschrift eingereichte Nachweis aus einem Auszug aus der CTM-Online-Datenbank.

Der zuvor genannte Nachweis ist nicht ausreichend zur Substantiierung der älteren Marke der Widersprechenden, da er nicht von der Stelle ausgestellt wurde, welche die Markeneintragung vorgenommen hat.

Am 27/09/2012 wurden der Widersprechenden zwei Monate ab dem Ende der „cooling off“­Frist gewährt, um den zuvor genannten Nachweis einzureichen. Diese Frist wurde mehrmals verlängert und lief schließlich am 26/01/2017 ab.

Die Widersprechende reichte den erforderlichen Nachweis erst am 08/02/2017 ein, d. h. nach Ablauf der oben genannten Frist.

Darüber hinaus nahm die Widersprechende Stellung zum Schreiben des Amtes vom 06/02/2017, in welchem das Amt die Widersprechende darüber informierte, dass das ältere Recht, auf welches der Widerspruch gestützt ist, nicht ausreichend substantiiert ist.

Die Widersprechende ist der Auffassung, es sei gemäß den Vorschriften der UMV und der UMDV nicht erforderlich, einen separaten Nachweis über die Verlängerung der älteren internationalen Registrierung vorzulegen, da der Widerspruch auf den EU-Anteil der internationalen Registrierung gestützt sei und damit einer Unionsmarke gleichstehe. Die Marke sei zudem wirksam verlängert worden.

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a UMDV finde nur Anwendung, wenn der Widerspruch auf eine Marke gestützt sei, die keine Unionsmarke ist. Aus dem Umkehrschluss ergebe sich, dass ein derartiger Nachweis nicht zu erbringen sei, wenn die Marke, auf die der Widerspruch gestützt ist, eine Unionsmarke sei oder dieser in jeder Hinsicht gleichstehe.

Gemäß Artikel 151 Absatz 2 UMV habe der EU-Anteil einer internationalen Registrierung nach der Schutzgewährung „dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke“. Diese Gleichstellung gelte auch, sofern es in einer anderen Rechtsvorschrift als der UMV um eine Unionsmarke oder deren Schutz gehe.

Die Widersprechende verweist in diesem Zusammenhang auf Literatur, u.a. auf „Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke“ von André Pohlmann, 2012, Rn. 78 zu § 3, wonach im Hinblick auf die Substantiierung des Widerspruchsrechts keine Nachweise über die Existenz und Gültigkeit des älteren Rechts einzureichen sind, sofern der Widerspruch auf der EU-Erstreckung einer internationalen Registrierung beruht. Dies stehe nach Auffassung der Widersprechenden auch im Einklang mit der Tatsache, dass internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf die EU in der eSearch-Datenbank (früher CTM-Online) geführt werden.

Darüber hinaus bestimmten die Richtlinien über die Prüfungspraxis im Widerspruchsverfahren im zweiten Absatz von 4.2.3.6, dass in dem Fall, in dem die Schutzdauer eines älteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stütze, vor Ablauf der vom Amt für die Substantiierung des Widerspruchs eingeräumten Frist auslaufe, eine Mitteilung an den Widersprechenden ergehe, in der dieser aufgefordert werde, Nachweise für eine Verlängerung vorzulegen.

Im Hinblick auf die Ausführungen der Widersprechenden ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine internationale Registrierung mit Schutzerstreckung auf die EU keine Unionsmarke ist, obgleich sie gemäß Artikel 151 Absatz 2 UMV, sofern keine Schutzverweigerung mitgeteilt oder eine solche widerrufen wurde, dieselbe Wirkung hat wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke. Sie bleibt eine internationale Registrierung mit Schutzerstreckung auf die EU. Ferner bleiben die Anforderungen betreffend die Substantiierung internationaler Registrierungen von dieser Vorschrift unberührt.

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Unterbuchstabe ii UMDV besagt eindeutig, dass die Widersprechende, wenn der Widerspruch auf eine Markeneintragung gestützt ist, die keine Unionsmarke ist, eine Abschrift der Eintragungsurkunde oder der jüngsten Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die Schutzdauer der Marke über die vom Amt zur Substantiierung gesetzte Frist und ihre etwaige Verlängerung hinausgeht, oder gleichwertige Schriftstücke der Stelle, die die Markeneintragung vorgenommen hat, beibringen muss.

Im Falle von internationalen Registrierungen ist die Stelle, die die Markeneintragung vorgenommen hat, WIPO. Folglich stellen nur von WIPO ausgestellte Eintragungs- oder Verlängerungsurkunden gültige Nachweise zu ihrer Substantiierung dar, sowie Auszüge aus der ROMARIN-Datenbank oder aus TMView, soweit alle relevanten Daten enthalten sind.

Ausdrucke aus eSearch plus (früher CTM-Online) für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wird, wurden in der Vergangenheit vom Amt akzeptiert. Diese Praxis verstößt jedoch gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a UMDV. In Titel XIII der UMV ist keine Ausnahme für diese Regel vorgesehen. Die gegenwärtige Praxis trat am 01/07/2012 in Kraft und gilt für alle Widersprüche, die ab diesem Datum eingelegt werden. Die in den Standardschreiben zur Mitteilung von zulässigen Widersprüchen enthaltenen Informationen wurden ab dem 01/07/2012 aktualisiert.

Die von der Widersprechenden angeführte Literatur aus 2012 bezieht sich auf die Praxis des Amtes vor dem 01/07/2012 und ist daher obsolet.

Gemäß Regel 19 Absatz 4 UMDV lässt das Amt schriftliche Vorlagen oder Unterlagen oder Teile davon unberücksichtigt, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt oder in die Verfahrenssprache übersetzt wurden.

Gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen, wenn die Widersprechende nicht innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 genannten Frist die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts sowie ihre Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs belegt.

Der Widerspruch muss daher als unbegründet zurückgewiesen werden.

Da der Widerspruch schon deshalb unbegründet ist, weil die Widersprechende die erforderlichen Unterlagen zur Substantiierung der älteren Marke von der für die Registrierung zuständigen Stelle nicht fristgerecht eingereicht hat, ist die Frage nach der Schutzdauer der älteren Marke vorliegend unerheblich.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Inhaberin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Inhaberin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Plamen IVANOV

Natascha GALPERIN

Ana MUÑÍZ RODRÍGUEZ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.