OPPOSITION n° B 2 395 344

The Mentholatum Company, 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127 Etats-Unis (opposante), représentée par Swindell & Pearson LTD, 48 Friar Gate Derby  DE1 1GY, Royaume Uni (mandataire agréé)

c o n t r e

"House" Sp. z o.o., 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 2, 65 713 Zielona Góra, Pologne, Marek Bąbelek Marba International, 66-004 Racula; ul. Głogowska 10ª, 66 004 Racula, Pologne (demanderesses), représentées par Kancelaria Rzecznika Patentowego "Palla" Helena Nisztuk, Ul. Winna 6, 65-366 Zielona Góra, Pologne (mandataire agréé).

Le 13/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 395 344 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 678 298. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 128 189 et sur la marque non enregistrée britannique « OXY ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8 paragraphes 4 et 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Soins non médicinaux pour la peau et produits nettoyants pour la peau; savons non médicinaux à usage personnel; produits et préparations de toilette non médicinaux; lotions non médicinales pour la peau, produits pour laver, mousses, crèmes, onguents, gels, sprays, poudres, lait; produits de rasage non médicinaux; tampons et lingettes imprégnés de produits et substances non médicinaux pour le soin de la peau; tampons et lingettes imprégnés de lotions non médicinales pour la peau, produits pour laver, mousses, crèmes, onguents, gels, sprays, poudres, lait, produits médicinaux pour le nettoyage de la peau; savons médicinaux à usage personnel; cosmétiques à effet médical et produits de toilette; produits lavants médicinaux pour la peau; produits médicinaux de rasage; tampons et lingettes imprégnés de produits lavants médicinaux pour la peau.

Classe 5: Produits de soin médicinaux pour la peau; produits pharmaceutiques et substances pour le soin de la peau; lotions médicinales pour la peau, mousses, crèmes, onguents, gels, liquides et crèmes spermicides, lubrifiants intimes hygiéniques, sprays, poudre, lait; tampons et lingettes imprégnés de produits et substances médicinaux pour le soin de la peau; tampons et lingettes imprégnés de lotions et mousses médicinales pour la peau, crèmes, onguents, gels, liquides et crèmes spermicides, lubrifiants intimes hygiéniques, sprays, poudre, lait.

Classe 10: Dispositifs, appareils et instruments médicaux pour traitement, atténuation et prévention de troubles, infections et affections de la peau; dispositifs, appareils et instruments médicaux pour le soin de la peau; dispositifs, appareils et instruments médicaux pour traitement, atténuation et prévention d'acné et affections cutanées connexes; aucun des produits précités n'étant des chaussures (souliers) orthopédiques, semelles orthopédiques ou bonneterie médicale, à savoir chaussettes pour diabétiques.

Suite à la limitation faite par les demanderesses le 17/11/2014, les produits contestés sont les suivants:

Classe 3: Antiperspirants (produits contre la transpiration); huiles essentielles aromatiques; lotions autres qu'à usage médical; déodorants [parfumerie]; essences éthériques; cosmétiques: sets de beauté- non pour une peau acnéique; savonnettes autres que pour les soins de peau; savons déodorants, désinfectants, pour le rasage, aux amandes, médicinaux, anti-transpirants également pour les pieds mais non pour nettoyer la peau; sprays pour haleine fraîche; rafraîchissement de l'haleine, y compris bandes; huiles essentielles à usage cosmétique et de parfumerie et non pour soins de peau; huiles de toilette; parfums; lotions capillaires; pot- pourri; préparations pour polir; produits de rasage; préparations pour l'ondulation des cheveux; produits de lavage; produits pour les soins de la bouche à usage non médical; préparations pour blanchisseries; préparations pour le bain à usages hygiéniques, non pour soins de peau acnéique; parfums; produits de toilettes non pour soins de la peau; poudre pour maquillage non pour adoucir et soins de peau acnéique; produits pour parfumer le linge; sels pour bains à usages autres que traitants et non pour empêcher, traiter et diminuer l'acné; shampooings autres que secs et non pour soins de peau; produits pour parfumer l'ambiance; talc pour la toilette; eaux de cologne, de toilette et de senteur.

Classe 5: Lubrifiants sexuels; bains traitants non pour traiter, diminuer et traiter l'acné; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants d'atmosphère; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pharmaceutiques contre les pellicules; produits et papier antimites; préparations thérapeutiques pour bains et non destinés à traiter et empêcher l'acné; sels pour bains à usages thérapeutiques et non pour traitement et empêcher l'acné; sels pour bains minéraux et non pour traiter et empêcher l'acné; sels pour bains d'eaux minérales; sels d'eaux minérales; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour w.-c. chimiques; produits pour la purification de l'air; remèdes contre la transpiration des pieds.

Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. En outre, ces produits peuvent avoir un impact sur la santé des consommateurs.

3. Les signes

OXY	oxo
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les éléments «OXY» de la marque antérieure et «oxo» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.

Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les

lettres d’attaque «OX». En revanche, ils diffèrent respectivement par leur dernière lettre «Y » et «O».

Il doit tout d’abord être rappelé que les marques verbales sont protégées pour une écriture en majuscule et en minuscule. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement de telles marques porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ces marques pourraient éventuellement revêtir.

La longueur des signes peut avoir une influence sur l’incidence des différences qui existent entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des signes longs.

En l’espèce, les signes en litige sont tous deux composés de trois lettres, ce sont par conséquent des marques courtes. Il apparaît évident que, d’un point de vue visuel, les formes des lettres « O » et « Y » sont totalement différentes, ce qui, au vu du principe énuméré au paragraphe précédent, aura une influence sur l’impression globale créée par les signes. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «OX», présentes dans les deux signes. En revanche, la prononciation diffère par la sonorité clairement distincte de la lettre «Y» du signe antérieur et de la lettre « O » de la marque contestée.

En conséquence, et pour les mêmes raisons que celles exposées lors de la comparaison de l’aspect visuel, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits sont considérés identiques. Le public pertinent est le grand public ou le public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré dans la mesure où les marques partagent les deux premières lettres. Il n’existe pas de similarité conceptuelle entre les signes.

Les signes en litige sont tous deux composés de trois lettres; tous deux sont par conséquent des marques courtes et le fait qu’ils diffèrent d’une lettre est considéré comme un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en litige.

Les lettres « O » et « Y » sont des lettres qui sont totalement différentes, tant d’un point de vue phonétique que visuel. Par conséquent, bien que les signes coïncident dans les deux premières lettres, cette importante différence ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, par analogie).

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne ce motif.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant fournit la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice.

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.

Le 20/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Après plusieurs prolongations, ce délai a expiré le 25/12/2016.

L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.

Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci-avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En l’espèce, l’acte d’opposition ne s’accompagnait pas de preuves de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.

Le 20/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Après plusieurs prolongations, ce délai a expiré le 25/12/2016.

L’opposante n’a pas présenté de preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe sur laquelle l’opposition est fondée.

Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demanderesses aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser aux demanderesses sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Saida CRABBE

Richard BIANCHI

Inès GARCÍA LLEDÓ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).