LÖSCHUNG Nr. 12 652 C (NICHTIGKEIT)

Dr. Langer Medical GmbH, Fabrik Sonntag, Haus 4 A, 79183 Waldkirch, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Deutschland (zugelassener Vertreter)

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inomed Medizintechnik GmbH, Im Hausgrün 29, 79312 Emmendingen, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg i. Br., Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 10/05/2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1.        Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird stattgegeben.

2.        Die Unionsmarke Nr. 14 450 647 wird vollständig  für nichtig erklärt.

3.        Die Inhaberin der Unionsmarke trägt die Kosten, die auf 1 150 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 14 450 647  (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 9:        Druckmessgeräte; Manometer; Kontrollapparate; Computerprogramme.        

Klasse 10:        Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; chirurgische Apparate und Instrumente; urologische Instrumente und Apparate, insbesondere Katheter oder sonstige Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Sonden, Elektroden und Nadeln für medizinische Zwecke; Spritzen für medizinische Zwecke, Steuerungen und Monitore (Computerhardware) als Teile von medizinischen Geräten.

Klasse 44:        Gesundheitspflege für den Menschen; medizinische Dienstleistungen; ambulante medizinische Betreuung; ärztliche Dienste; ärztliche Versorgung; Beratungen in Bezug auf die Chirurgie; chirurgische Behandlungsdienstleistungen; chirurgische Diagnosedienstleistungen; chirurgische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen einer Privatklinik; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; medizinische Auskünfte; medizinische Behandlungen; medizinische Beratung.        

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, der Begriff „pIOM“ werde als Abkürzung im Bereich der Medizin für pelvines Neuromonitoring verwendet. Dieser beschreibende Begriffsinhalt habe der Marke schon zum Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegen.

Ausgangspunkt sei die umfangreiche Verwendung der Kürzel „IONM“ bzw. „IOM“ für Intraoperatives Neurophysiologisches Monitoring, welche selbst von der Inhaberin der Unionsmarke als Abkürzung der beschreibenden Angabe definiert würden. Unter Neuromonitoring verstehe man die optische und akustische Darstellung der neurophysiologischen Aktivität eines oder mehrerer Nerven. Mithilfe des intraoperativen Neuromonitorings hätten z.B. Chirurgen die fortlaufende Kontrolle über Nervenbahnen, die durch einen operativen Eingriff gefährdet sind. Diese Abkürzung werde durchweg im Bereich der Medizin verwendet.

Die von der Unionsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen richteten sich ausschließlich an ein Fachpublikum, welche die Unionsmarke nicht als Herkunftshinweis sondern als beschreibend wahrnehme.

Bei dem pelvinen Neuromonitoring handele es sich um einen speziellen Teilbereich des Neuromonitoring, durch welches es möglich sei, die Nervenstrukturen des Nervensystems im kleinen Becken zu prüfen. Dem dienten die von der Unionsmarke erfassten Geräte, Apparate und Instrumente, d.h. sie erfüllten eine Aufgabe, die zum Zweck des pelvinen Neuromonitorings erfolge. Bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen bestehe „pIOM“ aus einer Aussage, die dem angesprochenen Fachpublikum mitteile, dass sie mit der Anwendung des pelvinen Monitorings im Zusammenhang stünden, z.B. weil sie den Einsatz der hierfür erforderlichen speziellen Instrumente beträfen. Der Begriff „pIOM“ sei folglich beschreibend, da er unmittelbar die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der von der Unionsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen angebe. Dies ergebe sich auch aus dem beigefügten Beweismaterial.

Vor diesem Hintergrund fehle es dem Kürzel „pIOM“ im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen im medizinischen Bereich die Unterscheidungskraft, da das Kürzel lediglich als Hinweis auf den Einsatz verstanden werde. Ferner bestehe ein Freihaltebedürfnis, da nicht zu Unrecht diese Möglichkeit des Hinweises auf das Einsatzgebiet zugunsten eines Mitbewerbers monopolisiert werden dürfe.

Unter Berufung auf die einschlägige Rechtsprechung verweist die Antragstellerin darauf, dass es nicht darauf ankomme, ob das angegriffene Zeichen bereits früher von Dritten in beschreibender Weise verwendet wurde, insbesondere sei kein lexikalischer Nachweis erforderlich. Mithin könne ein Eintragungshindernis auch dann bestehen, wenn lediglich zu erwarten sei, dass zukünftige Entwicklungen dazu führten, dass das Zeichen als beschreibende Angabe benötigt werden würde. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze trügen die festgestellten Tatsachen zum beschreibenden Charakter des Akronyms „IOM“ ohne Weiteres die Prognose, dass sich darauf aufbauend die ebenfalls beschreibende Abkürzung „pIOM“ entwickelte. Mithin sei es naheliegend, wenn der etablierten Abkürzung „IOM“ ein „p“ vorangestellt werde, um eine Abkürzung für pelvines intraoperatives Monitoring zu bilden. Dies gelte insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Bereich der Medizin Abkürzungen amtsbekannt üblich seien. Jedenfalls sei absehbar, dass der Abkürzung der vorgenannte Begriffsinhalt künftig zuzuschreiben sein werde.

Es handele sich bei dem Begriff „pIOM“ nicht um eine Wortneuschöpfung der Markeninhaberin – wobei auch einer solchen, wenn sie lediglich aus beschreibenden Komponenten bestehe, nur beschreibender Charakter zukomme.

Die grafische Gestaltung durch das farbliche Absetzen des Buchstaben „p“ in Rot gegen die Buchstaben „IOM“ in Grau sei nicht ausreichend, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Sie erleichtere es den maßgeblichen Verkehrskreisen, die einzelnen Bestandteile unmittelbar zu erkennen. Insgesamt seien die Bildelemente so unauffällig und banal, dass sie den beschreibenden Charakter der Buchstabenelemente im Gesamteindruck des Zeichens nicht entkräften können. Die Antragstellerin verweist in diesem Zusammenhang auf einige Entscheidungen der Beschwerdekammern.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat die Antragstellerin folgende Unterlagen eingereicht:

• Auszüge aus der Website der Markeninhaberin vom 15/05/2015 oder 2016 (unleserlich), in englischer und deutscher Sprache, mit Informationen über das intraoperative neurophysiologische Monitoring (IONM oder IOM) sowie einer Übersicht damit im Zusammenhang stehender Produkte (z.B. „ISIS IOM Neuromonitoring System“, „ISIS IOM portable“).

• Auszüge aus Websites der Standford School of Medicine, Johns Hopkins Medicine, Europe PubMed Central, JNS – Journal of Neurosurgery, Spine:, European Spine Journal, University of Michigan Health System, Neurochirurgie der Universität Düsseldorf, ebenfalls aus 2015 oder 2016, eventuell 2010 (unleserlich), aus 2007 und undatiert, in englischer und deutscher Sprache, mit Beiträgen zum intraoperative neurophysiologic monitoring bzw. intraoperativen neurophysilogischen Monitoring oder intraoperativen Neuromonitoring, welches in manchen Beiträgen als IONM und in anderen als IOM abgekürzt wird. Pressemitteilung des Klinikum Herford, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover, vom 03/02/2015 über die erfolgreiche Re-Zertifizierung des Darmzentrums am Klinikum Herford. Es wird erwähnt, dass das Klinikum mit pIOM (pelvines-intraoperatives Monitoring) Vorreiter in Deutschland sei. Als eines von nur fünf Kliniken in Deutschland verfüge es neuerdings über das sogenannte pIOM.
• Formular des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) für Änderungsvorschläge des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) 2017, ausgefüllt von Prof. Dr. med. Werner Kneist der Universitätsmedizin Mainz. Einsendeschluss war der 29/02/2016. Die Kurzbeschreibung des Vorschlags lautet „Intraoperatives Neuromonitoring autonomer Nerven“ und beinhaltet den „Umbau der geschlossenen Listen in offene Listen zur Aufnahme autonomer und insbesondere der pelvinen Nerven“. Beim pelvinen intraoperativen Neuromonitoring (pIOM) werde die neurophysiologische Aktivität eines oder mehrerer autonomer Nerven während der Operation graphisch und akustisch dargestellt und im Verlauf dokumentiert. Das pelvine intraoperative Neuromonitoring (pIOM) während der Operation unterstütze bei großen Eingriffen im kleinen Becken die Vermeidung von intra- und postoperativen Komplikationen wie z.B. Stuhl- oder Harninkontinenz. Die Methode werde in der kolorektalen Chirurgie angewandt. Hauptindikation sei das Rektum-Karzinom mit totaler mesorektaler Exzision (TME). Weitere Indikationen seien Eingriffe aus dem Bereich der Beckenbodenchirurgie, bei welchen das Verfahren bereits eingesetzt werde, sowie Eingriffe an Beckenbodenorganen in den Fachgebieten Gynäkologie, Urologie und Proktologie. Bei den OPS-Kodes dieser Operationen sei das intraoperative Monitoring nicht direkt oder als Zusatzkode kodierbar. Eine explizite Angabe für die Überwachung von autonomen (pelvinen) Nerven sei im OPS nicht möglich. Daher könne das pIOM-Verfahren für autonome Nerven nicht abgebildet werden. Prof. Dr. med. Kneist gibt an, das Verfahren komme bei etwa 50 bis 100 Fällen pro Jahr in der Rektumchirurgie an der Universitätsklinik Mainz zur Anwendung, und dass für 2016 etwa 15 weitere Kliniken das Verfahren einsetzen würden. Eine weitere Steigerung der Fallzahlen ergebe sich bei Ausweitung des Einsatzes des pIOM in der Gynäkologie und Urologie. Weiter gibt er an, das Verfahren für autonome Nerven sei neu (NUB Antrag 2016 gestellt), es existierten keine vergleichbaren Verfahren.
• Auszug aus der Website www.johanniter.de vom 19/09/2016 mit Informationen zum zertifizierten Darmkrebszentrum im Integrativen Darmzentrum Bonn/Rhein-Sieg e.V. (IDZB). Es ist angegeben, dass während der Operation das sogenannte „pelvine Neuromonitoring“ (pIOM) durchgeführt werde.

Die Inhaberin der Unionsmarke bestreitet die Angaben der Antragstellerin.

Bei der Bezeichnung „pIOM“ handele es sich um eine Wortneuschöpfung der Markeninhaberin, die diese bereits Längere Zeit zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwende. Zudem sei das Zeichen grafisch und farbig ausgestaltet, was der Marke zusätzliche Unterscheidungskraft verleihe.

Es handele sich gerade nicht um eine dem Verkehr geläufige Abkürzung. Dass die Bezeichnung „pIOM“ im Bereich der Medizin als Abkürzung für „pelvines Neuromonitoring“ stehen würde, werde ausdrücklich bestritten.

Der Marke fehle folglich weder die hinreichende Unterscheidungskraft, noch bestehe für die streitgegenständliche Marke ein Freihaltebedürfnis als beschreibende Angabe.

Die Antragstellerin versuche bereits seit längerer Zeit, die Marken der Markeninhaberin und deren Benutzung anzugreifen und von deren Benutzung in unlauterer Weise zu profitieren. Unter anderem seien Widerspruchsverfahren anhängig, welche auf eine von der Antragstellerin bösgläubig angemeldete Unionsmarke mit dem prägenden Bestandteil „pIOM“ gestützt seien. Die Antragstellerin widerspreche sich somit mit dem vorliegenden Antrag auf Nichtigerklärung wegen absoluter Schutzhindernisse selbst.

Ferner verschweige die Antragstellerin, dass sich alle vorgelegten Nachweise, in denen das Wortzeichen „pIOM“ aufgeführt ist, ausschließlich Unterlagen seien, die sich auch das Produkt der Markeninhaberin bezögen. Sie belegten die markenmäßige Benutzung der Unionsmarke.

Die Alleinstellung des Produktes der Markeninhaberin könne nicht dazu führen, dass ihr aufgrund der Einzigartigkeit des Produktes die Markenrechte der hierfür verwendeten Wortneuschöpfung aberkannt werden.

Die Markeninhaberin biete seit März 2014 ein neuartiges Medizinprodukt unter dem Zeichen „pIOM“ an. Bei dem Produkt handele es sich um ein Neuromonitoring-System, welches bislang ausschließlich von der Markeninhaberin angeboten und vertrieben werde. Es sei in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Mainz in über 10 Jahren gemeinsamer Forschung entwickelt worden. Ein entsprechendes Patent sei 2010 angemeldet und 2013 erteilt worden.

Zudem sei die Markeninhaberin auch Inhaberin zweier deutscher Marken, „pIOM“ und „pIONM“, welche beide ohne Beanstandung eingetragen worden seien. Bei beiden handele es sich um Wortneuschöpfungen der Markeninhaberin.

Der Antrag sei daher zurückzuweisen.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat die Inhaberin der Unionsmarke folgende Unterlagen eingereicht:

• Fotos des Messestandes auf dem 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vom 25/03/2014.
• Werbeanzeige der Markeninhaberin in der Kongresszeitung vom 26/03/2014.
• Abmahnung der Antragstellerin vom 03/04/2014.
• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung der Markeninhaberin vom 23/04/2014.
• Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem LG Freiburg vom 05/05/2014.
• Urteil des LG Freiburg vom 19/05/2014.
• Berufungsschriftsatz der Antragstellerin vom 21/07/2014.
• Beschluss des OLG Karlsruhe vom 29/07/2014.
• Widersprüche gegen die deutschen Marken Nr. 302 014 045 178 und Nr. 302 014 047 554 durch die Antragstellerin.
• Registerauszug des Patents DE 10 2010 019 796 der Markeninhaberin.

VORBEMERKUNGEN

Die Ausführungen der Inhaberin der Unionsmarke in Bezug auf eine mutmaßlich bösgläubig angemeldete Unionsmarke der Antragstellerin sowie deren Unterscheidungskraft haben keinerlei Relevanz in Bezug auf das vorliegende Verfahren, in welchem allein das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, nämlich eines beschreibenden Charakters und fehlender Unterscheidungskraft, der angegriffenen Unionsmarke zu prüfen sind. Selbiges gilt in Bezug auf Angriffe der Antragstellerin auf andere Marken der Inhaberin der Unionsmarke. Daher bleiben diese Einwände von der Löschungsabteilung unberücksichtigt.

Ebenso wenig sollen im vorliegenden Verfahren die Erfindung eines Systems zur Durchführung eines medizinischen Verfahrens oder ein darauf erteiltes Patent in Frage gestellt werden. Ein Patent schützt eine Erfindung, während eine Marke dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es handelt sich um unterschiedliche und voneinander unabhängige Rechte.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE A IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 UMV wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Bestimmungen von Artikel 7 UMV eingetragen worden ist. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.

Ferner folgt aus Artikel 7 Absatz 2 UMV, dass Artikel 7 Absatz 1 UMV auch dann Anwendung findet, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der EU vorliegen.

Bezüglich der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 UMV, die bereits vor Eintragung der Unionsmarke von Amts wegen geprüft worden sind, führt die Löschungsabteilung grundsätzlich keine eigene Recherchen durch, sondern beschränkt sich auf eine Analyse der Tatsachen und Argumente, die von den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens vorgebracht werden.

Die Beschränkung auf eine Prüfung der ausdrücklich vorgebrachten Tatsachen schließt jedoch nicht aus, dass die Löschungsabteilung ihrer Beurteilung darüber hinaus allgemein bekannte Tatsachen  zugrunde legt, d. h. Tatsachen, die jedermann bekannt sein dürften oder aus allgemein zugänglichen Quellen stammen.

Diese Tatsachen und Argumente müssen zwar aus dem Zeitraum stammen, in dem die Unionsmarke angemeldet wurde. Tatsachen aus einem darauf folgenden Zeitraum können jedoch ebenfalls herangezogen werden um die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung zu bewerten (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 und 43).

Beschreibender Charakter – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke sind im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).

Den von der Antragstellerin eingereichten Fachbeiträgen ist zu entnehmen, dass das intraoperative neurophysiologic monitoring bzw. intraoperative neurophysilogische Monitoring oder intraoperative Neuromonitoring Verfahren bezeichnet, bei welchen die Integrität eines oder mehrerer Nerven während eines chirurgischen Eingriffs überwacht wird, um den Risiken einer Verletzung dieser Nerven vorzubeugen. Sowohl die deutsch- als auch die englischsprachigen Beiträge verweisen auf das Verfahren jeweils nebst Abkürzung, entweder als „IONM“ oder als „IOM“. Diese Abkürzungen werden auch von der Markeninhaberin selbst auf ihrer Website verwendet. Jedenfalls ein Artikel ist aus dem Jahr 2007, was belegt, dass diese Verfahren bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke am 06/08/2015 Anwendung gefunden haben. Mithin mussten sie auch dem entsprechenden medizinischen Fachpublikum zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen sein.

Gleichermaßen wird das pelvine intraoperative Neuromonitoring in den eingereichten Beweismitteln, nämlich den Auszügen aus den Websites des Klinikum Herford sowie der Johanniter und im ausgefüllten Formular für Änderungsvorschläge des Operationen- und Prozedurenschlüssels, stets als „pIOM“ abgekürzt. Betreffend das pelvine intraoperative Neuromonitoring hat die Antragstellerin zwar ausschließlich deutschsprachige Beweismittel beigebracht, jedoch kann vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass sich der Begriff ins Englische als pelvic intraoperative (neurophysiological) monitoring übersetzen lässt. So ist es auch nebst derselben Abkürzung „pIOM“ auf der englischsprachigen Version der Website der Markeninhaberin angegeben.

Beim pelvinen intraoperativen Neuromonitoring handelt es sich offenbar um ein neueres Verfahren im Bereich des intraoperativen Neuromonitorings, bei welchem während bestimmter chirurgischer Eingriffe Nerven im kleinen Becken überwacht werden. Dies lässt sich dem von der Antragstellerin eingereichten Formular für Änderungsvorschläge des Operationen- und Prozedurenschlüssels entnehmen. Einsendeschluss für ausgefüllte Formulare war der 29/02/2016. Prof. Dr. med. Kneist hat also spätestens an diesem Datum angegeben, das Verfahren komme bei etwa 50 bis 100 Fällen pro Jahr in der Rektumchirurgie an der Universitätsklinik Mainz zur Anwendung, und dass für 2016 etwa 15 weitere Kliniken das Verfahren einsetzen würden. In Anbetracht dessen sowie der Tatsache, dass im Bereich der Medizin stetig neue Verfahren entwickelt werden, welche zunächst über längere Zeiträume erprobt und erst dann standardisiert werden, kann davon ausgegangen werden, dass das Verfahren zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke am 06/08/2015 bereits angewendet wurde. Dies wird von der Inhaberin der Unionsmarke auch nicht bestritten, die angibt, ihr Neuromonitoring-System sei in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Mainz in über 10 Jahren gemeinsamer Forschung entwickelt und ein entsprechendes Patent 2010 angemeldet worden.

In Bezug auf das medizinische Fachpublikum ist zudem festzustellen, dass dieses sich fortlaufend weiterbilden muss, um stets auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu sein. Chirurgen müssen über neue Methoden und Verfahren informiert sein und diese bestenfalls auch anwenden können, oder sollten jedenfalls Patienten an einen entsprechenden Experten verweisen können. Es ist also davon auszugehen, dass das maßgebliche Fachpublikum jeweils Kenntnis von neuartigen Verfahren im entsprechenden Fachgebiet hat.

Sofern für ein solches Verfahren bestimmte Geräte, Apparate, Instrumente, Software o.ä. benötigt werden, sind dem maßgeblichen Fachpublikum bei deren Erwerb das Einsatzgebiet und die Funktionsweise bekannt. Es handelt sich um technisch hoch spezialisierte Waren, die nur von gut informiertem Fachpersonal erworben werden. Insoweit ist festzustellen, dass die angegriffenen Waren in den Klassen 9 und 10 zwar sehr weit gefasst sind, aber auch Geräte, Apparate, Instrumente und Computerprogramme umfassen, die speziell zur Durchführung des pelvinen intraoperativen Neuromonitorings bestimmt sind.

Was die angegriffenen Dienstleistungen in Klasse 44 betrifft, so ist festzustellen, dass auch sie sehr weit gefasst sind, jedoch Dienstleistungen im Bereich des pelvinen intraoperativen Neuromonitorings und diesbezügliche Beratungsdienstleistungen beinhalten, welche sich nur an bestimmte Patienten richten, für die ein solches Monitoring sinnvoll sein kann. Diese Patienten werden vor ihrem chirurgischen Eingriff vom medizinischen Fachpersonal ausführlich über den Eingriff und damit verbundene Risiken sowie etwaige Methoden zur Risikominimierung informiert. In Fällen, in denen der Patient die Möglichkeit hat, das pelvine intraoperative Neuromonitoring in Anspruch zu nehmen, informiert ihn also sein Arzt ausführlich über diese Option, sodass der Patient eine Entscheidung für oder gegen diese Zusatzbehandlung treffen kann. Demzufolge ist auch dem betroffenen Patienten das Verfahren vor Inanspruchnahme bekannt.

Da der Ausdruck „pIOM“ eine Abkürzung darstellt, die sowohl im Deutschen als auch im Englischen Verwendung findet oder jedenfalls vernünftigerweise von einer solchen Verwendung auszugehen ist, sind die maßgeblichen Verkehrskreise, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis geprüft werden soll, zunächst deutsch- und englischsprachige Verbraucher innerhalb der Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; und 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Sodann folgt aus dem oben dargelegten, dass bei der Prüfung auf das Fachpublikum im Bereich der Medizin einerseits, nämlich in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren, und auf betroffene Patienten andererseits abgestellt werden muss, nämlich in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen.

Je nach Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch oder der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind. In Bezug auf relativ kostengünstige Instrumente und Geräte in den Klassen 9 und 10 mag der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verbraucher eher durchschnittlich sein. Hingegen wird ihr Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf technisch hoch spezialisierte Waren in den Klassen 9 und 10 sowie auf die in Klasse 44 erfassten Dienstleistungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Verbrauchers haben können, regelmäßig höher sein.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Inanspruchnahme der Dienstleistung bzw. den Erwerb der hierfür notwendigen Geräte, Apparate, Instrumente, Software usw. wird sowohl das maßgebliche Fachpublikum als auch der betroffene Patient den Ausdruck „pIOM“ mit einer bestimmten Bedeutung verstehen, nämlich als Abkürzung für das pelvine intraoperative Neuromonitoring. Beide Verbrauchergruppen sind zu diesem Zeitpunkt ausreichend über das Verfahren informiert, um diesen direkten Zusammenhang herstellen zu können. Kein Patient würde sich im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs für die Inanspruchnahme eines Verfahrens entscheiden, das sich hinter einer ihm unbekannten Abkürzung versteckt. Gegebenenfalls würde er sich zur Klärung erneut an den behandelnden Arzt wenden.

Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Der Ausdruck „pIOM“ in seiner Gesamtheit macht den Verbrauchern unmittelbar, und ohne dass sie darüber weiter nachdenken müssen, deutlich, dass es sich bei den angegriffenen Dienstleistungen in Klasse 44 um das pelvine intraoperative Neuromonitoring und diesbezügliche Beratungsdienstleistungen handelt, und bei den angegriffenen Druckmessgeräten, Kontrollapparaten und Computerprogrammen in Klasse 9, sowie den angegriffenen medizinischen Geräten, Apparaten und Instrumenten und deren Teile in Klasse 10, um zur Durchführung dieses Verfahrens bestimmte Waren.

Demzufolge besteht die Marke im Wesentlichen aus einem Ausdruck, der ungeachtet bestimmter grafischer Elemente offensichtliche und direkte Informationen vermittelt zu Art und Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Wie weiter oben dargelegt, ist davon auszugehen, dass dies bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Fall war.

Der Zusammenhang zwischen dem in der Marke enthaltenen Ausdruck „pIOM“ und den angegriffenen Waren und Dienstleistungen wird daher als eng genug angesehen, um die Anwendung der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV festgelegten Eintragungshindernisse auf das Zeichen zu rechtfertigen.

Zum Argument der Inhaberin, dass Dritte und insbesondere ihre Wettbewerber das fragliche Zeichen nicht benötigen, um die von ihm erfassten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, ist darauf hinzuweisen, … dass die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG, welche dem Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV entspricht, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Zum Argument der Inhaberin, dass keine anderen Wettbewerber die gleichen Kombinationen verwenden, da ihr Produkt einzigartig sei, ist festzustellen, dass: „die Unterscheidungskraft einer Marke auf der Grundlage der Tatsache bestimmt wird, dass eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann … Die fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendig ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke so wahrgenommen werden wird.“ (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Hinsichtlich der von der Inhaberin angeführten nationalen Entscheidungen ist festzustellen, dass gemäß ständiger Rechtsprechung

die Unionsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Zum Argument der Inhaberin, dass vom Amt eine ähnliche Eintragung vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Aus dem Obigen folgt, dass die Unionsmarke entgegen den Vorschriften des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV eingetragen wurde.

Fehlen von Unterscheidungskraft – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Oberbegriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren/Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Unionsmarke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Obwohl es zutrifft, dass die Unionsmarke bestimmte Bild- und grafische Elemente enthält, die sie in gewissem Maße stilisieren, sind diese Elemente so minimaler Natur, dass sie der Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft verleihen können. Sie bestehen hauptsächlich aus der Farbgebung des Buchstaben „p“ in rot und der Buchstaben „IOM“ in grau, während die Buchstaben in Standardschriftart abgebildet sind, und weisen in Bezug auf die Art ihrer Kombination keinen Aspekt auf, der es der Marke ermöglichen würde, für die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen die Hauptfunktion zu erfüllen (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74). Im Wesentlichen heben sie lediglich hervor, um welche Art des intraoperativen Neuromonitorings es sich handelt bzw. für welche Art des IOM die Waren bestimmt sind – nämlich für das pelvine.

Demzufolge besitzt die Unionsmarke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angegriffenen Waren und Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Antrag vollständig erfolgreich ist und die Unionsmarke für alle angegriffenen Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären ist.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Inhaberin der Unionsmarke die unterliegende Partei ist, trägt sie die Löschungsgebühr sowie die der Antragstellerin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 6 sowie Absatz 7 Buchstabe d Ziffer iii UMDV sind die an die Antragstellerin zu zahlenden Kosten die Löschungsgebühr und die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Löschungsabteilung

Plamen IVANOV

Natascha GALPERIN

Ana MUÑÍZ RODRÍGUEZ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.