OPOSICIÓN Nº B 2 469 529

Editorial Planeta, S.A., Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona, España (parte oponente), representada por Herrero & Asociados, C/ Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España, (representante profesional)

c o n t r a

Viajes Catai, S.A., C/ O'Donnell 49, 28009 Madrid, España, (solicitante), representado por Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 29/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n° B 2 469 529 se estima para todos los productos y servicios impugnados.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 13 270 533 se deniega en su totalidad.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 270 533. La oposición está basada en los registros de marca española nº 1 041 837, nº 1 041 840, nº 1 069 650 y nº 2 507 577. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, respecto de todos los derechos anteriores y el artículo 8, apartado 5, del RMUE, en relación con los derechos anteriores nº 1 041 840 y nº 1 069 650.

CUESTIÓN PREVIA

El oponente en su escrito de oposición ha señalado como base de la misma las marcas denominativas notoriamente conocidas en España “PLANETA”, en relación con todos los servicios protegidos por la marca española nº 1 041 840 y en relación con todos los productos protegidos por la marca española nº 1 069 650. Como dichas marcas y los productos y servicios protegidos coinciden con las registradas en España alegadas como base de la oposición, la División de Oposición entiende que lo que el oponente quiere propiamente alegar no es el artículo 6 bis del Convenio de Paris sino la notoriedad de dichas marcas registradas.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante al menos cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, es decir de las marcas españolas nº 1 041 837, nº 1 041 840, nº 1 069 650 y nº 2 507 577.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 03/11/2014. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas sobre las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en España del 03/11/2009 al 02/11/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Marca nº 1 069 650

Clase 16: Publicaciones no periódicas.

Marca nº 1 041 840

Clase 41: Servicios de educación y esparcimiento y, en especial, servicios editoriales y de grabaciones audiovisuales y servicios de producciones cinematográficas.

Marca nº 1 041 837

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o ficha. Máquinas parlantes. Cajas registradoras. Máquinas de calcular y aparatos extintores, exceptuando expresamente cajas de empalmes.

Marca nº 2 507 577

Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, forografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materia plásticas.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 27/04/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 27/06/2016. La parte oponente presentó las pruebas el 09/06/2016 (dentro del plazo establecido).

Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

Las pruebas a tomar en consideración son, en particular, las siguientes:

En relación con las pruebas aportadas en su escrito del 02/03/2015 con el fin de probar la notoriedad y renombre de sus marcas destacamos las siguientes:

• Diversas resoluciones de la OEPM y sentencias judiciales de los años 2002, 2003, 2010 y 2015, donde se reconoce expresamente el carácter renombrado de las marcas “Planeta” en el sector editorial (por ejemplo: Resolución de la OEPM nº 353189 del 02/01/2015; Resolución de Recurso de Alzada nº 1374/10 del 06/05/2010; Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 del 26/04/2002, nº AC/2002/1203 y Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 del 13 de enero, nº AC/2003/58; Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nº 574/2003 del 25 septiembre AC/2003/1437).
• Copia de la página web “www.planeta.es”, donde se indica, entre otros aspectos, que el grupo planeta es el primer grupo editorial español. El grupo Planeta publica 8.500 nuevos títulos y vende cerca de 130 millones de libros cada año.

• Diversos recortes de prensa sobre las marcas “Planeta” y su prestigioso premio literario “Planeta”, principalmente de los años 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014.
• Diversas resoluciones de la División de Oposición: Decisión Nº B 534 746 (PlanetX/Planeta), del 10/01/2000: donde se manifiesta que la marca “Planeta” para servicios desarrollados por una editorial es conocida por una gran parte del público, tanto en España como en el extranjero, así como para todo tipo de publicaciones y que probablemente pueda ser considerada entre las marcas más conocidas en razón de su antigüedad desde el año 1.949, de su difusión y por su contribución al desarrollo del mundo editorial, tanto en España como en otros países; Decisión Nº B 482 259 (Planeta Humano/Planeta), del 02/03/2004; donde se manifiesta el reconocimiento de la reputación de la marca “Planeta” en España para todo tipo de publicaciones.
• Certificación del “Foro de Marcas Renombradas” del 14/05/2010 donde se indica que la marca “Planeta” tiene el carácter renombrado según la vigente Ley de Marcas española 7/2001.
• Copia del certificado emitido por D. Luis Elías Viñeta, en calidad de Secretario Consejero del Consejo de Administración de “Planeta Corporación, S.R.L.”, grupo empresarial al que pertenece “Editorial Planeta, S.A.”, de fecha 22/06/2010 sobre ventas e inversión en publicidad en el año 2009. El volumen de ventas y de publicidad ascienden a cantidades millonarias, que tienen carácter confidencial, destacando especialmente que la cuota de mercado en el sector editorial español asciende a un porcentaje del 18 %, en dicho periodo.

En relación con las pruebas aportadas en su escrito del 10/06/2016 con el fin de probar el uso de sus marcas, destacamos las siguientes:

• Copia de la “Memoria Planeta 2012”, de la que destacamos principalmente que “Planeta” es el lider indiscutible de la edición en España y Latinoamérica, y el segundo en Francia. El conjunto de editoriales del Grupo Planeta se situa entre los seis mayores editores del mundo.
• Copia del “PowerPoint” sobre “algunos Autores de Planeta” titulado “Más de 15.000 autores son el alma de nuestros libros”.
• Copia de vídeo corporativo.
• Copia del certificado emitido por D. Luis Elías Viñeta, en calidad de Secretario Consejero del Consejo de Administración de “Planeta Corporación, S.R.L.”, grupo empresarial al que pertenece “Editorial Planeta, S.A.”, de fecha 22/06/2010 (mencionado también en el apartado anterior) y del 31/03/2016 sobre ventas e inversión en publicidad en el año 2009 y en el periodo 2014-2015 con una cuota de mercado en el sector editorial del 25% en este último periodo, que tienen carácter confidencial.
• Dossier multimedia con diversos recortes de prensa, noticias en radio e internet del año 2015 donde se contiene diversa información sobre las actividades del grupo editorial “Planeta”.
• Certificación de la Cámara de Comercio de Barcelona, del 17/03/2016 donde se determina que la marca “Planeta” goza de notoriedad en el sector de las publicaciones (edición, publicación y comercialización de libros).
• Certificación del “Foro de Marcas Renombradas”, citado también en el apartado anterior.

El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos y servicios para los que se han registrado las marcas anteriores.

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores pertinentes en el conjunto de todos los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo.

Algunos de los documentos, como por ejemplo la copia de la “Memoria Planeta 2012” donde se indica que “Planeta” es el lider indiscutible de la edición en España, demuestran que el lugar de uso es España. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La fecha de la mayoría de las pruebas, por ejemplo la anteriormente mencionada y el certificado emitido por el Secretario Consejero del Consejo de Administración de “Planeta Corporación, S.R.L.”, sobre las ventas e inversión en publicidad en el año 2009 y en el periodo 2014-2015 corresponden principalmente al periodo pertinente.

Los documentos presentados, a saber el certificado emitido por el Secretario Consejero del Consejo de Administración de “Planeta Corporación, S.R.L.”, grupo empresarial al que pertenece “Editorial Planeta, S.A.”, de fecha 22/06/2010 y del 31/03/2016 sobre ventas e inversión en publicidad en dichos periodos nos indica que el volumen de ventas y de publicidad asciende a cantidades millonarias, destacándose especialmente la mención de que la cuota de mercado en el sector editorial español que asciende a un porcentaje del 18% y del 25%, respectivamente en dichos periodos. Dichos datos, en su conjunto, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso. También podemos afirmar el renombre de las marcas en cuestión tal y como confirman los documentos aportados el 02/03/2015 a dicho efecto, como son, por ejemplo, las diversas resoluciones de la OEPM y sentencias judiciales de los años 2002, 2003, 2010 y 2015; las resoluciones de la División de Oposición mencionadas anteriormente, asi como la certificación del “Foro de Marcas Renombradas” del 14/05/2010 donde se indica que la marca “Planeta” tiene el carácter renombrado según la vigente Ley de Marcas española 7/2001.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Las pruebas demuestran que las marcas han sido utilizadas tal y como fueron registradas. No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de las marcas en lo que respecta a la totalidad de los productos y servicios incluidos en las marcas anteriores.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, sólo se considerará registrada, a los efectos de la revisión de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

El oponente no ha demostrado el uso respecto de ninguno de los productos de la clase 9 que protege la marca nº 1 041 837, y tampoco de los productos de las clases 1, 3, 4, 10, 17, 20, 29, 30 ni 32 de la marca anterior nº 2 507 577. Por lo tanto, la oposición debe rechazarse en relación con estos derechos anteriores, ya que no existe ningún elemento de prueba de uso de las marcas en relación con los productos citados en cuestión.

Las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de las marcas exclusivamente en relación con servicios editoriales, protegidos por la marca nº 1 041 840 y publicaciones no periódicas, de la marca  nº 1 069 650. Por lo tanto, serán únicamente estas marcas, y estos productos y servicios, los que serán tenidos en cuenta por la División de Oposición para analizar el riesgo de confusión.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios que han sido usados y en los que se basa la oposición son los siguientes:

Marca nº 1 041 840

Clase 41: Servicios editoriales.

Marca nº 1 069 650

Clase 16: Publicaciones no periódicas

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Publicaciones electrónicas descargables; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes.

Clase 39: Organización de viajes; servicios de agencias de viaje; servicios de organización de excursiones; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes.

Clase 41: Servicios de organización de actividades de ocio, entretenimiento, esparcimiento y tiempo libre; servicios de organización de congresos, seminarios, simposiums, conferencias; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 9

Los productos impugnados publicaciones electrónicas descargables; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes son semejantes a los productos anteriores publicaciones no periódicas del derecho anterior nº 1 069 650. Se trata de productos que tienen la misma finalidad, que pueden estar en competencia, ya que los consumidores pueden optar por un tipo u otro de publicaciones, y que van destinados al mismo público relevante. Además, pueden tener el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos similares.

Servicios impugnados de la clase 39

Los servicios impugnados organización de viajes; servicios de agencias de viaje; servicios de organización de excursiones; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes no son semejantes a los servicios editoriales registrados por el derecho anterior nº 1 041 840. Se trata de servicios que tienen una evidente distinta finalidad y que no son complementarios ni están en competencia. Además no comparten los mismos canales de distribución, ni van destinados al mismo público relevante, ni tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, servicios diferentes. Tampoco son semejantes aquellos servicios en relación con los productos anteriores publicaciones no periódicas registrados por el derecho anterior nº1 069 650, donde dichos servicios y productos además tienen una distinta naturaleza.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios impugnados servicios de organización de actividades de ocio, entretenimiento, esparcimiento y tiempo libre; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes presentan ciertas conexiones con los servicios editoriales registrados por el derecho anterior nº 1 041 840. Son servicios que pueden ser complementarios y que pueden compartir los mismos canales de distribución siendo, por lo tanto, servicios similares en grado bajo.

Los servicios impugnados servicios de organización de congresos, seminarios, simposiums, conferencias; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes no son similares a los servicios editoriales del derecho anterior nº 1 041 840. Se trata de servicios que tienen una distinta finalidad y que no son complementarios ni están en competencia. Además no comparten los mismos canales de distribución, ni van destinados al mismo público relevante, y tampoco tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, servicios diferentes. Tampoco son semejantes con los productos anteriores publicaciones no periódicas registrados por el derecho anterior nº 1 069 650, por las mismas razones y además, porque dichos servicios y productos tienen una distinta naturaleza.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares en distinto grado están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención es medio.

3. Los signos

PLANETA
Marcas anteriores	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El elemento verbal “PLANETA” de las marcas anteriores será entendido como un cuerpo celeste sin luz propia que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella, en particular los que giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, por el público destinatario. Dicho elemento no es descriptivo, evocador o de algún otro modo débil para los productos y servicios pertinentes.

En lo que respecta al signo impugnado, está formado por dos elementos verbales distintivos (Planeta Tierra, que se asociará a uno de los planetas del sistema solar) y elementos figurativos (un rectángulo negro y un punto rojo) menos distintivos de carácter meramente decorativo. Por consiguiente, los elementos verbales son más distintivos que los elementos figurativos.

Las marcas anteriores están compuestas por un único vocablo y por consiguiente no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Los elementos “Planeta Tierra” y el fondo de color negro del signo impugnado son los elementos dominantes, pues son los que, visualmente, más atraen la atención frente al pequeño punto rojo de notable menor tamaño.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “PLANETA”. No obstante, se diferencian en los restantes elementos denominativos y figurativos del signo impugnado que hemos analizado anteriormente. La marca anterior es verbal y, por lo tanto, su protección alcanza tanto a las letras mayúsculas como a las minúsculas.

Por otro lado, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Además, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo lo que convierte a la parte situada a la izquierda y arriba del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por lo tanto, la coincidencia en el primer elemento de la marca impugnada con la totalidad de las marcas anteriores tiene especial relevancia.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas “PLA-NE-TA” presentes de forma idéntica en los signos. La pronunciación difiere en las sílabas “TIE-RRA” de la marca impugnada, que no tienen equivalente en los signos anteriores. Por consiguiente, las marcas tienen un grado de similitud fonético medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar respecto del vocablo “PLANETA”, los signos son conceptualmente similares en grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de las marcas anteriores

El carácter distintivo de las marcas anteriores es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según la parte oponente, las marcas anteriores gozan de renombre en España para parte de los productos y servicios para los cuales están registradas, tal y como hemos analizado anteriormente en el apartado correspondiente a la prueba de uso a la cual nos remitimos a estos efectos por economía procesal. De las pruebas aportadas el 02/03/2015, a título recordatorio, destacar principalmente las diversas resoluciones de la OEPM y sentencias judiciales españolas de los años 2002, 2003, 2010 y 2015; las diversas resoluciones mencionadas de la División de Oposición; el certificado del “Foro de Marcas Renombradas” del 2010, de los que se desprende claramente que las marcas anteriores han sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que gozan de general renombre en el mercado pertinente, en el que ocupan una posición consolidada, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. Las cifras correspondientes a las ventas, publicidad y cuota de mercado, que son confidenciales, que aparecen en la documentación probatoria del certificado emitido por D. Luis Elías Viñeta correspondiente al año 2009, así como las distintas referencias de la prensa a su reconocido premio literario “Planeta”, son circunstancias que indican de forma inequívoca que las marcas disfrutan de un elevado nivel de reconocimiento y renombre entre el público pertinente para publicaciones y servicios editoriales. Por lo tanto, esta reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de las marcas anteriores ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y por tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Por lo tanto, la División de Oposición considera que las marcas anteriores han adquirido renombre a través de su uso en el mercado.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Los productos y servicios en conflicto han sido considerados parcialmente similares en distinto grado y parcialmente diferentes. Nos estamos refiriendo, por otro lado, al público en general y al especializado. El nivel de atención es medio. Por otro lado, los derechos anteriores han adquirido renombre a través de su uso en el mercado.

Los signos han sido considerados similares visual, conceptual y fonéticamente en grado medio. Por otro lado, la diferencia en los elementos figurativos y en el vocablo “TIERRA” que hemos analizado anteriormente aunque introducen elementos de diferenciación entre los signos, no evitan la relevante similitud de las marcas en cuestión.

Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio, e incluso el especializado, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.  

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor mencionado puede llegar a la conclusión de que los signos referidos “PLANETA/PLANETA TIERRA” respecto a productos y servicios similares en distinto grado tienen un mismo origen, empresarial máxime teniendo en cuenta que las marcas anteriores son renombradas. Por lo tanto, es bastante probable que el público relevante pueda asociar las marcas y considerar que el signo impugnado se refiere a una nueva línea de productos o servicios de la misma empresa especializados en el ámbito o en la temática de viajes y que comparte con las marcas anteriores un elemento en común idéntico “PLANETA”.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público español. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base de los registros de las marcas españolas de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que, dada la similitud de los signos, la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados similares, incluso en grado bajo, a los de las marcas anteriores.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Los signos

Los signos ya fueron comparados previamente al examinar los motivos de denegación señalados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

2. Renombre de las marcas anteriores

Las pruebas presentadas por el oponente para demostrar el renombre y el carácter altamente distintivo de las marcas anteriores ya se examinaron previamente en el contexto del motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

3. El ‘vínculo’ entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, las marcas anteriores tienen renombre y los signos en conflicto son similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho ‘vínculo’ entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE pero ha sido confirmada por la jurisprudencia en las sentencias de 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 y 31 y la sentencia de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. No se trata de un requisito adicional, sino que simplemente refleja la necesidad de determinar, si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un ‘vínculo’ incluyen (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

∙        el grado de similitud entre los signos;

∙        la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

∙        el grado de renombre de la marca anterior;

∙        el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco o bien adquirido por el uso;

∙        la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un ‘vínculo’ puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

Teniendo en cuenta tanto el grado de similitud existente entre las marcas al coincidir los signos en el elemento denominativo “PLANETA”, así como el carácter distintivo intrínseco de las marcas anteriores y su elevado grado de renombre entre el público pertinente, la División de Oposición concluye que, sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, es probable que los consumidores relevantes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con los signos anteriores, es decir, que establezcan una ‘asociación’ mental entre los signos incluso para los productos y servicios que sean diferentes. No podemos descartar que el público pueda considerar la marca “PLANETA TIERRA” como una marca derivada de la principal “PLANETA” y relacionarlas. Por lo tanto, existe un claro link entre dichas marcas claramente similares ya que los dos signos se asociarán a la misma y notoria denominación anterior “PLANETA”.

Además, no podemos excluir tampoco que los productos y servicios renombrados del oponente publicaciones periódicas, en la clase 16 y servicios editoriales, en la clase 41 puedan vincularse a los servicios de organización de viajes; servicios de agencias de viaje; servicios de organización de excursiones; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes registrados de la clase 39 y a la organización de congresos, seminarios, simposiums y conferencias relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes, en la clase 41, del solicitante dado que se trata principalmente de servicios y productos todos ellos relacionados en sentido amplio con el sector del ocio y la cultura. Es fácil pensar que, por ejemplo, una empresa que organiza viajes edite, por ejemplo, sus propias guías de viaje con su misma marca o catálogos referidos a los mismos, así como otro tipo de publicaciones periódicas. Por último, en relación con la clase 41 el vínculo también puede existir al tratarse principalmente de actividades de organización, por ejemplo de seminarios relacionados con viajes, que pueden ser realizadas por el propio sector editorial dentro de sus actividades promocionales, en relación con sus colecciones temáticas o series de guías, así como de sus libros de viajes. No podemos excluir tampoco, por ejemplo, la organización de conferencias por la propia editorial de sus propios autores en relación con esta particular temática o relacionada con este ámbito sectorial. Por todo ello, resulta razonable suponer que el consumidor, que conoce las marcas renombradas, cuando vea la marca impugnada, para servicios que pertenecen a sectores afines relacionados con el ocio y la cultura, recordará inmediatamente las marcas notorias anteriores.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la relacionen con los signos anteriores, es decir, que establezcan una ‘asociación’ mental entre los signos. Sin embargo, aunque un ‘vínculo’ entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

4. Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/06/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se

producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo comprende aquellos casos en que el solicitante se beneficia del atractivo de las marcas anteriores al fijar en sus productos o servicios un signo que es ampliamente conocido en el mercado, apropiándose indebidamente de su poder de atracción y de su valor publicitario. Ello, considera, puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial en las que se permite al solicitante lucrarse de la inversión realizada por el oponente en la promoción y creación de un “goodwill” para su marca, dado que puede estimular las ventas de los productos del solicitante en una medida desproporcionadamente elevada en comparación con la importancia de sus inversiones en promoción. Dicha apropiación indebida del carácter distintivo de las marcas anteriores, alega, presupone una asociación entre las marcas respectivas que hace posible la transmisión del atractivo a la marca solicitada. Ello es más probable cuando las marcas anteriores posean un carácter distintivo fuerte porque será más tentador para el solicitante intentar aprovecharse de su valor y más fácil asociarla con la marca solicitada. También cuando exista una conexión especial entre los productos y servicios que permita atribuir alguna de las cualidades de los productos y servicios del oponente a los del solicitante. En el presente caso, alega, existe una clara conexión entre los productos y servicios de la marca solicitada “PLANETA TIERRA” y los de las marcas anteriores “PLANETA” con su consecuente comercialización en el mismo sector.

Considera, por otro lado, que el carácter distintivo de las marcas anteriores resultaría perjudicado si el público dejara de asociarlas con una determinada gama de productos y servicios procedentes de una misma empresa y empezara a asociarla con productos distintos que tienen su origen en empresas diferentes. Dicha asociación puede diluir la aptitud de las marcas para identificar a una única empresa, sin que ello genere necesariamente una confusión respecto al origen, y puede disminuir su capacidad para estimular el deseo del público de comprar los productos para los cuales está registrada. Esta situación es comúnmente conocida como “dilución por opacidad” y se produce en aquellos casos en que la marca ya no es capaz de evocar en la mente del público una asociación inmediata con los productos que ampara. Esta capacidad puede reducirse o perderse por el hecho de que personas distintas del titular usen un signo idéntico o similar para productos diferentes de aquellos para los que está registrada. Esto conduce a una erosión del carácter distintivo causada por la proliferación de marcas parasitarias que, si bien no degradan a la marca original, son tan numerosas que pueden privar a la marca de su carácter distintivo y, por lo tanto, de su atractivo. El gran carácter distintivo de las marcas “PLANETA” resultaría perjudicado si accediera al mercado español la marca solicitada, ya que lo haría con una denominación “PLANETA TIERRA”, que es muy semejante a las renombradas del oponente, y por lo tanto el público dejará de asociarla con una determinada gama de productos y servicios procedentes de una misma empresa y empezaría a asociarla con unos productos y servicios distintos, que tienen su origen en empresas diferentes.

Con otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.

Antes de examinar las alegaciones del oponente, debe recordarse que la oposición se dirige contra los siguientes servicios:

Clase 39:        Organización de viajes; servicios de agencias de viaje; servicios de organización de excursiones; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes

Clase 41:        Organización de congresos, seminarios, simposiums, conferencias; todo ello relacionado exclusivamente en el ámbito de organización de viajes

Como queda indicado, se ha determinado que las marcas anteriores tenían renombre en relación con:

Clase 16:        Publicaciones no periódicas

Clase 41:        Servicios editoriales

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/06/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, y 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

La parte oponente alega que la gran semejanza entre la marca solicitada “PLANETA TIERRA” y las marcas anteriores “PLANETA” que poseen un carácter distintivo muy fuerte, implica que el público español, donde las marcas son renombradas, tenderán a asociar el origen empresarial de sus productos y servicios, con el consecuente aprovechamiento indebido del carácter distintivo de las marcas del oponente. Considera que el perjuicio o el aprovechamiento indebido debe ser consecuencia de una asociación de las marcas en conflicto en la mente del público, determinada por las semejanzas entre las mismas y reforzada por el renombre de los signos anteriores.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «… en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, puesto que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicha infracción deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registra marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

Por todo lo anterior, la División de Oposición considera que el público español podría establecer un vínculo entre las marcas anteriores renombradas “PLANETA” y la solicitada “PLANETA TIERRA”, en relación con los servicios mencionados de las clases 39 y 41. La marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de las marcas anteriores para sus propios servicios, que llamarían la atención de los consumidores gracias a su asociación con dichas marcas, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos y servicios de sus competidores. El beneficio económico consistiría en explotar los esfuerzos realizados por las marcas anteriores para crear la reputación y la imagen de sus marcas anteriores, sin tener que pagar a cambio compensación alguna, lo que equivale a una ventaja desleal. Por lo tanto, tomando en consideración en su conjunto las pruebas presentadas, la similitud entre las marcas, el vínculo existente entre los productos y servicios de las marcas anteriores notorias y los servicios solicitados de la marca impugnada, así como de sus respectivos sectores afines y, por último, la falta de justa causa en el uso de la marca impugnada, la División de oposición llega a la conclusión de que este uso puede dar lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores.

Por otro lado, las intenciones del solicitante no son un factor relevante. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca puede obedecer a una decisión deliberada, por ejemplo cuando existe una clara explotación y se trata de parasitismo de una marca famosa, o se intenta extraer provecho de su reputación. Ahora bien, el aprovechamiento indebido no requiere necesariamente una intención deliberada de explotar la reputación ligada a la marca de un tercero. El concepto de aprovechamiento indebido se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y/o servicios amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y/o servicios se vea favorecida por la asociación con las marcas anteriores renombradas.

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que el uso de la marca impugnada probablemente supondrá un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores.

Otros tipos de riesgo de perjuicio

El oponente alega también que el uso de la marca impugnada supondría un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.

Como hemos visto antes, la existencia de un riesgo de perjuicio es un requisito esencial para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE, dichos riesgos pueden ser de tres tipos distintos. Para que una oposición esté bien fundada en este sentido, basta con que se produzca uno de ellos. Tal como se ha podido apreciar, en el caso presente la División de Oposición ya ha llegado a la conclusión de que la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores. Por consiguiente, no es preciso analizar si son aplicables también los otros tipos de perjuicio.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).