LÖSCHUNG Nr. 12139 C (NICHTIGKEIT)
Burg – Wächter KG, Wormgemühle, 58540 Meinerzhagen, Deutschland (Antragstellerin), vertreten durch Stenger Watzke Ring, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
Ralf Schröder, Nolkenfeld 16, 33659 Bielefeld, Deutschland (Markeninhaber), vertreten durch Faustmann Neumann Rechtsanwälte GBR, Kaiserstr. 30a, 40479 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter).
Am 12.01.2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG
1. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten, die auf 450 EUR (Vertretungskosten) festgesetzt werden.
BEGRÜNDUNG
Die Antragstellerin reichte am 26/11/2015 einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 013089495 „POSTMAXX“, angemeldet am 17/07/2014 und eingetragen am 05/11/2014 (nachstehend die angegriffene Marke genannt), ein.
Der Antrag richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:
Klasse 6: Briefkästen aus Metall..
Klasse 19: Briefkästen aus Mauerwerk.
Klasse 20: Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk.
Die Antragstellerin beruft sich auf den absoluten Löschungsgrund gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV sowie auf den absoluten Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN
Die Antragstellerin trägt vor, dass die angegriffene Marke, bestehend aus den Elementen „POST“ (nicht unterscheidungskräftig für Briefkästen) und “MAXX“ (verbreitete und europaweit verstandene Abkürzung für “Maximum“ oder „Maximal“), von den Verbrauchern als Bezeichnung für Briefkästen, die der maximalen Postaufnahme dienen sollen, verstanden werde. Die relevanten Verkehrskreise würden dem Ausdruck POSTMAXX keine Ursprungsidentifizierung entnehmen; er sei in Bezug auf die angegriffenen Waren (Briefkästen) ohne jegliche Unterscheidungskraft.
Was den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit anbetrifft, führt die Antragstellerin Folgendes aus:
- Die Bezeichnung Postmaxx werde von ihr in Deutschland seit 2002 verwendet, in erheblicherem Umfang dann seit 2007, nämlich für Briekästen (unter der Bezeichnung Postmaxx), die für die BAHAG AG als Betreiberin der BAUHAUS Baumärkte hergestellt und verpackt würden (jährliche Lieferungen im Umfang von 40.000- 50.000 Stück).
- Der Anmelder (Markeninhaber) habe zum Zeitpunkt der Anmeldung (17/07/2014) über die intensive Benutzung der Marke seitens der Antragstellerin gewusst.
- Der Markeninhaber habe die angegriffene Marke mit der Absicht angemeldet, die Antragstellerin an der weiteren Verwendung des Zeichens Postmaxx zu hindern. Zum Zeitpunkt der Anmeldung habe der Markeninhaber keine Benutzungsabsicht und benutze die Marke auch selber nicht.
Zur Unterstützung ihres Antrags verweist die Antragstellerin, unter anderem, auf
- Schreiben vom 03/07/2014 an ProVima Warenhandels GmbH, Lizenzinhabern des Markeninhabers, als Antwort auf eine Abmahnung der Provima Warenhandels GmbH bezüglich der Verwendung des strittigen Zeichens, die auch angehängt ist.
- Löschungsverfahren vor dem Landgericht Bochum bezüglich der Marke der Antragstellerin (Postmaxx).
Die Markeninhaberin nahm zum Löschungsantrag Stellung und merkte Folgendes an:
- Die Antragstellerin sei mit der Argumentation, die sie in diesem Verfahren vorträgt, in den nationalen Verfahren auf ganzer Linie gescheitert: nämlich wurde in dem Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm vom 14/01/2016 dem Zeichen „POSTMAXX“ eine hinreichende Unterscheidungskraft zugesprochen und gleichzeitig keine Anhaltspunkte für Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung der vorliegenden Marke festgestellt. Auch der Benutzungswille (durch die Lizenzinhaberin des Markeninhabers ProVima), sei seitens des Gerichts festgestellt worden.
- Die hiesige Marke sei mit Seniorität der deutschen Marke angemeldet. Erst seit Ende 2013, also nach der Anmeldung des gleichen Zeichens beim DPMA (05/05/2012), sei dem Markeninhaber die Existenz des Vertriebes der Postmaxx Briefkästen durch die Antragstellerin bekannt geworden. Auch eine Googlesuche zu Postmaxx, durchgeführt im Rahmen der deutschen Anmeldung und datiert Mai 2012, habe keine Ergebnisse bezüglich der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr ergeben.
- Seit 1997 sei der Markeninhaber mit einem erfolgreichen Unternehmen als Inhaber zahlreicher „Maxx- Marken“ auf dem Markt präsent (z.B. Pata Maxx, Coffee Maxx, Roll- Maxx etc.). Die zeige, dass die Erfindung vom Begriff „Postmaxx“ durch den Markeninhaber als logische Folge seiner Geschäftstätigkeit zu sehen sei.
- Der Vortrag der Antragstellerin bezüglich der mangelnden Unterscheidungskraft sei widersprüchlich, da sie selbst das gleiche Zeichen als Benutzungsmarke beansprucht. Postmaxx werde im normalen Sprachgebrauch nicht verwendet, da „Post maximal“ keinen Sinn ergebe. Daher sei das Zeichen unterscheidungskräftig.
Mit Schreiben vom 25/07/2016 wurden die Parteien darüber unterrichtet, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens abgeschlossen sei, und eine Entscheidung anhand der vorliegenden Vorträge und Beweismittel demnächst getroffen werde.
ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE A IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV
Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 UMV wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Bestimmungen von Artikel 7 UMV eingetragen worden ist. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Dienstleistungen vor, für welche die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.
Bezüglich der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 UMV, die bereits vor der Eintragung der Gemeinschaftsmarke von Amts wegen geprüft worden sind, führt die Löschungsabteilung grundsätzlich keine eigenen Recherchen durch, sondern beschränkt sich auf eine Analyse der Tatsachen und Argumente, die von den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens vorgebracht werden.
Die Beschränkung auf eine Prüfung der ausdrücklich vorgebrachten Tatsachen schließt jedoch nicht aus, dass die Löschungsabteilung ihrer Beurteilung darüber hinaus allgemein bekannte Tatsachen zugrunde legt, d. h. Tatsachen, die jedermann bekannt sein dürften oder die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen.
Diese Tatsachen und Argumente müssen sich grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Gemeinschaftsmarke beziehen. Tatsachen aus einem darauf folgenden Zeitraum können jedoch ebenfalls herangezogen werden, um die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung zu bewerten (siehe Beschluss vom 23.04.2010, C 332/09 „Frosch Touristik“, EU:C:2010:225, § 41-43).
Beschreibender Charakter – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV
Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen. Damit verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können (04.05.1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 324-25). Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV findet Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Gemeinschaft vorliegen (siehe Urteil vom 02.05.2012, T-435/11 „UniversalPHOLED“, EU:C:2013:574 § 13).
Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es eine Bedeutung hat, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Informationen über die eingetragenen Dienstleistungen vermittelnd wahrgenommen wird. Die Beziehung zwischen dem Begriff und den Dienstleistungen muss ausreichend direkt und spezifisch (siehe Urteil vom 20.07.2004, T-311/02, „Limo“, EU:T:2004:245 § 30 und vom 30.11.2004, T-173/03, „Nurseryroom“, EU:T:2004:347 § 20) sowie konkret, direkt und ohne weiteres Nachdenken verständlich sein (siehe Urteil vom 26.10.2000, T-345/99, „Trustedlink“, EU:T:2000:246 § 35).
Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die betroffenen Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die angesprochenen Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (siehe etwa Urteil vom 17.10.2007, T-105/06, „WinDVD Creator“, EU:T:2007:309 § 23).
Im vorliegenden Fall richten sich die angegriffenen Waren sowohl an Durchschnittverbraucher, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind, als auch an Gewerbebetreibende. Der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise wird, aufgrund der Art der angegriffenen Waren, zwischen normal und hoch sein.
Eine Marke, die aus mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Ausdruck und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht.
Die Antragstellerin stellt ihre Argumentation im Wesentlichen darauf ab, dass das Zeichen „POST MAXX“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Bezeichnung für Briefkästen, die der maximalen Postaufnahme dienen sollen unmittelbar verstanden wird. Dieses Verständnis des gegenständlichen Zeichens seitens des relevanten Publikums wurde jedoch von der Antragstellerin nicht ausreichend nachgewiesen. Es liegen weder Hinweise auf Wörterbüchereinträge noch auf die Verwendung dieses Ausdrucks im geschäftlichen Verkehr als geläufiger Bezeichnung für Briefkästen mit maximaler Kapazität vor. Es mag sein, dass das Wort „Post“ für Briefkästen nicht unterscheidungskräftig ist und „maxx“ für „Maximum“ steht, jedoch ist im vorliegenden Fall der Gesamtausdruck an den Maßstäben des Artikels 7 UMV zu prüfen. In dieser Hinsicht kann die Löschungsabteilung nicht feststellen, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung einen Ausdruck, als bloße Summe seiner Bestandteile, darstellte, der in Bezug auf die genannten Waren beschreibend war bzw. einen gewöhnlichen Eindruck erweckte.
Daher kann nach Auffassung der Löschungsabteilung nicht darauf geschlossen werden, dass der relevante Verbraucher im Anmeldezeitpunkt das Zeichen „Postmaxx“ sofort, d. h. ohne einen gedanklichen Zwischenschritt, mit Briefkästen von maximaler Postaufnahme verbunden hat. Es besteht für die relevanten Verkehrskreise keine hinreichend direkte und konkrete Verbindung zwischen „Postmaxx“ und den gegenständlichen Waren, so dass „Postmaxx“ nicht als eine Merkmalsangabe im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV verstanden wird.
Dem Antrag ist damit auf Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV nicht stattzugeben.
Fehlen von Unterscheidungskraft – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV
Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.
Insoweit überschneidet sich der Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b mit demjenigen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV, auch wenn beide Eintragungshindernisse im Lichte des von ihnen jeweils geschützten Allgemeininteresses geprüft werden müssen. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, stellt „Postmaxx“ für die von der Marke erfassten Waren keine beschreibende Angabe dar. Es ist seitens des Antragstellers ebenfalls nicht nachgewiesen worden, dass das gegenständliche Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke gängig verwendet worden war. Weitere Argumente oder Beweismittel für das Fehlen der Unterscheidungskraft wurden von dem Antragsteller zudem nicht vorgebracht.
Dem Antrag ist damit auch auf Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV nicht stattzugeben.
ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE B IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV
Allgemeine Grundsätze
Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.
Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“. Allerdings gab der Gerichtshof in seinem Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 36, wie auch das Gericht in mehreren Fällen (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39; vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77; und vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689“) einige Orientierungshilfen für die Auslegung dieses Begriffs.
Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln der Inhaberin der Gemeinschaftsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Gemeinschaftsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt (siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; ähnliche Entscheidung vom 01/04/2009, R 0529/2008-4, FS (fig.), § 14).
Aus der Rechtsprechung sind verschiedene Fallgruppen zur Bösgläubigkeit bekannt. In der Regel sind die Handlungen des Anmelders vor dem Hintergrund der im Handels- und Geschäftsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche zu bewerten.
Ob die Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (siehe Urteil vom 11/06/2009, C 529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnummer 37).
Des Weiteren hat das Gericht im Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, ‘Bigab/Biga’, Randnummer 20 ausgeführt, dass die im Lindt Urteil aufgeführten Faktoren lediglich Beispiele aus einer Gesamtheit von Elementen sind, die bei der Beurteilung der etwaigen Bösgläubigkeit eines Markenanmelders im Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt werden können.
Im Rahmen der umfassenden Beurteilung können daher auch die Herkunft des angefochtenen Zeichens und seine Verwendung seit seiner Schaffung sowie die unternehmerische Logik, in die sich die Anmeldung dieses Zeichens als Gemeinschaftsmarke einfügte, berücksichtigt werden (siehe ‘Bigab/Biga’ Radnummer 21).
Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt der Nichtigkeitsantragstellerin; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Nach Ansicht der Löschungsabteilung ergibt sich aus den von der Parteien präsentierten Vorträgen und Nachweisen nicht eindeutig, wer das hiesige Zeichen als erster im Geschäftsverkehr benutzt hat. Der Markeninhaber behauptet, dass er erst nach der Anmeldung des Zeichens als deutsche Marke in 2012 über die Verwendung einer identischen Bezeichnung seitens der Antragstellerin erfuhr. Die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen widerlegen dieses Argument nicht, da die Antragstellerin selbst diesbezüglich auf eine Kommunikation zwischen den Parteien vom Juli 2014 hinweist. Selbst wenn nachgewiesen worden wäre, dass der Markeninhaber über die Verwendung des Zeichens seitens der Antragstellerin schon vorher Kenntnis hatte, ist dies für sich genommen nicht ausreichend, um die Feststellung einer Bösgläubigkeit zu untermauern. Es muss, wie bereits dargestellt, auch ein Handeln des Inhabers der Gemeinschaftsmarke vorliegen, das eindeutig eine unredliche Absicht erkennen lässt und von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht. Die Tatsache, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke eine Anmeldung, die er schon vorher auf nationaler Ebene getätigt hatte und die identisch mit dem Zeichen der Antragstellerin ist, deutet nach Ansicht der Löschungsabteilung nicht eindeutig auf eine unredliche Absicht des Inhabers bei der Markenanmeldung hin.
Hierzu ist anzumerken, dass allein die Identität der strittigen Zeichen, wenn keine anderen relevanten Faktoren vorliegen, keinen Nachweis für Bösgläubigkeit darstellen kann (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnummer 90). Im vorliegenden Fall gibt es außer der Zeichenidentität keine weiteren Anhaltspunkte bzw. Belege dafür, dass der Inhaber mit der Anmeldung das alleinige Ziel verfolgte, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern. Die Ausdehnung des Schutzes einer nationalen Marke durch ihre Eintragung als
Unionsmarke ist Bestandteil der normalen Geschäftsstrategie eines Unternehmens (Urteilevom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 23; und vom 01/02/2012,
T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 58). Die Tatsache, dass der Markeninhaber nach erfolgreicher Eintragung der strittigen
Unionsmarke ein Schreiben an andere Parteien richtet, in dem diese aufgefordert werden, die Benutzung eines ähnlichen Zeichens in ihren Geschäftsbeziehungen
einzustellen, ist für sich betrachtet kein Hinweis auf Bösgläubigkeit. Ein solches
Ersuchen fällt in den Geltungsbereich der mit der Eintragung einer UM
verbundenen Rechte; siehe Artikel 9 UMV (Urteil vom 14/02/2012, T-33/11,
BIGAB, EU:T:2012:77, § 33).
In der Gesamtschau aller Umstände sprechen die obengenannten Tatsachen nach Ansicht der Löschungsabteilung nicht für Bösgläubigkeit des Inhabers bei der Markenanmeldung. Daher kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass der auf dem absoluten Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV beruhende Antrag zurückzuweisen ist.
Schlussfolgerung
Aus dem Obigen ergibt sich, dass die Eintragung der Unionsmarke weder entgegen Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV noch entgegen Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfolgt ist.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Gemäß Regel 94 Absatz 3 und Absatz 7 Buchstabe d Ziffer iv UMDV sind die an die Inhaberin der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.
Die Löschungsabteilung
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Reiner SARAPOGLU |
Robert MULAC |
Dorothée SCHLIEPHAKE |
Gemäß Artikel 59 UMV steht denjenigen, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung geführt hat, das Recht zu, Beschwerde zu erheben, soweit sie durch diese Entscheidung beschwert sind. Gemäß Artikel 60 EUMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Ferner muss eine schriftliche Begründung der Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach dem gleichen Datum eingereicht werden. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.