OPOSICIÓN Nº B 2 607 391

 

Punt Roma, S.L., C. de L’Overlocaire 24-28 – Pol. Ind., 08302 Mataró, España (parte oponente), representada por Sugrañes Patentes y Marcas, Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Sahin Aydinoglu, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi, Sairfitnat Sokak, No:10-12, Laleli, Eminönü, Istanbul, Turquía (solicitante), representado por Silex IP, Calle Velázquez 109, 2º D, 28006 Madrid, España (representante profesional).

 

El 13/01/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

 

 

RESOLUCIÓN:

 

1. La oposición n° B 2 607 391 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:

 

Clase 25:  Prendas de vestir, en concreto, pantalones, chaquetas, gabanes, abrigos, faldas, trajes, jerseys, justillos, camisas, forros de cuero confeccionados (partes de prendas de vestir), camisetas, sudaderas, vestidos, bermudas, pantalones cortos, pijamas, jerseys, vaqueros, chándales, impermeables, ropa de playa, trajes de baño, bañadores; Ropa para deportes (para uso exclusivamente deportivo), prendas de vestir para bebés, en concreto, camisas, pantalones, abrigos, vestidos; Ropa interior, en concreto, pantalones cortos tipo bóxer, sujetadores, slips, pantalones, calcetines; Calzado, en concreto zapatos excepto zapatos ortopédicos, sandalias, botas impermeables, botas de paseo, botines, zapatos de deporte, zapatillas; Partes de zapatos en concreto taloncillos, plantillas para calzado, palas de calzado; Artículos de sombrerería, en concreto tapas, solideos, gorras de deporte, sombreros, boinas; Guantes (prendas de vestir), calcetines altos, cinturones (prendas de vestir), cubre-corsés, sarongs, bufandas, chales, cuellos, corbatas, ligas.

 

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; La recopilación, en beneficio de terceros de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería para que los clientes puedan ver y comprar cómodamente esos productos.

 

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 14 273 627 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

 

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

 

 

MOTIVOS:

 

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 273 627. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 12 215 687. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

 

 

CUESTION PRELIMINAR

 

El oponente basó su oposición sobre varias marcas anteriores registradas. No obstante, como continuación de la petición de prueba de uso por parte del solicitante, el oponente declaró que eliminaba las marcas anteriores base de la oposición sujetas a la obligación de aportar prueba de uso, en su escrito de fecha 09/06/2016.

 

En consecuencia, el examen de la oposición procede tomando en cuenta el resto de marcas anteriores sobre las que se basó la oposición.

 

 

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

 

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 12 215 687 de la parte oponente.

 

1. Los productos y servicios

 

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas y sombrillas; Bastones; Fustas y artículos de guarnicionería; Adornos de cuero para muebles; Anillos para paraguas; Anteojeras [artículos de guarnicionería]; Armazones de bolsos; Armazones de paraguas o sombrillas; Arreos; Asas de maleta; Bandoleras de cuero; Barboquejos de cuero; Bastones; Bastones-asiento; Bastones de paraguas; Baúles de viaje; Baúles [equipaje]; Billeteras; Bolsas; Bolsas de campamento; Bolsas de deporte; Bolsas de playa; Bolsas de red para la compra; Bolsas de ruedas para la compra; Bolsas de viaje; Bolsas para la compra; Bolsitas de cuero para embalar; Bolsos de mano; Canguros portabebés; Carteras escolares; Cartón cuero; Cinchas de cuero; Cobertores de piel [artículos de peletería]; Cordones de cuero; Correas de cuero [artículos de guarnicionería]; Estuches de cuero o cartón cuero; Estuches de viaje [artículos de marroquinería]; Estuches para artículos de tocador; Estuches para llaves; Fulares portabebés; Fundas de cuero para resortes; Fundas de paraguas; Fustas; Gamuzas que no sean para limpiar; Guarnicionería (Artículos de -); Guarniciones de arreos; Hilos de cuero; Macutos; Maletas; Maletas de mano; Maletines para documentos; Mochilas; Mochilas portabebés de cuero; Molesquín [cuero de imitación]; Monederos; Monederos de malla; Paraguas; Parasoles; Pieles curtidas; Pieles de animales; Pieles de ganado; Pieles de pelo [pieles de animales]; Portadocumentos; Portafolios para partituras; Portatrajes; Puños de paraguas; Revestimientos de cuero para muebles; Ropa para animales; Sombrereras de cuero; Tarjeteros [carteras]; Tiras de cuero; Tiros [arreos]; Varillas para paraguas o sombrillas.

 

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; Abrigos; Ajuares de bebé [prendas de vestir]; Albornoces; Alpargatas; Antideslizantes para calzado; Antifaces para dormir; Armaduras de sombreros; Automovilistas (Ropa para -); Baberos que no sean de papel; Bañadores; Bandanas [pañuelos para el cuello]; Bandas; Bandas para la cabeza [prendas de vestir]; Baño (Pantuflas de -); Baño (Sandalias de -); Batas [guardapolvos]; Batines; Boas [bufandas]; Bodis [ropa interior]; Boinas; Bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; Bolsillos de prendas de vestir; Borceguíes; Botas; Botas de esquí; Botas de fútbol; Botines; Bragas; Bragas para bebés; Calcetines; Calentadores de piernas; Calzado; Calzado de deporte; Calzado de playa; Calzoncillos; Camisas; Camisas de manga corta; Camisetas de deporte; Camisetas [de manga corta]; Camisolas; Cañas de botas; Canesúes de camisa; Capuchas; Casullas; Chalecos; Chales; Chanclos; Chaquetas; Chaquetas de pescador; Chaquetones; Chubasqueros; Ciclistas (Ropa para -); Cinturones monedero [prendas de vestir]; Cinturones [prendas de vestir]; Cofias; Combinaciones [ropa interior]; Confección (Ropa de -); Conjuntos de vestir; Contrafuertes para calzado; Corbatas; Corseletes; Corsés [ropa interior]; Cubrecorsés; Cuellos; Cuellos postizos; Delantales [prendas de vestir]; Deportivas (Zapatillas -); Disfraces [trajes]; Enaguas; Estolas [pieles]; Fajas [ropa interior]; Faldas; Faldas short; Forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; Fulares; Gabanes; Gabardinas [prendas de vestir]; Gimnasia (Zapatillas de -); Gorros de baño; Gorros de ducha; Guantes de esquí; Guantes [prendas de vestir]; Herrajes metálicos para calzado; Jerseys [prendas de vestir]; Leggings [pantalones]; Lencería; Libreas; Ligas para calcetines; Ligas [ropa interior]; Ligueros; Manguitos [prendas de vestir]; Manípulos [ropa litúrgica]; Mantillas; Medias; Medias absorbentes del sudor; Mediería (Prendas de -); Mitones; Mitras [ropa litúrgica]; Orejeras [prendas de vestir]; Palas de calzado; Pantalones largos; Pantis; Pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; Pañuelos de cuello; Parkas; Patucos; Pecheras de camisa; Pelerinas; Pellizas; Pichis; Pieles [prendas de vestir]; Pijamas; Plantillas; Playa (Ropa de -); Polainas; Ponchos; Prendas de punto; Protectores para cuellos de prendas de vestir; Pulóveres; Puños [prendas de vestir]; Punteras de calzado; Refuerzos de talón para medias; Ropa de cuero; Ropa de cuero de imitación; Ropa de gimnasia; Ropa de papel; Ropa exterior; Ropa interior que absorbe el sudor; Sandalias; Saris; Sarongs; Shorts de baño; Slips; Sobaqueras; Solideos; Sombreros; Sombreros de copa; Sombreros de papel [prendas de vestir]; Sostenes; Suelas [calzado]; Suéteres; Tacones; Tacos para botas de fútbol; Tirantes; Tocados [artículos de sombrerería]; Tocas [prendas de vestir]; Togas; Trabillas de pie para pantalones; Trajes; Trajes de esquí acuático; Turbantes; Uniformes; Velos; Vestidos; Vestimenta; Viras de calzado; Viseras [artículos de sombrerería]; Viseras para gorras; Zapatos; Zuecos [calzado].

 

Clase 35: Publicidad; Agencias de importación-exportación; Venta minorista o mayorista de cuero y cuero de imitación, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, adornos de cuero para muebles, anillos para paraguas, anteojeras [artículos de guarnicionería], armazones de bolsos, armazones de paraguas o sombrillas, arreos, asas de maleta, bandoleras de cuero, barboquejos de cuero, bastones, bastones-asiento, bastones de paraguas, baúles de viaje, baúles [equipaje], billeteras, bolsas, bolsas de campamento, bolsas de deporte, bolsas de playa, bolsas de red para la compra, bolsas de ruedas para la compra, bolsas de viaje, bolsas para la compra, bolsitas de cuero para embalar, bolsos de mano, canguros portabebés, carteras escolares, cartón cuero, cinchas de cuero, cobertores de piel [artículos de peletería], cordones de cuero, correas de cuero [artículos de guarnicionería], estuches de cuero o cartón cuero, estuches de viaje [artículos de marroquinería], estuches para artículos de tocador, estuches para llaves, fulares portabebés, fundas de cuero para resortes, fundas de paraguas, fustas, gamuzas que no sean para limpiar, guarnicionería (artículos de -), guarniciones de arreos, hilos de cuero, macutos, maletas, maletas de mano, maletines para documentos, mochilas, mochilas portabebés de cuero, molesquín [cuero de imitación], monederos, monederos de malla, paraguas, parasoles, pieles curtidas, pieles de animales, pieles de ganado, pieles de pelo [pieles de animales], portadocumentos, portafolios para partituras, portatrajes, puños de paraguas, revestimientos de cuero para muebles, ropa para animales, sombrereras de cuero, tarjeteros [carteras], tiras de cuero, tiros [arreos], varillas para paraguas o sombrillas, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, abrigos, ajuares de bebé [prendas de vestir], albornoces, alpargatas, antideslizantes para calzado, antifaces para dormir, armaduras de sombreros, automovilistas (ropa para -), baberos que no sean de papel, bañadores, bandanas [pañuelos para el cuello], bandas, bandas para la cabeza [prendas de vestir], baño (pantuflas de -), baño (sandalias de -), batas [guardapolvos], batines, boas [bufandas], bodis [ropa interior], boinas, bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas, bolsillos de prendas de vestir, borceguíes, botas, botas de esquí, botas de fútbol, botines, bragas, bragas para bebés, calcetines, calentadores de piernas, calzado, calzado de deporte, calzado de playa, calzoncillos, camisas, camisas de manga corta, camisetas de deporte, camisetas [de manga corta], camisolas, cañas de botas, canesúes de camisa, capuchas, casullas, chalecos, chales, chanclos, chaquetas, chaquetas de pescador, chaquetones, chubasqueros, ciclistas (ropa para -), cinturones monedero [prendas de vestir], cinturones [prendas de vestir], cofias, combinaciones [ropa interior], confección (ropa de -), conjuntos de vestir, contrafuertes para calzado, corbatas, corseletes, corsés [ropa interior], cubrecorsés, cuellos, cuellos postizos, delantales [prendas de vestir], deportivas (zapatillas -), disfraces [trajes], enaguas, estolas [pieles], fajas [ropa interior], faldas, faldas short, forros confeccionados [partes de prendas de vestir], fulares, gabanes, gabardinas [prendas de vestir], gimnasia (zapatillas de -), gorros de baño, gorros de ducha, guantes de esquí, guantes [prendas de vestir], herrajes metálicos para calzado, jerseys [prendas de vestir], leggings [pantalones], lencería, libreas, ligas para calcetines, ligas [ropa interior], ligueros, manguitos [prendas de vestir], manípulos [ropa litúrgica], mantillas, medias, medias absorbentes del sudor, mediería (prendas de -), mitones, mitras [ropa litúrgica], orejeras [prendas de vestir], palas de calzado, pantalones largos, pantis, pañuelos de bolsillo [prendas de vestir], pañuelos de cuello, parkas, patucos, pecheras de camisa, pelerinas, pellizas, pichis, pieles [prendas de vestir], pijamas, plantillas, playa (ropa de -), polainas, ponchos, prendas de punto, protectores para cuellos de prendas de vestir, pulóveres, puños [prendas de vestir], punteras de calzado, refuerzos de talón para medias, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, ropa de gimnasia, ropa de papel, ropa exterior, ropa interior que absorbe el sudor, sandalias, saris, sarongs, shorts de baño, slips, sobaqueras, solideos, sombreros, sombreros de copa, sombreros de papel [prendas de vestir], sostenes, suelas [calzado], suéteres, tacones, tacos para botas de fútbol, tirantes, tocados [artículos de sombrerería], tocas [prendas de vestir], togas, trabillas de pie para pantalones, trajes, trajes de esquí acuático, turbantes, uniformes, velos, vestidos, vestimenta, viras de calzado, viseras [artículos de sombrerería], viseras para gorras, zapatos, zuecos [calzado].

 

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

 

Clase 25: Prendas de vestir, en concreto, pantalones, chaquetas, gabanes, abrigos, faldas, trajes, jerseys, justillos, camisas, forros de cuero confeccionados (partes de prendas de vestir), camisetas, sudaderas, vestidos, bermudas, pantalones cortos, pijamas, jerseys, vaqueros, chándales, impermeables, ropa de playa, trajes de baño, bañadores; Ropa para deportes (para uso exclusivamente deportivo), prendas de vestir para bebés, en concreto, camisas, pantalones, abrigos, vestidos; Ropa interior, en concreto, pantalones cortos tipo bóxer, sujetadores, slips, pantalones, calcetines; Calzado, en concreto zapatos excepto zapatos ortopédicos, sandalias, botas impermeables, botas de paseo, botines, zapatos de deporte, zapatillas; Partes de zapatos en concreto taloncillos, plantillas para calzado, palas de calzado; Artículos de sombrerería, en concreto tapas, solideos, gorras de deporte, sombreros, boinas; Guantes (prendas de vestir), calcetines altos, cinturones (prendas de vestir), cubre-corsés, sarongs, bufandas, chales, cuellos, corbatas, ligas.

 

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; La recopilación, en beneficio de terceros de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería para que los clientes puedan ver y comprar cómodamente esos productos.

 

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados, a fin de determinar su ámbito de protección.

 

El término “en concreto” empleado en la lista de productos del solicitante para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los productos específicamente señalados.

 

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

 

Productos impugnados de la clase 25

 

Las partes de zapatos en concreto, palas de calzado se encuentran incluidas de manera idéntica en ambas listas de productos.

 

Las prendas de vestir, en concreto, pantalones, chaquetas, gabanes, abrigos, faldas, trajes, jerseys, justillos, camisas, camisetas, sudaderas, vestidos, bermudas, pantalones cortos, pijamas, jerseys, vaqueros, chándales, impermeables, ropa de playa, trajes de baño, bañadores, ropa para deportes (para uso exclusivamente deportivo), prendas de vestir para bebés, en concreto, camisas, pantalones, abrigos, vestidos; ropa interior, en concreto, pantalones cortos tipo bóxer, sujetadores, slips, pantalones, calcetines, guantes (prendas de vestir), calcetines altos, cinturones (prendas de vestir), cubre-corsés, sarongs, bufandas, chales, cuellos, corbatas y ligas impugnados, se incluyen en la categoría más amplia prendas de vestir de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

 

Los forros de cuero confeccionados (partes de prendas de vestir) y las partes de zapatos en concreto, plantillas para calzado impugnados, se incluyen en las categorías más amplias forros confeccionados [partes de prendas de vestir] y plantillas de la parte oponente, respectivamente. Por tanto, son idénticos.

 

El calzado, en concreto zapatos excepto zapatos ortopédicos, sandalias, botas impermeables, botas de paseo, botines, zapatos de deporte y zapatillas impugnados, se incluyen en la categoría más amplia calzado de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

 

Los artículos de sombrerería, en concreto tapas, solideos, gorras de deporte, sombreros y boinas impugnados se incluyen en la categoría más amplia artículos de sombrerería de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

 

Las partes de zapatos, en concreto,taloncillos impugnados son similares al calzado del oponente en la medida en que suelen formar parte de dicho producto. En este sentido, estos productos pueden proceder de los mismos fabricantes, compartir los mismos canales de distribución, el mismo público destinatario y son complementarios entre sí. En consecuencia, son similares.

 

Servicios impugnados de la clase 35

 

Los servicios de publicidad se encuentran incluidos de manera idéntica en ambas listas de servicios.

 

Los servicios de recopilación, en beneficio de terceros de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería para que los clientes puedan ver y comprar cómodamente esos productos, impugnados, son servicios de venta y por tanto, coinciden con los servicios de venta al minorista de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

 

Los servicios de importación y exportación del oponente se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio y, puesto que están clasificados en la clase 35, se considera que están relacionados con la administración comercial en la medida en que son preparatorios o auxiliares para la comercialización de dichos productos.

 

En este sentido, los servicios de administración comercial, impugnados, pueden proceder de los mismos proveedores, coincidir en sus canales de distribución y dirigirse al mismo público destinatario que los servicios de agencias de importación-exportación de la parte oponente. Por tanto, son similares.

 

Los servicios de publicidad consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc.

 

Por servicios de gestión de negocios comerciales se entienden servicios que suelen prestar empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas. Su función es recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que éstos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado. Los servicios consisten en actividades tales como estudios empresariales, valoraciones de empresas, análisis de costes y consultoría de organización. Estos servicios también incluyen las actividades de «consultoría», «asesoría» y «asistencia» sobre cuestiones que puedan resultar útiles en la «gestión de un negocio», tales como la asignación eficiente de recursos financieros y humanos, la mejora de la productividad, las formas de incrementarla cuota de mercado, cómo comportarse frente a los competidores, cómo pagar menos impuestos, el desarrollo de productos nuevos, la comunicación con el público, la comercialización de los productos, la investigación de las tendencias de consumo, el lanzamiento de productos nuevos, la creación de una identidad corporativa, etc.

 

Al comparar los servicios de gestión de negocios comerciales impugnados con los servicios de publicidad de la parte oponente, ha de tenerse en cuenta que la publicidad es una herramienta esencial para la gestión de negocios comerciales porque da a conocer el negocio en el mercado. Como se afirmó con anterioridad, la finalidad de los servicios de publicidad es «reforzar la posición del cliente en el mercado» y la finalidad de los servicios de gestión de negocios comerciales es ayudar a una empresa a «desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado». No hay una diferencia clara entre «reforzar la posición del cliente en el mercado» y ayudar a una empresa a «desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado». Un profesional que ofrece asesoramiento para dirigir un negocio con eficacia puede incluir razonablemente estrategias publicitarias en ese asesoramiento, porque no cabe duda de que la publicidad desempeña un papel esencial en la gestión de negocios comerciales. Además, los consultores empresariales pueden ofrecer asesoramiento publicitario (y de marketing) como parte de sus servicios y, por tanto, el público destinatario puede creer que estos dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por consiguiente, estos servicios se consideran similares en grado bajo.

 

No obstante, no es posible establecer un grado de similitud entre los trabajos de oficina impugnados y los productos y servicios del oponente, a pesar de indicar éste último que son idénticos a los protegidos por el derecho anterior. En este sentido, los servicios impugnados consisten en operaciones diarias internas de una organización, incluyendo los servicios de soporte y administración en el departamento administrativo y comprenden principalmente las actividades que ayudan al funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los servicios de secretaría, como la taquigrafía y la mecanografía, la recopilación de información en bases de datos informáticas, la facturación y el procesamiento administrativo de pedidos de compra, al igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina. Los productos y servicios de la parte oponente, no obstante, son, por un lado, productos específicos pertenecientes al campo de la moda y, por otro, servicios de venta al por menor, que consisten en la acción o actividad de vender productos o materias primas en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo en lugar de revender, servicios de venta al por mayor que consisten en la venta de materias primas en cantidades normalmente para su reventa, así como en servicios de publicidad y agencias de importación-exportación, cuyas actividades han sido explicadas más arriba y no coinciden con los servicios impugnados. Por tanto, los productos y servicios en liza no coinciden ni en su naturaleza, ni en sus métodos de producción, ni productores y el mero hecho de que puedan coincidir en el público destinatario de manera casual no es una razón suficiente para establecer un grado de similitud entre los mismos. En consecuencia, no son similares.

 

 

2. Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

 

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos y similares en varios grados se dirigen en su mayoría al público en general. No obstante, los productos tales como palas de calzado, taloncillos, solideos y los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial se dirigen a empresarios con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención oscilará por tanto entre medio por parte del público en general y alto para los servicios que se dirigen a un público profesional.

 

 

3. Los signos

 

 

 

Marca anterior	Marca impugnada

 

El territorio de referencia es la Unión Europea.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto a una sola parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para denegar la solicitud impugnada. En el presente asunto, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario que habla español.

 

La marca anterior es una marca figurativa compuesta por un círculo dividido por la mitad por una línea vertical. Su parte izquierda negra contiene una “P” mayúscula representada en color blanco ligeramente estilizada y su parte derecha blanca contiene una “R” mayúscula representada en color negro ligeramente estilizada. Esta marca no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros.

 

El signo impugnado es también figurativo y está compuesto por un cuadrado de color lila oscuro en cuya superficie tiene representadas, en color ocre, las letras “PR”, escritas en primera línea con trazo caprichoso, en medio de las cuales cruza un trazo curvo irregular de carácter ornamental. Debajo de dichas letras, está escrita la denominación “PACOROMANO”, en letras de tamaño más pequeño y estándar. Dos “V” invertidas hacen las veces de letra “A” en dicha denominación.

 

Las letras “PR” constituyen el elemento dominante del signo impugnado por ser el que más atrae la atención visualmente, debido a su posición y tamaño.

 

El solicitante alega que las letras “PR”, elemento común en las marcas en liza, en sí mismas, poseen un carácter distintivo débil por usarse las letras individualmente presentadas generalmente como siglas o abreviaturas de una denominación o un acrónimo.

 

Pues bien, en primer lugar, es preciso señalar que para establecer si las marcas compuestas exclusivamente por letras individuales tienen carácter distintivo o no, es preciso determinar si las mismas transmiten información suficientemente precisa en relación con los productos y/o servicios que distinguen.

 

En segundo término, el mismo principio es predicable de las letras individualmente presentadas que pueden ser utilizadas como siglas o abreviaturas de una denominación o un acrónimo. Además, las abreviaturas de términos descriptivos son en sí mismas descriptivas si se han utilizado realmente de ese modo y el público pertinente, general o especializado, las identifica con el término descriptivo completo (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

 

En el caso que nos ocupa, el solicitante no aporta prueba alguna que permita a la Oficina establecer que las letras “PR” tienen un significado descriptivo en relación con los productos y servicios en liza que justifique el carácter distintivo débil que alega.

 

Por otra parte, la denominación “PACOROMANO” será percibida por parte del público relevante como el nombre común que se utiliza en España para llamar a las personas que se llaman “Francisco” y un apellido respectivamente. Además, la palabra “ROMANO” es el nombre gentilicio que en español identifica a los “naturales de Roma, la capital de Italia” (información extraída del Diccionario de la Real Academia Española en línea el 11/11/2016 en http://dle.rae.es/?id=We24Kst). No obstante, en este contexto, el escenario más probable será el primero, en el que dicha palabra será percibida como un apellido, por ir detrás de un nombre propio, en lugar de ser percibida como el gentilicio indicado.

 

Por todo lo expuesto, tanto las letras “PR” como la denominación “PACOROMANO” son elementos distintivos que no tienen significado alguno en relación con los productos y servicios en liza.

 

Visualmente, los signos coinciden en las letras “PR”, único elemento denominativo de la marca anterior y elemento dominante de la marca impugnada. No obstante, se diferencian en sus respectivas representaciones, grafías, formas y colores, tal y como se ha descrito arriba, además de los elementos adicionales de la marca impugnada, en concreto la denominación “PACOROMANO”, de carácter distintivo, escrito en segunda posición en letra de menor tamaño y en el elemento ornamental arriba descrito, ninguno de los cuales tienen equivalentes en la marca anterior.

 

El único elemento denominativo de la marca anterior coincide de manera idéntica con el primer elemento denominativo de la marca impugnada. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

 

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

 

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide de manera idéntica en el sonido de las letras “P/R”. La pronunciación difiere en las sílabas “/PA/CO/RO/MA/NO/”, elemento secundario de la marca impugnada, debido a su posición y tamaño, que no tienen equivalentes en el signo anterior. En este sentido, las marcas en liza tienen un ritmo y entonación diferente por ser la impugnada más larga que la anterior

 

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud bajo.

 

Conceptualmente, el público del territorio de referencia percibirá las letras “PR” de los signos en liza de manera idéntica. No obstante, en el caso de la marca impugnada, parte del público identificará dichas letras como las iniciales del nombre y apellido que le acompañan, “PACOROMANO”, en concreto, y como se ha expuesto más arriba, el nombre común que se utiliza en España para llamar a las personas que se llaman “Francisco” y un apellido respectivamente Por tanto, debido a la coincidencia en el elemento “PR”, los signos son conceptualmente similares en un grado medio.

 

Puesto que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

 

4. Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

 

 

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

Los productos y servicios han sido considerados idénticos, similares en varios grados y no similares. El grado de atención del público oscilará entre medio por parte del público en general y alto en relación con los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial dirigidos al público profesional.

 

Los signos se consideran similares en grado medio desde un punto de vista tanto visualy como conceptual y similares en un grado bajo desde un punto de vista fonético.

 

Pues bien, tal y como indica el solicitante, es cierto que los signos en liza contienen elementos diferenciadores, en concreto, sus respectivas grafías, colores y formas de representación y además, el signo impugnado, contiene el elemento denominativo, “PACOROMANO”, en segunda línea y un elemento de índole ornamental.

 

No obstante, las citadas diferencias no se consideran suficientes para contrarrestrar el impacto inicial que producen los signos en liza por coincidir de manera idéntica en las letras “PR”, que como se ha indicado reiteradamente a lo largo de esta resolución, es el único elemento denominativo del signo anterior y el primer elemento, además del elemento dominante, de la marca impugnada.

 

Es preciso tener en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Es cierto, como alega el solicitante, que por lo general, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza generalmente de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50), no obstante, en el caso presente, las letras “PR” son el único elemento que los consumidores verán en el caso de la marca anterior y el primero del signo solicitado, debido a su posición y tamaño.

 

Por otra parte, el elemento “PACOROMANO” no excluye un potencial riesgo de confusión precisamente porque a través de él se puede establecer un vínculo con la marca anterior por percibirse tal elemento como el nombre y apellido identificativos de las letras “PR”. En este sentido, el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. Por tanto, este es un escenario factible en el caso que nos ocupa por la coincidencia en el elemento “PR” que podría inducir al consumidor a pensar que la marca impugnada es una versión nueva de la marca anterior, que identifica el nombre del diseñador “PACO ROMANO”, práctica habitual en el campo de la moda, estableciendo, en consecuencia, un vínculo entre ellas.

 

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 12 215 687. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

 

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares en varios grados a los de la marca anterior.

 

El resto de los servicios impugnados, en concreto, trabajos de oficina, son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

 

La parte oponente también ha basado su oposición en los siguientes registros de marcas anteriores:

 

Marca de la Unión Europea nº 12 216 107 figurativa:

 

 

Marca de la Unión Europea nº 12 215 984 figurativa:

 

 

 

Marca española nº 3 092 679 figurativa:

 

 

Marca española nº 3 092 677 figurativa:

 

 

Los productos y servicios que protegen los registros anteriores de marcas de la Unión Europea nº 12 216 107 y nº 12 215 984 son los mismos a los cubiertos por la marca previamente examinada. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los servicios para los que la oposición ya se ha desestimado por no existir ningún riesgo de confusión respecto a tales servicios.

 

A continuación, la División de Oposición procederá a comparar los registros de marcas españolas anteriores nº 3 092 679 y nº 3 092 677, invocados por el oponente con la marca impugnada, empezando por el primero por ser el signo más complejo de entre los dos que quedan por comparar.

 

 

 

Marca anterior	Marca impugnada

 

El territorio de referencia es España.

 

La marca anterior es una marca figurativa compuesta por un círculo dividido por la mitad por una línea vertical Su parte izquierda es negra y contiene una “P” mayúscula en color blanco y su parte derecha es blanca y contiene una “R” mayúscula en color negro. Debajo del círculo figura la leyenda “PUNT O ROMA”, escrita en caracteres estándar y debajo de ésta la palabra “Online”, en letra estándar de menor tamaño y en cursiva.

 

El signo impugnado ha sido descrito más arriba.

 

Las letras “PR” del signo impugnado constituyen el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención, debido a su posición y tamaño.

 

El elemento “PR”, común a ambos signos, es distintivo por no tener significado alguno en relación con los productos y servicios en liza, como ya se explicó más arriba.

 

En el contexto en el que se encuentra representado el elemento “PR”, en cada una de las marcas en liza, es altamente probable que el público perciba las letras que lo forman como las iniciales de las palabras “PUNT” y “ROMA”, en el caso de la marca anterior y como el nombre y apellido “PACO ROMANO”, en el caso de la marca impugnada, debido además a que ambas leyendas están posicionadas justo debajo de las letras en cuestión.

 

Por otra parte, el elemento “Online”, a pesar de ser un término en inglés, será percibido por el público en general, debido a su uso masivo en internet, en publicidad, en las redes sociales, etc…como el término que ofrece la opción de poder entrar en internet para adquirir los productos y acceder a los servicios que ofrecen dichos productos ‘en línea’ (definición extraída del Diccionario Wordreference.com online el 17/11/2016 en http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=online ). Por tanto, este elemento es descriptivo y carece de carácter distintivo para los productos y servicios en liza.

 

El escenario más probable, como ya se ha expuesto arriba también, es aquél en el que la denominación “PACOROMANO” será percibida por parte del público relevante como un nombre y un apellido, debido a que la palabra “ROMANO” acompaña a un nombre.

 

En otro orden de cosas, es muy probable que la palabra “PUNT” sea percibida por el público relevante como la palabra “PUNTO”, debido a la cercana grafía de esta palabra española con la de la marca anterior, teniendo en cuenta también que la letra “O”, que se encuentra separada pero a continuación de la misma, puede leerse como la parte final de la palabra “PUNT”. En cuanto a la palabra “ROMA”, será percibida como la capital de Italia. Estas dos palabras de la marca anterior, en su conjunto, tienen si acaso un carácter sutilmente evocador de ropa de punto procedente de Roma. No obstante, el mensaje no es directo y por tanto la leyenda en cuestión posee un carácter distintivo normal.

 

Visualmente, los signos coinciden en las letras “PR”, primer elemento denominativo de la marca anterior y elemento dominante de la marca impugnada. No obstante, se diferencian en sus respectivas representaciones, grafías, formas y colores, tal y como se han descrito arriba, así como en sus leyendas respectivas, en concreto, “PUNT O ROMA” en el signo anterior y el nombre y apellido “PACOROMANO”, en la marca solicitada, escritas ambas en letra de menor tamaño y en segunda posición en ambos signos. Por último, la marca anterior contiene en su tercera línea el elemento descriptivo “Online”, que probablemente pasará más desapercibido debido a su significado, posición y tamaño al igual que el elemento ornamental de la marca solicitada

 

Por consiguiente, los signos son similares en grado bajo.

 

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “P/R”, primer elemento de las marcas en liza y además dominante en la marca impugnada. La pronunciación difiere en las sílabas “/PUNT/O/RO/MA/” y en el sonido del término /online/ contenido en la marca anterior y en las sílabas “/PA/CO/RO/MA/NO/” en de la marca solicitada, ambas situadas en la segunda línea de cada uno de los signos en liza respectivamente.

 

Las marcas coinciden por tanto en las letras “PR”, siendo el resto de diferente ritmo, entonación y longitud.

 

Por consiguiente, los signos son similares en grado bajo.

 

Conceptualmente, como se ha explicado más arriba, el elemento “PR” de la marca anterior será percibido por parte del público relevante como las iniciales identificativas de las palabras “PUNT” y “ROMA” respectivamente, que transmiten, por su parte, un mensaje relacionado con prendas de punto procedentes de Roma, debido a la similitud con el término español “punto”. Por otro lado, el elemento “PR”, presente en la marca impugnada, será percibido por parte del público relevante como las iniciales del nombre y apellido “PACO ROMANO”. En este sentido, las marcas en liza transmiten mensajes diferentes en la medida en que el elemento que ambas comparten será percibido con contenido distinto consecuencia de las leyendas que acompañan a cada una de ellas.

 

En consecuencia, los signos no son conceptualmente similares.

 

En este extremo es preciso aclarar que la composición de una marca, en su conjunto, es determinante para concluir si existe riesgo de confusión o no.

 

Pues bien, la marca anterior comparada más arriba con la marca impugnada, solo contiene el elemento denominativo “PR” y es, precisamente, por no tener elementos adicionales que permitan asociar dicho elemento a significado alguno, la razón por la que existe un riesgo de confusión entre dichas marcas debido, fundamentalmente, a que no se puede excluir que dicho elemento sea vinculado con el nombre y apellido que acompañan a la marca impugnada, como se ha explicado más arriba.

 

No obstante, en este segundo escenario, la marca anterior está compuesta, además de por el elemento “PR”, por otros elementos denominativos que contribuyen a cambiar la percepción por parte del público relevante debido precisamente, a dichos elementos, y en concreto a la leyenda “PUNT O ROMA”, que marca una diferencia notable con el nombre y apellido en que consiste la marca impugnada.

 

Por cuanto antecede, se puede concluir que, en este escenario, la mera coincidencia en el elemento “PR” no es suficiente para determinar que existe riesgo de confusión entre las marcas en liza debido al resto de los elementos que acompañan a cada una de ellas, que son dispares entre sí y transmiten mensajes diferentes.

 

Puesto que la División de Oposición ha comparado la marca más compleja de entre las marcas anteriores españolas, la misma conclusión es aplicable en lo que al registro de marca española nº 3 092 677 se refiere.

 

En vista de todo lo anterior, e incluso sobre la base de la presunta identidad de los servicios en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición fundada sobre la base de los registros de marca española nº 3 092 679 y nº 3 092 677.

 

 

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

 

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Julia TESCH

Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES

María Belén IBARRA DE DIEGO

 

 

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).