OPOSICIÓN Nº B 2 440 215

Eugenomic, S.L., Trav. de Gràcia, 98, 08012 Barcelona, España (parte oponente), representada por Oficina Ponti, SLP, Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional).

c o n t r a

Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L., C/ Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona, España  (solicitante), representado por ZBM Patents, Pl. Catalunya 1, 08002 Barcelona, España (representante profesional).

El 26/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 440 215 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 144 051. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 12 876 868. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 12 876 868.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 9: Software; publicaciones electrónicas descargables.

Clase 44: Servicios médicos y de salud; servicios farmacéuticos; pruebas (análisis) genéticos con fines médicos; asesoramiento, consultoría e información de los servicios anteriores, incluidos en esta clase.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 1: Conjuntos de reactivos (bio) químicos que se utilizan como precursores en un kit para el estudio de fragmentos del genoma de los seres vivos.

Clase 42: Investigación genética; investigación científica en materia de genética y su ingenieria; servicios científicos y tecnológicos; investigación biológica, investigación clínica e investigación médica; análisis estructural y funcional de genomas.

Clase 44: Pruebas (análisis) genéticos con fines médicos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 1

Los productos impugnados conjuntos de reactivos (bio) químicos que se utilizan como precursores en un kit para el estudio de fragmentos del genoma de los seres vivos son semejantes en grado bajo a los servicios del oponente pruebas (análisis) genéticos con fines médicos. Aunque tienen distinta naturaleza, son productos y servicios que tienen la misma finalidad, el estudio de la genética, y que son complementarios siendo, por lo tanto, productos y servicios similares en grado bajo.

Servicios impugnados de la clase 42

Los servicios impugnados investigación genética; investigación científica en materia de genética y su ingenieria; servicios científicos y tecnológicos; investigación biológica, investigación clínica e investigación médica; análisis estructural y funcional de genomas son servicios semejantes a los servicios médicos del oponente. Se trata de servicios complementarios, que pueden compartir los mismos canales de distribución y tener el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, servicios similares.

Servicios impugnados de la clase 44

Los servicios impugnados pruebas (análisis) genéticos con fines médicos están igualmente registrados por la marca anterior pruebas (análisis) genéticos con fines médicos siendo, por lo tanto, servicios idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en distinto grado están dirigidos a clientes con conocimientos o experiencia profesional específicos principalmente en el ámbito médico, genético y de la investigación.

El grado de atención se considera alto al tratarse de productos y servicios relacionados principalmente con la salud de los seres vivos.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca figurativa anterior está compuesta de los elementos “g.Nomic” que pese a su especial composición y tipografía serán percibidos, por el público especializado habituado al uso del idioma inglés, como elementos que claramente aluden al vocablo “genomic” (genómica: relativo al genoma: ADN de un individuo). Además este término es muy parecido en la mayoría de las lenguas relevantes (génome: en francés; genoma: en español, italiano y portugués; genom: en alemán, etc.). Los primeros elementos de la marca anterior “g.” figuran en color verde y los restantes “Nomic” en color azul. Debajo, de menor tamaño, aparece el término, en color gris, “Farmacogenética” que será comprensible, para el público especializado, como un vocablo compuesto del prefijo “Fármaco (medicamento)” y “genética (parte de la biología que estudia la herencia y todo lo relativo a ella)”, ambos con equivalentes muy próximos en los demás idiomas del territorio relevante. En concreto,  es un término muy parecido al vocablo inglés “Pharmacogenetics” de amplio conocimiento dentro de este sector. En su parte inferior derecha, prácticamente imperceptibles, aparecen los elementos, en color azul, “by eugenomic” donde “by” significa, por su uso habitual a nivel internacional, ‘creado por’ o ‘realizado por’ es decir se refiere a la entidad que presta el servicio, en este caso el vocablo distintivo “eugenomic”. Por último, aparece un pequeño trazo curvo en color azul debajo de la letra “g”, y uno de mayor tamaño en color verde encima del elemento “Nomic”.

Los elementos “g.nomic” y “Farmacogenética” del signo anterior se asociarán o aluden a genómica y a fármacos para la genética. Teniendo en cuenta que los servicios relevantes son pruebas genéticas y servicios médicos, estos elementos son débiles para todos los servicios en cuestión.

El elemento figurativo “g.Nomic” y sus correspondientes elementos gráficos del signo anterior son los elementos dominantes en la marca, pues son los que, visualmente, más atraen la atención del consumidor frente a los restantes elementos denominativos “Farmacogenética” y “by eugenomic” de notable menor tamaño.

El elemento figurativo impugnado está formado por el elemento “qgenomics” en color azul que será percibido por el público como un término compuesto de la letra “q” como prefijo y el sufijo “genomics” (entendido en el mismo sentido que se ha explicado anteriormente), todo ello en color azul. En la parte superior aparece un elemento gráfico compuesto de una especie de arco iris de esferas de distintos colores.

El prefijo de la letra “q”, así como el arco iris de colores, dado que no son descriptivos, evocadores o, de algún otro modo, débiles para los servicios pertinentes, son elementos más distintivos que el sufijo “genomics” que es un elemento débil para todos los productos y servicios en cuestión, relacionados con la genética.

El signo impugnado no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en las letras “G*NOMIC*”. No obstante, se diferencian en las letras  “q*e*****s”, en el elemento gráfico y en ciertos colores del signo impugnado. También se diferencian en el punto “.”, en los elementos figurativos y en ciertos colores, así como en los términos “Farmacogenética” y “by eugenomic”  del signo anterior.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que las letras coincidentes pertenecen a elementos considerados débiles para los productos y servicios relevantes los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “G*NOMIC”, presentes en ambos signos. Además, en español por ejemplo, el sonido de las letras “GNOMIC” y “GENOMIC*” se pronunciarían de forma idéntica. La pronunciación difiere en el sonido de la primera letra “Q” y en la última letra “S” de la marca impugnada, que no tiene equivalente en el signo anterior y, en su caso también de la letra “E”. También se diferencian en los restantes vocablos del signo anterior pero que no son elementos dominantes.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que las letras coincidentes pertenecen a elementos escasamente distintivos los signos tienen un grado de similitud fonética bajo. 

Conceptualmente, aunque los signos en conjunto no tienen ningún significado para el público del territorio pertinente, los elementos menos distintivos “gnomic/genomics” de ambos signos se asociarán con el significado explicado anteriormente. En ese sentido, teniendo en cuenta que dichos elementos son débiles los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en bajo grado. 

Dado que se ha determinado que los signos son similares, aunque en bajo grado, al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos menos distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Los productos y servicios en conflicto han sido considerados parcialmente idénticos y parcialmente similares en distintos grados. Se ha determinado además que la marca anterior comparada tiene un grado de distintividad normal, y que los productos y servicios en cuestión están dirigidos a un público especializado. Por otro lado, el nivel de atención es alto.

Los signos en conflicto, tal y como hemos analizado anteriormente, son similares fonética, conceptual y visualmente sólo en grado bajo. Sin embargo, el hecho de que las coincidencias se limiten a un elemento escasamente distintivo en las marcas y que ambas presenten elementos adicionales en los que el público, con un elevado grado de atención, centrará su atención, son suficientes para descartar el riesgo de confusión en este caso.  

Además, no podemos obviar las diferencias denominativas iniciales que contribuyen a su disparidad dado que dichas diferencias que los signos presentan poseen una mayor relevancia (17/03/ 2004, T-183/02 y T-184/02 “Mundicor”, §81 y 29/11/2011, T-107/10, “Naturaviva”, §47).

Por todo lo que antecede, la División de Oposición considera que el público no pensará que los productos y servicios en cuestión tienen su origen en la misma empresa o en empresas vinculadas económicamente a ella. En definitiva, las marcas en su conjunto presentan suficientes diferencias para compensar las semejanzas existentes entre las mismas y para descartar cualquier posible riesgo de confusión o asociación entre los signos máxime cuando el oponente no ha demostrado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

Es necesario considerar la alegación de la parte oponente según la cual las marcas anteriores, que se caracterizan todas por la presencia del mismo elemento denominativo “” y “” constituyen una «familia de marcas» o «serie de marcas». En vista de ello, este hecho puede dar lugar a un riesgo de confusión objetivo en la medida en que el consumidor pueda creer, al observar la marca impugnada, que contiene el mismo elemento denominativo que las marcas anteriores, que los productos y servicios que identifica esa marca proceden de la parte oponente.

De hecho, el Tribunal General analizó exhaustivamente el concepto de familia de marcas en su sentencia de 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Cuando la oposición a una marca de la Unión Europea se basa en varias marcas anteriores, el hecho de que estas marcas tengan unas características que permitan considerar que forman parte de una misma «serie» o «familia», puede suscitar un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie.

En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar la prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una «serie».

En el presente caso, la parte oponente no ha demostrado que utiliza una familia de marcas ni, tampoco, que utiliza dicha familia en los mismos sectores a que se refiere la marca impugnada. Estas dos marcas mencionadas no son suficientes para constituir una «familia de marcas». Por lo tanto, procede desestimar esta alegación en todo su contenido.

La parte oponente hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

Aunque la Oficina tiene la obligación de ejercer sus funciones de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión Europea, como el de igualdad de trato y el de buena administración, el modo en que se aplican tales principios ha de ser coherente en lo que atañe a la legalidad. Cabe subrayar, asimismo, que cada asunto debe examinarse con arreglo a sus características específicas. El resultado de un asunto en particular dependerá de ciertos criterios concretos aplicables a los hechos del asunto en cuestión, con inclusión, por ejemplo, de las afirmaciones y los argumentos de las partes, así como de los documentos que estas aporten. Por último, las partes en los procedimientos ante la Oficina no podrán servirse de un posible acto ilícito cometido a beneficio de un tercero con el fin de obtener una resolución idéntica, ni utilizar dicho acto a su favor.

En vista de lo anterior, se deduce que, aun cuando las resoluciones anteriores sometidas a la División de Oposición sean, en cierta medida, objetivamente similares al presente asunto, el resultado no puede ser el mismo dado que en el presente asunto los elementos compartidos son, evidentemente, escasamente distintivos, lo cual evita cualquier posible riesgo de confusión entre los signos, tal y como hemos analizado anteriormente.

La parte oponente también ha basado su oposición en la marca anterior de la Unión Europea nº 10 378 297 registrada para servicios de las clases 41 y 44.

Este derecho anterior alegado por la parte oponente es menos similar a la marca impugnada. Esto se debe a que contiene las letras iniciales “EU” que es distintivo al menos para una parte del territorio, como por ejemplo en España, lo cual diferencia plenamente ambos signos confrontados dada la debilidad de sus elementos compartidos en común. Pero incluso para la parte del público para la que “EU” significa “Unión Europea” las marcas, cada una de ellas en su conjunto, tienen los suficientes elementos dispares desde un punto de vista visual, fonético y conceptual para compensar la similitud de los elementos débiles “genomic/genomics” Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente incluso aunque los productos y servicios en cuestión fueran idénticos o similares; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales signos en cuestión.

En vista de todo lo anterior, no existe riesgo de confusión entre el público incluso aunque los productos y servicios en cuestión hayan sido considerados idénticos o similares en distinto grado. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).