OPPOSIZIONE N. B 2 512 286

Farcom A.E., Industrial Area New Redestos, 57001  Salonicco, Grecia (opponente)

c o n t r o

Fimo S.r.l., Via Edolo 40, 20125 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Deanna-Patent, Schubertstr. 10, 80336 Monaco di Baviera, Germania (rappresentante professionale).

Il 19/06/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 512 286 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 3:        Saponi; dentifrici; prodotti cosmetici per la cura della pelle.

2.        La domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13 864 293 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.        Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13 864 293 per il marchio denominativo SERI’. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n.  2 879 062 per il marchio denominativo SERI. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio dell’Unione Europea n. 2 879 062.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, poiché il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 20/04/2015. In conseguenza di ciò, è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione Europea nel periodo tra il 20/04/2010 e 19/04/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero i seguenti:

Classe 3:        Prodotti cosmetici.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al giorno 11/03/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso in data 11/03/2016 (entro il termine).

In via preliminare la Divisione d’Opposizione rileva che per quanto riguarda la lingua usata nelle proprie osservazioni dall’opponente, essa risulta essere diversa da quella del presente procedimento, ovvero l’italiano. Si precisa che a riguardo non esistono regole speciali per le traduzioni della prima replica del richiedente o di altre osservazioni redatte dal richiedente o opponente in una fase successiva del procedimento. Di conseguenza, a questi argomenti si applica la regola 96, paragrafo 1, REMUE. Ne consegue che la prima replica del richiedente o la replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in qualsiasi lingua dell’Ufficio.  Tuttavia, si deve tener conto che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Nel presente caso, l’opponente ha trasmesso tutte le proprie osservazioni in lingua in inglese e, nel contempo, non si è premurato di inviare alcuna traduzione nella lingua del presente procedimento, ossia l’italiano. Pertanto, come peraltro già segnalato dall’Ufficio nella comunicazione inviata all’opponente in data 10/10/2016, le osservazioni di cui sopra non saranno prese in considerazioni in quanto non tradotte nella lingua della procedura (regola 96, paragrafo 1, REMUE).

Tuttavia, per quanto riguarda la documentazione inviata al fine di dimostrare l’uso del marchio, si deve tener conto del fatto che la regola 22, paragrafo 6, REMUE costituisce la lex specialis per quanto riguarda le traduzioni. Se le prove sono presentate in una lingua dell’Unione Europea che non è la lingua del procedimento, l’Ufficio potrebbe invitare l’opponente a trasmettere una traduzione delle prove nella lingua del procedimento entro un termine prefissato.

Pertanto, è a discrezione dell’Ufficio richiedere o meno una traduzione. Nell’esercizio di tale potere discrezionale, l’Ufficio ha l’obbligo di trovare un compromesso tra gli interessi di entrambe le parti.

È infatti imprescindibile che il richiedente capisca il significato del contenuto sostanziale delle prove presentate. Se quest’ultimo è dubbio o contestato dal richiedente, l’Ufficio ne può richiedere una traduzione entro un termine specifico. Tuttavia, tale richiesta potrebbe venire rifiutata se la pretesa del richiedente, alla luce del carattere evidente delle prove presentate, dovesse apparire esagerata o persino ingiusta.

Nel presente caso, è vero che la richiedente nelle proprie osservazioni sostiene che “tutti i commenti e le prove in inglese non dovrebbero essere presi in considerazione”. Tuttavia, per le ragioni procedurali poc’anzi chiarite, detta richiesta non può essere accolta, in special modo nello spirito di ricerca del citato compromesso tra gli interessi di entrambe le parti. Ciò a maggior ragione in quanto nelle proprie dettagliate osservazioni e critiche relative al contenuto della prova d’uso la richiedente dimostra oltre ogni ragionevole dubbio di avere compreso nella sostanza il significato del contenuto della documentazione presentata dalla controparte. Altrimenti, non sarebbe stato possibile, da parte della richiedente, contestare, ad esempio, l’uso del marchio solo per alcuni territori quali l’Azerbaijan o il Sudafrica, o la rilevanza delle date nel caso delle fatture o ancora, a maggior ragione, identificare i prodotti ai quali si farebbero riferimento in alcuni dei documenti, ovvero a prodotti, come citati dalla richiedente stessa, quali gli shampoo, i balsami, gli spray, i colori e le maschere per capelli.

È quindi in tutta coerenza, tenuto conto della natura dei documenti non tradotti ma considerati rilevanti ai fini del presente procedimento (ovvero le fatture, i cataloghi nonché il materiale pubblicitario) e del loro carattere autoesplicativo, che la Divisione d’Opposizione ritenga pertanto congruo proseguire nell’analisi del caso in esame senza la necessità di fare richiesta all’opponente della traduzione della prova d’uso presentata, che alla luce di quanto sopra risulterebbe, in concreto, superflua.

Orbene, le prove devono quindi dimostrare l'uso del marchio “SERI” in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 3:        Prodotti cosmetici.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

• Documento no 1: 39 fatture in lingua inglese recanti date comprese nel periodo incluso tra il giorno 08/05/2007 e il 29/01/2016, indirizzate a clienti aventi la loro sede nei seguenti paesi: Germania, Grecia, Cipro, Turchia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Romania, Iran, Moldavia, Italia, Sudafrica, Polonia, Bosnia Erzegovina, Lituania. Le liste di prodotti a cui si riferiscono le fatture includono, tra gli altri, prodotti quali colori per capelli, gel, shampoo, spray, mousse, cera, balsamo, maschere per capelli, ammorbidenti per capelli,  decoloranti, tutti contraddistinti dal marchio “SERI”. I prodotti distribuiti sono nell’ordine delle centinaia di unità nel caso della maggioranza delle fatture.

• Documento no 2: Pagine contenenti il volume di affari per l’anno 2015 relativo a vari prodotti “SERI” dell’opponente, tra i quali figurano colori per capelli, shampoo, gel, shampoo, spray, mousse, cera, balsamo, maschere per capelli, ammorbidenti per capelli,  decoloranti oltre a una pagina in cui sono indicati i volumi di fatturato relativi, tra gli altri ai marchi, “SERI SILICON”, “SERI PREMIUM”, “SERI MAXITONE”, “SERI(EX)” e “SERI”.

• Documento no. 3: Listini prezzi per gli anni 2012, 2013 e 2015 relativi a vari prodotti recanti il marchio “SERI” tra i quali si figurano alcuni prodotti chiaramente riconducibili ai prodotti elencati nelle fatture di cui sopra, stante la presenza di codici numerici identificativi.

• Documento no. 4: Pagine riconducibili al portale della Commissione Europea CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) relative alla notifica centralizzata di commercializzazione dei prodotti cosmetici, che viene effettuata a livello europeo. In particolare, si tratta delle notifiche di sei prodotti “SERI” dell’opponente, in concreto prodotti quali balsamo, colorante per capelli, crema colorante per capelli, trattamento per capelli.

• Documento no. 5: Sei fotografie di confezioni di prodotti quali shampoo, coloranti per capelli, gel per capelli, tutti recanti il marchio “SERI”.

• Documento no. 6: Opuscoli pubblicitari contenenti informazioni relative a prodotti “SERI” quali creme coloranti per capelli, gel, balsami e maschere per capelli. Questi documenti sono redatti in varie lingue europee quali l’inglese, il greco, il polacco, il romeno o il tedesco.

• Documento no. 7: Quattro fotografie di manifesti e locandine pubblicitarie recanti il segno “SERI” ma al contempo nessun’altra informazione rilevante.

• Documento no. 8: Annunci pubblicitari, relativi a prodotti per i capelli, pubblicati su riviste in lingua greca e in lingua inglese recanti date negli anni 2005, 2012 e 2015, oltre a far riferimento in un caso al biennio 1996-97, sulle quali compaiono confezioni di prodotti con il marchio “SERI”. Il documento contiene altresì due pagine e una fotografia, corredate da diciture in lingua lettone, dove compare il marchio “SERI”.

• Documento no. 9: Sei fotografie che ritraggono ambienti assimilabili a saloni di bellezza e/o di parrucchieri. In varie situazioni è presente il marchio “SERI”, ad esempio su pannelli pubblicitari oppure riprodotto sulle mantelline da parrucchiere.

Prima di valutare in dettaglio la prova presentata dall’opponente, la Divisione d’Opposizione rammenta che la richiedente nelle proprie osservazioni sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d'Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

Inoltre, la richiedente segnala che tutte le prove sono state rilasciate dall’opponente e pertanto manca il valore probatorio di una fonte indipendente. Per questa ragione, la forza probatoria di questi documenti è molto scarsa. La Divisione d’Opposizione ritiene che detta segnalazione sia imprecisa. Essa vale infatti per le cosiddette “dichiarazioni”, le quali sì, se provenienti dalla sfera di influenza del titolare del marchio anteriore (redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti) hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Peso minore non hanno però le prove di tipo oggettivo, quali possono essere, come nel presente caso, le fatture o il materiale pubblicitario. Pertanto anche questo argomento sollevato dalla richiedente deve essere respinto.

Per quanto riguarda in concreto l’analisi dei documenti prodotti dall’opponente, si tenga presente, in via preliminare, che l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con probabilità o supposizioni, ma attraverso prove concrete e oggettive di un effettivo e sufficiente uso del marchio nel mercato di riferimento (sentenza del 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Luogo dell’uso

Se il marchio anteriore è un marchio dell’Unione Europea, deve essere utilizzato «nell’Unione» (articolo 15, paragrafo 1 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «Leno Merken», l’articolo 15, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell’Unione (punto 44).

In termini territoriali, e in considerazione del carattere unitario del marchio dell’Unione Europea, l’approccio adeguato non è quello dei confini politici, bensì del mercato. Inoltre, uno dei fini perseguiti dal sistema del marchio dell’Unione Europea è quello di essere aperto ad aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Pertanto, le dimensioni di un’azienda non sono un fattore rilevante al fine di stabilire un uso effettivo.

Nel presente caso i documenti prodotti dall’opponente presi nel loro insieme dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l’Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalle lingua in cui sono redatti i documenti, che sono, ad esempio, l’inglese, il greco e anche, nel caso di alcuni opuscoli pubblicitari, il polacco, il romeno e il tedesco. Inoltre, la valuta menzionata nelle fatture di cui al Documento no. 1 è l’Euro e una buona parte degli indirizzi degli acquirenti dei prodotti sono in Stati Membri quali Germania, Grecia, Cipro, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Italia, Polonia e Lituania.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b), RMUE costituisce uso ai sensi del paragrafo 1 l'apposizione del marchio dell’Unione Europea sui prodotti o sul loro confezionamento nell’Unione solo ai fini dell'esportazione.

Pertanto, le fatture indirizzate a clienti siti in Turchia, Azerbaijan, Iran, Moldavia, Sudafrica e Bosnia Erzegovina non sono a priori prove da scartare, tenuto conto che dimostrerebbero chiaramente che i prodotti sono stati esportati dal territorio di riferimento, ossia l’Unione Europea.

Alla luce di tutto quanto sopra, e anche conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b), RMUE, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove si riferiscono al territorio di riferimento e contengono indicazioni sufficienti sul luogo in cui l'uso è avvenuto.

Periodo d’uso

La maggior parte delle prove reca una data che rientra nel periodo di riferimento.

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte della prova prodotta dall’opponente è datata in coincidenza con il periodo di riferimento. A parte alcuni documenti datati in periodi anteriori, si deve poi tener conto del fatto che i documenti recanti date successive al periodo di riferimento sono comunque molto vicini nel tempo a detto periodo.

Estensione dell’uso

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che il titolare abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L’uso effettivo deve concernere prodotti che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (sentenza dell’11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ciò non implica che l’opponente sia tenuto a svelare i dati riguardanti il volume complessivo delle vendite o il giro d’affari relativi.

I documenti presentati, ovvero in particolare le fatture, il documento contenente dati che concernono il volume di affari per l’anno 2015 nonché i listini prezzi per gli anni 2012, 2013 e 2015, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente nelle proprie osservazioni, anche prove indiziarie, come ad esempio cataloghi o listini prezzi nei quali figura il marchio, pur non fornendo informazioni dirette sulla quantità di prodotti effettivamente venduti, possono essere di per sé sufficienti a dimostrare l’estensione dell’uso in una valutazione complessiva (sentenze del 15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; dell’08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 e seg.).

Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra il fatturato generato dalle vendite di prodotti con il marchio anteriore e il fatturato annuo dell’opponente, bisogna rilevare che il grado di diversificazione delle attività delle imprese operanti in uno stesso mercato è variabile. Inoltre l’obbligo di addurre la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore non è volto a controllare la strategia commerciale di un’impresa. Per un’impresa può essere sia economicamente che obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro parte nel fatturato annuo dell’impresa di cui trattasi è irrisoria (sentenza dell’08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che i documenti prodotti dall’opponente siano in grado, nel loro complesso, di dimostrare un uso oggettivamente atto a creare o mantenere uno sbocco commerciale per certi particolari prodotti. Inoltre il volume delle vendite, in relazione al periodo e alla frequenza d’uso, è da ritenersi sufficientemente significativo per non essere considerato puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio.

Natura dell’uso

Gli articoli 15 e 42, paragrafo 2, RMUE richiedono la prova dell’uso effettivo in connessione con i prodotti per i quali il marchio è stato registrato e che l’opponente menziona a sostegno della propria opposizione. L’opponente deve quindi dimostrare che il marchio è stato utilizzato come marchio d’impresa sul mercato.

Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da collegamento tra i prodotti e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell’uso deve essere intesa a dimostrare un chiaro legame tra l’uso del marchio e i prodotti di cui trattasi. Come chiaramente indicato nella regola 22, paragrafo 4, REMUE, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (sentenza del 12/12/2004, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una rappresentazione del marchio su imballaggi, cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti di cui trattasi costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo (cfr. anche il punto 2.3.3.2).

Il marchio “SERI” compare sia nella lista di prodotti delle fatture, associato ad una breve descrizione dei prodotti, che nelle restanti prove, quali gli opuscoli pubblicitari, i listini prezzi e le fotografie.  

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione Europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio limitatamente a prodotti quali colori per capelli, gel per capelli, shampoo, spray, mousse, cera, balsamo, maschere per capelli, ammorbidenti per capelli, decoloranti, crema colorante per capelli e trattamento per capelli.

Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di prodotti cosmetici nella Classe 3 ovvero prodotti cosmetici per i capelli. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per prodotti cosmetici per i capelli nella Classe 3.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3:        Prodotti cosmetici per i capelli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3:        Saponi; dentifrici; prodotti cosmetici per la cura della pelle.

Classe 5:         Dispositivi medici per la cura della pelle e dei capelli con l'esclusione dei prodotti farmaceutici e dei prodotti igienici per uso medico.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 28,  paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I prodotti cosmetici per la cura della pelle del marchio impugnato presentano numerose affinità con i prodotti cosmetici per i capelli.  Innanzitutto, essi possono avere il medesimo scopo, ovvero migliorare l’apparenza del corpo umano. Inoltre, essi sono destinati agli stessi consumatori, hanno normalmente origine dagli stessi produttori e sono distribuiti attraverso i medesimi canali. Alla luce di queste considerazioni, questi prodotti sono da ritenersi simili in alto grado.

Per quanto riguarda i saponi del marchio impugnato, essi presentano alcuni punti in comune. Oltre ad essere diretti al medesimo pubblico, essi possono essere distribuiti attraverso gli stessi canali. È vero che la loro destinazione d’uso è in genere diversa. Tuttavia, non si può escludere che trovino la loro origine tra i medesimi produttori. Alla luce di quanto espresso, la Divisione d’Opposizione ritiene che questi prodotti siano simili.

I dentifrici del marchio impugnato pure presentano dei punti di contatto con i prodotti del marchio sul quale si basa l’opposizione. Se è vero che questi prodotti hanno chiaramente destinazione d’uso e origini diverse, oltre a non presentare alcun grado di complementarietà né a essere in concorrenza tra loro, essi possono purtuttavia essere distribuiti attraverso i medesimi canali oltre ad avere il medesimo pubblico di riferimento. Pertanto, sono da ritenersi simili in basso grado.

Prodotti contestati in classe 5

I prodotti contestati dispositivi medici per la cura della pelle e dei capelli con l'esclusione dei prodotti farmaceutici e dei prodotti igienici per uso medico possono condividere con i prodotti dell’opponente una seppur remota destinazione, essendo in parte prodotti adibiti alla cura dei capelli. Tuttavia, è evidente come il pubblico di riferimento sia radicalmente distinto, trattandosi nel caso dei prodotti del marchio anteriore del pubblico in generale mentre nel caso dei prodotti del marchio impugnato si tratta di prodotti destinati ad un pubblico composto da professionisti nel settore medico. Oltre a non essere complementari né in concorrenza tra loro, questi prodotti sono normalmente prodotti da imprese diverse e distribuiti attraverso canali che non coincidono. Alla luce di queste circostanze, la Divisione d’Opposizione ritiene che i suddetti prodotti siano da considerarsi dissimili.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in diverso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

SERI	SERI'
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione Europea comporta che un marchio dell’Unione Europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione Europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento comune ‘SERI’ è certamente privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parlano il polacco o il danese detto termine non viene capito. Inoltre, in queste lingue i termini “SERI” e “SERI’” sono pronunciati nel medesimo modo, non essendo attribuito alcun valore fonetico al segno diacritico conosciuto come apostrofo posto in fine di parola. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, tra gli altri, il polacco e il danese.

Come visto poc’anzi, il termine “SERI” non possiede alcun significato nelle lingue summenzionate ed è, pertanto, distintivo.

Visivamente, i segni coincidono in tutte le lettere che li compongo. La sola differenza che li caratterizza è rappresentata dalla presenza di un apostrofo posto alla fine del marchio. I segni sono di conseguenza visivamente molto simili. 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, posto che l’apostrofo non determina alcuna alterazione fonetica. Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte simili in alto, medio e basso grado e pure, limitatamente ai prodotti della Classe 5 del marchio impugnato, dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione nel presente caso sarà medio.

Per quanto  riguarda i segni, essi sono visivamente simili in alto grado, se non quasi identici, dato che coincidono nella totalità dei loro elementi ad eccezione dell’apostrofo posto alla fine del marchio impugnato nonché foneticamente identici, in considerazione del fatto che nelle lingue prese ad esempio quali il polacco e il danese, l’apostrofo non svolge alcun ruolo di alterazione della pronuncia delle lettere “SERI”.

Si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

A causa dell'identità fonetica e dell’alto grado di somiglianza visiva e in assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento, tra le altre, di lingua polacca o danese e pertanto l'opposizione è da ritenersi parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione Europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.