WIDERSPRUCH Nr. B 2 762 394

KS Warenhaus IPCo GmbH, Maximiliansplatz 12, 80333 München, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Przedsiebiorstwo Produckcyjno-Handlowo-Uslugowe "SHE" Edmund Ogieglo, ul. Batorego 34 b, 34-120 Andrychów, Polen (Inhaberin), vertreten durch Kancelaria Patentowa Janusz Gołda, ul. Starowiejska 12/5, 34-120 Andrychów, Polen (zugelassener Vertreter).

Am 27/07/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Dem Widerspruch Nr. B 2 762 394 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren:

Klasse 25:        Badeanzüge; Schwimmbekleidung; Badehosen; Strandbekleidung; erotische Unterwäsche; Intimwäsche und
-bekleidung.

2.        Der internationalen Registrierung Nr. 1 275 935 wird in der Europäischen Union der Schutz für alle obigen Waren verweigert. Sie kann für die restlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 10 und 35 weitergeführt werden.

3.        Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der die Europäische Union benennenden internationalen Registrierung Nr. 1 275 935 ein. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 39 975 501. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

Klasse 3:        Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Seifen.

Klasse 25:        Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 10:        Sexhilfen; Sexspielzeug.

Klasse 25:        Badeanzüge; Schwimmbekleidung; Badehosen; Strandbekleidung; erotische Unterwäsche; Intimwäsche und -bekleidung.

Klasse 35:        Dienstleistungen hinsichtlich des Verkaufs verschiedener Produkte ausgenommen Transport, und insbesondere hinsichtlich Badeanzügen, Badebekleidung, Badehosen, Strandbekleidung, Strumpfbänder, Unterhosen, Fitnessstudio-Ausstattung, erotische Unterwäsche, Intimwäsche und –bekleidung sowie erotische Materialien und Accessoires, um es für den Kunden möglich zu machen, diese zu begutachten und in Einzelhandelsläden zu kaufen, in einem Einkaufszentrum, Verbrauchergroßmarkt, Supermarkt, Großhandelsoutlet über per Post versendete Kataloge oder durch elektronische Kommunikation, zum Beispiel über Webseiten oder Teleshops, Versandhandelsshops; Dienstleistungen bezogen auf Werbung; Produktpräsentation; Verkaufsförderung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marktforschung; Dienstleistungen einer Import- und Exportagentur (Hervorhebung hinzugefügt).

Eine Auslegung des Wortlautes des Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Inhaberin ist ersichtlich, dass die genannten Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Waren in Klasse 10

Die angefochtenen Sexhilfen und Sexspielzeug sind medizinische bzw. sexuelle Hilfsmittel oder genussbringende Gegenstände, die während des sexuellen Akts eingesetzt werden. Die Klasse 3 der älteren Marke enthält Präparate zur Körper- und Schönheitspflege sowie Parfümerien und ätherische Öle. Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren in Klasse 25 werden zur Bedeckung und zum Schutz verschiedener Teile des menschlichen Körpers vor Witterungseinflüssen getragen. Sie sind auch Modeartikel. Die Vergleichswaren dienen unterschiedlichen Verwendungszwecken. Die Widersprechende führt aus, dass Anbieter von Sexspielzeugen und Sexhilfen oft auch Begleitartikel wie Massageöle, Gleitgele, Bademittel etc. im Repertoire führten. Auch wenn es stimmen kann, werden die angefochtenen Waren in speziellen Läden wie Sexshops verkauft, während die Waren der Klasse 3 in Supermärkten oder Drogeriemarkten angeboten werden. Sie unterscheiden sich in ihrer Art und auch in ihren Herstellern. Sie richten sich nicht an dieselben Verbraucher. Dies gilt auch für das Argument der Widersprechenden, dass die Anbieter der angefochtenen Waren auch erotische Bekleidung anböten. Die Art und der Hauptzweck dieser Waren sind unterschiedlich. Sie werden an verschiedenen Verkaufsstätten vertrieben, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie von denselben Herstellern produziert werden. Darüber hinaus konkurrieren die Erzeugnisse nicht miteinander Diese Produkte werden demnach als unähnlich angesehen.

Angefochtene Waren in Klasse 25

Die angefochtenen Badeanzüge; Schwimmbekleidung; Badehosen; Strandbekleidung; erotische Unterwäsche; Intimwäsche und -bekleidung sind in der weiter gefassten Kategorie der Bekleidungsstücke der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Einleitend sei bemerkt, dass Dienstleistungen hinsichtlich des Verkaufs verschiedener Produkte ausgenommen Transport, und insbesondere hinsichtlich Badeanzügen, Badebekleidung, Badehosen, Strandbekleidung, Strumpfbänder, Unterhosen, Fitnessstudio-Ausstattung, erotische Unterwäsche, Intimwäsche und –bekleidung sowie erotische Materialien und Accessoires, um es für den Kunden möglich zu machen, diese zu begutachten und in Einzelhandelsläden zu kaufen, in einem Einkaufszentrum, Verbrauchergroßmarkt, Supermarkt, Großhandelsoutlet über per Post versendete Kataloge oder durch elektronische Kommunikation, zum Beispiel über Webseiten oder Teleshops, Versandhandelsshops sehr vage klassifiziert wurden. Zum einen ist der Ausdruck „hinsichtlich des Verkaufs verschiedener Produkte ausgenommen Transport“ eine sehr weite Kategorie. Zum anderen werden die aufgelisteten Waren lediglich beispielhaft genannt. Die Dienstleistungen beziehen sich nicht explizit auf die genannten Waren (siehe die Definition von „insbesondere“).

Einzelhandelsdienstleistungen allgemein (d. h. die im Warenverzeichnis nicht auf den Verkauf bestimmter Waren beschränkt sind) sind den Waren, die zum Verkauf im Einzelhandel geeignet sind, nicht ähnlich (siehe Mitteilung Nr. 7/05 des Präsidenten des Amts vom 31/10/2005 bezüglich der Registrierung von Unionsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen). Selbiges gilt in Bezug auf Großhandelsdienstleistungen. Da Waren greifbar und Dienstleistungen nicht greifbar sind, sind sie unterschiedlicher Art und bedienen zudem unterschiedliche Bedürfnisse. Bei Einzelhandelsdienstleistungen wird im Allgemeinen eine große Auswahl unterschiedlicher Produkte an einem Ort zusammengefasst und zum Verkauf angeboten, so dass Verbraucher an einem Ort auf bequeme Weise unterschiedliche Einkaufsanforderungen erfüllen können. Der Großhandel, bezeichnet den Verkauf von Gütern in größeren Mengen üblicherweise an den Einzelhandel. Dies ist nicht Zweck der Waren. Des Weiteren ist die Verwendungsmethode dieser Waren und Dienstleistungen unterschiedlich. Sie stehen weder miteinander im Wettbewerb, noch sind sie notwendigerweise ergänzend.

Folglich sind die Waren der Klassen 3 und 25 der Widerspruchsmarke den Dienstleistungen hinsichtlich des Verkaufs verschiedener Produkte […] in Klasse 35 der Inhaberin unähnlich.

Die angefochtenen Dienstleistungen bezogen auf Werbung; Produktpräsentation; Verkaufsförderung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marktforschung sind Werbedienste. Werbungsdienstleistungen bestehen darin, durch die Bewerbung der Markteinführung und/oder des Vertriebs von Waren und Dienstleistungen den Absatz der Kunden zu fördern oder ihre Marktstellung zu festigen und ihnen mittels Öffentlichkeitsarbeit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Im Interesse dieses Ziels können viele verschiedene Mittel und Produkte eingesetzt werden. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Unternehmen erbracht, welche die Bedürfnisse ihrer Kunden analysieren und ihnen sämtliche für die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen erforderlichen Informationen sowie eine entsprechende Beratung zur Verfügung stellen. Sie entwerfen eine individuelle Strategie für die Bewerbung von Waren und Dienstleistungen in Zeitungen, auf Websites, in Videos, im Internet usw. Die Art und der Zweck von Werbungsdienstleistungen unterscheiden sich grundlegend von der Herstellung von Waren. Die Tatsache allein, dass einige Waren in der Werbung erscheinen, ist nicht ausreichend, um eine Ähnlichkeit festzustellen. Folglich besteht keine Ähnlichkeit zwischen den angefochtenen Werbedienstleistungen und den Waren der Widersprechenden.

Die angefochtenen Dienstleistungen einer Import- und Exportagentur stehen im Zusammenhang mit dem Warenverkehr und erfordern normalerweise die Einbeziehung von Zollbehörden sowohl im Einfuhr- als auch im Ausfuhrland. Bei diesen Dienstleistungen geht es häufig um Einfuhrkontingente, Zolltarife und Handelsabkommen. Da sie in Klasse 35 eingereiht sind, gelten sie als Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensverwaltung. Sie stehen eigentlich nicht im Zusammenhang mit dem Einzel- oder Großhandel mit Waren, sondern sollten eher der Vorbereitung der Vermarktung dieser Waren zugeordnet oder als Hilfsdienstleistungen eingestuft werden. Daher ist eine Ähnlichkeit zwischen den Waren und den Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrer Ein- oder Ausfuhr nicht

zu bejahen. Die Tatsache, dass der Gegenstand der Ein-/Ausfuhrdienstleistungen und die fraglichen Waren die gleichen sind, ist für die Feststellung einer Ähnlichkeit unerheblich. Die unterscheiden sich in ihrer Art, Zweck, Vertriebswegen, Verbrauchern und Herstellern/Erbringern. Sie stehen in keinem Ergänzungs- oder Wettbewerbsverhältnis. Somit besteht keine Ähnlichkeit.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Waren an das breite Publikum.

Der Aufmerksamkeitsgrad gilt als durchschnittlich.  

3. Die Zeichen

SHE
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke.

Die angefochtene Marke ist eine Bildmarke, die aus den Wortbestandteilen „SHE“ und BEACHWEAR“ besteht.

Das Element „SHE“ der Zeichen wird vom relevanten Publikum als „sie“ (Personalpronomen, 3. Person, Singular, feminin) verstanden. Es ist davon auszugehen, dass das deutsche Publikum das Wort versteht, da es zum englischen Grundwortschatz gehört. Dies wurde auch im Urteil vom 23/09/2009, T-391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 36 bestätigt. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist dieses Element schwach für diese Waren. Das Wort „SHE“ weist darauf hin, dass sich die Waren an den weiblichen Kundenkreis richten.

Das Wortelement „BEACHWEAR“ der angefochtenen Marke wird von dem Teil des deutschsprachigen Publikums, der der englischen Sprache mächtig ist, mit „Strandbekleidung“ assoziiert. Das Wort ist für einen Teil der relevanten Waren, und zwar für Badeanzüge; Schwimmbekleidung; Badehosen; Strandbekleidung als nicht kennzeichnungskräftig zu betrachten.

Für den Teil der Verbraucher, der dem Wort „BEACHWEAR“ keine Bedeutung beimisst, ist das Wort für alle Waren kennzeichnungskräftig.

Das Element „SHE“ im angefochtenen Zeichen ist das dominante Element, da es wegen seiner Schriftart, Position und Größe am stärksten ins Auge springt.

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf „SHE“ überein, welches das dominante Element der angefochtenen Marke ist. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die stilisierte Schreibweise sowie den Wortbestandteil „BEACHWEAR“ der angefochtenen Marke.

Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.

In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Zeichen im Klang der Buchstaben „SHE“ in den beiden Zeichen überein. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Element „BEACHWEAR“ des angefochtenen Zeichens zumindest von einem Großteil des relevanten Publikums nicht ausgesprochen wird, da es von dem schriftbildlich herausragenden Element „SHE“ überschattet wird, welches als das dominante und zentrale Element der Marke angesehen werden wird. Zudem ist es für einen Teil der Verbraucher und einen Teil der Waren nicht unterscheidungskräftig.

Die Zeichen sind daher für einen Großteil des relevanten Publikums klanglich identisch, aber jedenfalls zumindest durchschnittlich ähnlich.

Begrifflich wird auf die zuvor getroffenen Erwägungen bezüglich des semantischen, von den Marken vermittelten Inhalts verwiesen. Das Wort „SHE“ wird vom Publikum verstanden und ist folglich nur schwach kennzeichnungskräftig. Abhängig vom Grad der Unterscheidungskraft des Wortelements „BEACHWEAR“ der angefochtenen Marke für die einzelnen Waren und Verbraucher, sind die Zeichen begrifflich durchschnittlich bis hochgradig ähnlich.  

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. In Anbetracht der Angaben im obigen Abschnitt c) dieser Entscheidung ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke für alle gegenständlichen Waren als gering anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die Vergleichswaren und -dienstleistungen wurden teilweise für identisch und teilweise für unähnlich befunden.

Die angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 10 und 35 sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Waren und Dienstleistungen richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.

Die Waren der Klasse 25 wurden für identisch befunden.

Die Zeichen sind insoweit ähnlich, als dass die ältere Marke mit dem dominanten Element der angefochtenen Marke klanglich und begrifflich identisch und bildlich durchschnittlich ähnlich ist. Die Zeichen weisen bezüglich dieses Elements nur geringe visuelle Unterschiede auf. Die Widerspruchsmarke „SHE“ ist für die Waren als kennzeichnungsschwach zu betrachten, da es lediglich ausdrückt, dass die Waren für Frauen bestimmt sind; der Ausdruck bestimmt lediglich den weiblichen Kundenkreis der relevanten Waren. Gleiches gilt für das dominante Element der Anmeldemarke.

Wenn der untergeordnete Wortbestandteil „BEACHWEAR“ verstanden wird, ist er für einen Teil der Waren nicht kennzeichnungskräftig. Wenn es nicht der Fall ist, beeinflusst das Wortelement den begrifflichen Vergleich nicht und wird als kennzeichnungskräftig bewertet.

„Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat“ (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Im vorliegenden Fall können die Verbraucher ohne weiteres davon ausgehen, dass die angefochtene Marke lediglich eine Produktlinie der Damenmodenwaren darstellt.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass beim Publikum Verwechslungsgefahr besteht; und aus diesem Grund der Widerspruch teilweise auf Grundlage der deutschen Markeneintragung der Widersprechenden begründet ist.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren zurückgewiesen werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch sind.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Widerspruchsabteilung

André BOSSE

Judit NÉMETH

Natascha GALPERIN

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.