OPOSICIÓN Nº B 2 648 247

Ibi Sirena,S.L., C/ del Vidrier, Local 48 – Pol. Ind. Ca Na Palava, 07819 Jesus (Santa Eulalia del Rio), España (parte oponente), representada por Padima, Calle Gerona, 17, 1º A-B, 03001 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Matur S.L., Calle D'Es Cubells 32-Edificio Sirenis, 07800 Ibiza, España (solicitante), representado por Pons Patentes y Marcas Internacional S.L., Glorieta de Rubén Darío 4, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 20/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 648 247 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 3: Productos de perfumería.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de prendas de vestir, de recipientes para el menaje y cocina, peines y esponjas, cepillos, vestidos, calzados, sombrerería, papeles pintados, juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, artículos de papelería, papel de regalo, golosinas, productos alimenticios y bebidas; servicios de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, toallas y artículos de playa y piscina; todos estos servicios anteriormente mencionados relacionados con productos exclusivamente de promoción (productos de merchandising).

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 14 664 247 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 14 664 247, en concreto, contra todos los productos y servicios de las clases 3 y 35. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca española nº 3 570 911. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 3 570 911.

1. Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; Venta al por menor, venta al por mayor y a través de redes mundiales de informática de artículos de moda, perfumería, deporte, juguetes, artículos de playa y complementos de moda y hogar; importación y exportación.

Los productos y servicios impugnados, despues de la limitación realizada por el solicitante con fecha 02/01/2016, son los siguientes

Clase 3: Productos de perfumería; aceites esenciales; lociones capilares; dentífricos; jabones; cosméticos.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de prendas de vestir, de recipientes para el menaje y cocina, peines y esponjas, cepillos, vestidos, calzados, sombrerería, papeles pintados, juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, artículos de papelería, papel de regalo, golosinas, productos alimenticios y bebidas; servicios de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, toallas y artículos de playa y piscina; todos estos servicios anteriormente mencionados relacionados con productos exclusivamente de promoción (productos de merchandising).

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 3

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los productos de perfumería impugnados son similares en grado bajo a los servicios de venta al por menor, venta al por mayor y a través de redes mundiales de informática de artículos de perfumería de la parte oponente.

Los servicios de venta al por menor, venta al por mayor y a través de redes mundiales de informática de artículos de moda, deporte, juguetes, artículos de playa y complementos de moda y hogar y los aceites esenciales; lociones capilares; dentífricos; jabones; cosméticos impugnados no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor y al por mayor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor o al por mayor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor/mayor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

Los productos impugnados aceites esenciales; lociones capilares; dentífricos; jabones; cosméticos tampoco son similares a los restantes servicios del oponente en la clase 35, a saber, servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; importación y exportación. La finalidad de estos servicios es prestar asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias. Por lo tanto, los productos impugnados, aparte de tener distinta naturaleza, no comparten su finalidad, ni un origen comercial o los canales de distribución. Además, no se trata de productos y servicios complementarios ni que entren en competencia.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de prendas de vestir, de recipientes para el menaje y cocina, peines y esponjas, cepillos, vestidos, calzados, sombrerería, papeles pintados, juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, artículos de papelería, papel de regalo, golosinas, productos alimenticios y bebidas; servicios de venta al por menor en comercio y venta a través de internet de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, toallas y artículos de playa y piscina; todos estos servicios anteriormente mencionados relacionados con productos exclusivamente de promoción (productos de merchandising) se consideran similares a los servicios de venta al por menor y a través de redes mundiales de informática de artículos de moda, perfumería, deporte, juguetes, artículos de playa y complementos de moda y hogar de la parte oponente. Los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza, ya que ambos son servicios de venta al por menor, tienen la misma finalidad, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y tienen el mismo método de uso. Además, coinciden en cuanto al público destinatario y también pueden compartir los mismos canales de distribución.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares y similares en bajo grado  están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa consistente en la expresión ‘la Sirena’ en negrita y color rojo.

El signo impugnado es una marca figurativa en color gris, con un elemento figurativo representando una sirena semi-sumergida y bajo ella, el término ‘SIRENIS’ en gran tamaño y en una segunda línea la expresión ‘HOTELS & RESORTS’ en un tamaño más pequeño.

El elemento ‘HOTELS & RESORTS’ del signo impugnado será entendido por el público destinatario en el sentido de ‘hoteles y resorts’ a pesar de la falta de la letra ‘e’ en la palabra ‘hotels’. En relación a los productos impugnados en la clase 3, el consumidor relevante podría percibir esta expresión indicando que son productos de cosmética utilizados en la prestación de los servicios de balneario, siendo por tanto una expresión débil para dichos productos; un razonamiento análogo podría hacerse para la venta de dichos productos en los balnearios.

El elemento ‘SIRENIS’ del signo impugnado es el elemento denominativo dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención en relación a los elementos ‘HOTELS & RESORTS’ representados en un tamaño mucho menor.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras ‘SIREN’, aunque difieran ligeramente en su tipografía y color. No obstante, se diferencian en las letras ‘la’ y la letra final ‘a’ (perteneciente al término ‘Sirena’) en el caso de la marca anterior, y en las letras ‘IS’, la expresión ‘HOTELS & RESORTS’ y los elementos figurativos del signo impugnado, que no tienen equivalentes en el otro signo. Además, los signos están representados en colores diferentes.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Teniendo en cuenta que el término ‘SIRENIS’ del signo impugnado es el que mayor impacto producirá en el público relevante, y además es el elemento denominativo dominante de dicho signo, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas  /SI-RE/ y en el sonido de la letra /N/, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras /L/A/*/A/ de la marca anterior versus /I-S/ del signo impugnado. Además, los signos también difieren en el sonido de las sílabas /HO-TELS-Y-RE-SORTS/ del signo impugnado, aunque debido a su pequeño tamaño es probable que el público relevante no las pronuncie.

Por consiguiente,  y siguiendo un razonamiento análogo al mencionado en la comparación visual, los signos tienen un grado de similitud medio. 

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. La expresión ‘la Sirena’ de la marca anterior hace referencia a una ninfa marina con busto de mujer y cuerpo de pez. Además, debe tenerse en cuenta que aunque el término ‘SIRENIS’ del signo impugnado no tiene ningún significado para el público relevante, es gramaticalmente muy similar al término ‘SIRENAS’ en español, por lo que no debe descartarse la posibilidad de que parte del público lo perciba como tal, idea que viene reforzada por la representación de una sirena en dicho signo.

Aunque el signo impugnado también consta de la expresión ‘HOTELS & RESORTS’ que introduce otros conceptos, se trata de un elemento débil para parte de los productos y servicios, y además es un elemento denominativo secundario debido a su pequeño tamaño, que pasará probablemente desapercibido para el público.

Dado que ambos signos se percibirán refiriéndose a sirena/s, los signos desde una perspectiva conceptual son similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los servicios comparados son similares, y los productos parcialmente similares en grado bajo y parcialmente diferentes.

En relación a los signos, se ha considerado que son visual y fonéticamente similares en grado medio, y conceptualmente similares en grado alto. Estas similitudes se deben a la presencia de los términos ‘Sirena’ y ‘SIRENIS’ en la marca anterior y el signo impugnado respectivamente.

En cuanto a los elementos diferenciadores de las marcas, el término ‘la’ de la marca anterior, debido a su brevedad y a que será asociado por el público relevante con el artículo determinado femenino singular que precede a un sustantivo, llevará la atención del público al segundo elemento verbal del signo, ‘Sirena’, y por lo tanto, su impacto será menor a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre los signos. Por otro lado, tal y como se ha mencionado en el apartado c) anterior de la presente decisión, el elemento denominativo de los signos tiene un mayor impacto en el consumidor, de forma que el público relevante fijará su atención en el elemento denominativo ‘SIRENIS’ del signo impugnado, que es además dominante en relación a los restantes elementos denominativos del signo. Por lo tanto, el público relevante confrontará los términos ‘Sirena’ versus ‘SIRENIS’, los cuales comparten la mayor parte de sus letras, situadas al principio de los signos. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Se debe tener en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Teniendo en cuenta el grado de distintividad normal del signo anterior, y que las diferencias entre los signos se limitan a elementos y aspectos secundarios sobre los que el público presta una menor atención, la División de Oposición considera que existe la posibilidad de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados similares a los de la marca anterior, incluidos aquellos para los que se ha considerado un grado de similitud bajo, ya que las grandes semejanzas entre los signos compensan el grado de similitud bajo entre los productos y servicios.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

• Registro de marca española n.º 2 042 112 para la marca denominativa ‘LA SIRENA’.

• Registro de marca española n.º 3 570 911 para la marca figurativa.

Puesto que estas marcas cubren los mismos servicios o un ámbito menor de ellos, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Julia TESCH

Ignacio IGLESIAS ARROYO

Dorothée SCHLIEPHAKE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).