OPOSICIÓN Nº B 2 681 909

The World Institute of Slowness AS, Johan Øydegardsvei 11, 4632 Kristiansand S, Noruega (parte oponente), representada por Lane IP Limited, 2 Throgmorton Avenue

London, EC2N 2DG, Reino Unido (representante profesional)

c o n t r a

Isabel Jiménez Pedrosa, Sara Carbonero Arévalo y María Teresa del Pilar Arnáiz, Calle José Bastos 9, Porta 2, 2°-B, 28023 Madrid, España (titulares).

El 18/07/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

 RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 681 909 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; bolsos de piel.

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; cinturones.

2.        Al registro internacional n.° 1 266 270 se le deniega la protección respecto a la Unión Europea para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos del registro internacional que designa la Unión Europea nº 1 266 270. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 11 343 886. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de la marca de la Unión Europea nº 11 343 886.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas y sombrillas; Bastones; Fustas y artículos de guarnicionería.

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; Servicios de venta al por menor en relación con la venta de cuero y cuero de imitación, y productos de estos materiales y que no se incluyan en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones para caminar y de paseo, fustas, arneses y artículos de guarnicionería, prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería.

        

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; bolsos de piel.

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico decorativos y culinarios; vidrio en bruto o semielaborado; artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; cinturones.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 18

Los productos cuero y cuero de imitación; pieles de animales se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los productos productos de estas materias no comprendidos en otras clases de la marca anterior y los productos impugnados bolsos de piel coinciden en cuanto a su naturaleza.  Su finalidad, en el más amplio sentido, podría ser la misma, ya que ambos podrían utilizarse para guardar cosas. En la medida en que coinciden en estos dos factores, estos productos se consideran similares en grado bajo. No obstante, a falta de una limitación expresa por parte del oponente para aclarar  los productos concretos protegidos por la marca anterior, no puede determinarse si éstos coinciden con los impugnados en cuanto al resto de factores.

Productos impugnados de la clase 21

Los productos impugnados utensilios y recipientes para uso doméstico decorativos y culinarios; vidrio en bruto o semielaborado; artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases no son similares a los productos y servicios registrados por la marca anterior en sus clases 18, 25 y 35.

Tenemos por un lado, respecto a la marca impugnada, principalmente los pequeños aparatos y utensilios accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los artículos de cristalería y porcelana frente a  los productos oponentes que comprenden principalmente el cuero, el cuero de imitación, las pieles, ciertos artículos de viaje, productos para protegerse del agua, del sol o para sostenerse y los artículos de guarnicionería, en la clase 18 y productos para proteger o decorar el cuerpo de las personas, en la clase 25. Se trata de productos de distinta finalidad y método de uso. Además no son productos complementarios, ni están en competencia, ni comparten los mismos canales de distribución. Por otro lado, el origen empresarial es dispar siendo, por lo tanto, productos diferentes.

Por otro lado, tenemos registrados por el oponente en su clase 35 publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina, es decir, principalmente servicios prestados por empresas publicitarias, así como servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo principal es prestar asistencia en la gestión o administración de una empresa comercial y los trabajos administrativos de oficina que tampoco son similares a los productos impugnados de la clase 21. Se trata de productos y servicios de distinta naturaleza, finalidad y método de uso. Además no son productos y servicios complementarios, ni están en competencia, ni comparten los mismos canales de distribución. Por otro lado, van dirigidos a distinto público y el origen empresarial es dispar siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

La naturaleza y la finalidad de los servicios de publicidad en concreto son esencialmente diferentes de las de la fabricación de productos. El mero hecho de que algunos productos de la clase 21 puedan aparecer en anuncios no es suficiente para considerar que existe similitud entre ellos. Por lo tanto, la publicidad no es similar a los productos que se anuncian.

Por último, los servicios de venta al por menor en relación con la venta de cuero y cuero de imitación, y productos de estos materiales y que no se incluyan en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones para caminar y de paseo, fustas, arneses y artículos de guarnicionería, prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería registrados por el derecho anterior y los productos impugnados de la clase 21 tampoco son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios. Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión son diferentes.

Productos impugnados de la clase 25

Los productos prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los productos impugnados cinturones se incluyen en la categoría más amplia de las prendas de vestir de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares en grado bajo están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención oscilará de medio, por ejemplo en relación con cinturones, a alto, por ejemplo en relación con cuero y pieles de animales, en función del precio, la sofisticación y el destino del producto.

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3. Los signos

SlowClothing
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los elementos que conforman las marcas son vocablos ingleses y en consecuencia la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla inglesa.

La marca anterior es una marca denominativa compuesta por el elemento verbal “SlowClothing”. A pesar de estar escrito en una sola palabra, dicho elemento será claramente comprendido y separado por el público anglófono como un término compuesto del prefijo inicial distintivo “Slow” que significa lento (despacio) y del sufijo “Clothing” que significa prendas de vestir (ropa).

La marca impugnada es una marca denominativa compuesta por los vocablos “Slow Love”. El primer término es distintivo y con el mismo significado que hemos analizado anteriormente. El segundo término significa amor. Dado que no es descriptivo, evocador o, de algún otro modo, débil para los productos pertinentes, es también distintivo.

El elemento “Clothing” del signo anterior se asociará a prendas de vestir. Teniendo en cuenta que parte de los productos están relacionados con la ropa, este elemento no es distintivo para los mismos. Para el resto de los productos tiene un grado de distintividad normal.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “Slow”. No obstante, se diferencian en el diferente número de vocablos, así como en el sufijo de la marca anterior “Clothing” que es descriptivo en relación con parte de los productos comparados y en el segundo vocablo de la marca impugnada “Love”. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, los signos coinciden en el sonido de las letras “Slow”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de la palabra “Clothing” del signo anterior y en el sonido de la palabra  “Love” de la marca impugnada, que no tienen equivalente en el otro signo. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonética medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar debido a la presencia del elemento “Slow” en los dos signos, las marcas son similares en  grado medio desde el punto de vista conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente ha reivindicado que la marca anterior posee un carácter distintivo elevado, pero no ha presentado ninguna prueba que demuestre dicha reivindicación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en relación con parte de los productos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Los productos impugnados han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares en grado bajo y parcialmente diferentes a los productos y servicios del derecho anterior. Están dirigidos tanto al público en general como al público profesional. El nivel de atención oscilará de medio a alto. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados similares conceptual, visual y fonéticamente en grado medio dada la coincidencia en ambos signos del elemento inicial “Slow”. Además el factor tópico otorga mayor importancia al comienzo idéntico de las marcas. Por otro lado, hay que resaltar que la diferencia en el número de términos de cada signo, del sufijo “Clothing” en la marca anterior, que no es distintivo en relación con una parte de los productos y del vocablo “Love” del signo impugnado aunque introducen elementos de disparidad no evitan la similitud de los signos en conflicto.

Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio, e incluso el especializado, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.  

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior así como la similitud entre los signos la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor, incluso el especializado y/o con un grado alto de atención, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos idénticos y similares en grado bajo tienen un mismo origen empresarial. Además, el público relevante puede asociar las marcas y considerar que el signo impugnado se refiere a una nueva línea de productos de la misma empresa que comparte con la marca anterior un idéntico elemento inicial en común, el elemento “Slow”.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla inglesa. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 11 343 886 de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos e incluso similares en grado bajo, a los de la marca anterior dada la similitud de los signos.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

• Registro de marca de la Unión Europea nº 9 895 269 para la marca denominativa “SLOW”, para las clases 25 y 35.

• Registro de marca de la Unión Europea nº 11 522 208 para la marca denominativa “SlowJeans”, para las clases 18, 25 y 35.

Puesto que estas marcas cubren los mismos productos y servicios o un ámbito menor de ellos, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos.

• Registro de marca de la Unión Europea nº 11 122 165 para la marca denominativa “SlowFashion””, para las clases 25, 35 y 41.

Este derecho anterior alegado por la parte oponente cubre productos para proteger el cuerpo (clase 25); servicios que cubren principalmente la publicidad, la gestión de negocios comerciales la administración comercial y los  trabajos de oficina (clase 35) y servicios relacionados básicamente con la educación, la formación, los servicios de entretenimiento, las actividades deportivas y culturales (clase 41), que son claramente diferentes a los productos de la clase 21 que se aplican en la marca impugnada. Se trata de productos y servicios de distinta naturaleza, finalidad y método de uso. Además no son productos y servicios complementarios, ni están en competencia, ni comparten los mismos canales de distribución. Por otro lado, van dirigidos a distinto público y el origen empresarial es dispar siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

Con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE, la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

De acuerdo con la regla 19, apartado 2, letra c), del REMUE, en el caso de que la oposición se base en una marca renombrada en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, la parte oponente deberá presentar, entre otras cosas, pruebas de que la marca goza de renombre, y pruebas o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

En el caso presente, el escrito de oposición no iba acompañado de prueba alguna relativa al presunto renombre de las marcas anteriores.

El 22/07/2016, se concedió al oponente un plazo de dos meses, una vez finalizado el periodo de reflexión, para presentar la documentación antes mencionada. Dicho plazo concluyó el 04/12/2016. Dicho plazo fue posteriormente ampliado hasta el 04/02/2017.

El oponente no presentó prueba alguna relativa al renombre de las marcas en las que se basa la oposición.

Puesto que no se cumple uno de los requisitos necesarios del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la oposición debe ser desestimada como infundada en lo concerniente a este motivo.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Frédérique SULPICE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).