OPOSICIÓN Nº B 2 501 073

SigIa, S.A., Pº de la Castellana, 280, 28046 Madrid, España, (parte oponente), representada por Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Fiesta Hotels & Resorts S.L., Avenida Bartolome Rosello 18, 07800 Ibiza (Baleares), España (solicitante), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 29/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 501 073 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35: Servicios de organización de exposiciones, salones, ferias y todo tipo de eventos con fines comerciales o publicitarios; Publicidad; gestión de negocios comerciales; servicios de asesores en materia de organización y dirección de negocios; información de negocios; fijación de carteles (anuncios); difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); correo publicitario; asistencia a la gestión empresarial; consultoría de gestión empresarial; distribución de muestras; gestión de ficheros informáticos; alquiler de materiales publicitarios; publicidad en línea en una red informática; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia, televisada, radiofónica; promoción de ventas por cuenta de terceros; organización de operaciones promocionales para la fidelización de la clientela; organización de campañas promocionales; demostración de productos; decoración de escaparates; servicios de gestión de tarjetas para la fidelización de la clientela; representaciones comerciales y ventas exclusivas, de productos procedentes de los ámbitos del esparcimiento y ocio, el deporte y los juegos, el viaje, la belleza, el cuidado y la higiene de personas y animales, la perfumería y los cosméticos, las prendas de vestir y los complementos de moda, el textil, la mercería, la marroquinería; representaciones comerciales y ventas exclusivas de productos procedentes de los ámbitos de la joyería, la relojería, la óptica, la decoración de interiores y exteriores, el mobiliario, las artes de la mesa, la ropa de casa, el acondicionamiento y el equipamiento (interiores y exteriores) del hogar; representaciones comerciales y ventas exclusivas de productos procedentes de los ámbitos de la jardinería, el bricolaje, el utillaje, la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el sector audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática; servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos del esparcimiento y ocio, el deporte y los juegos, el viaje; servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el sector audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática.

Clase 41: Servicios de información, obtención y reservas de billetes, entradas y tickets para eventos culturales, teatros, museos, parques de atracciones, conciertos y discotecas; servicios de esparcimiento; información y asesoramiento en materia de entretenimiento y de ocio; Servicios de discotecas y clubes nocturnos; Servicios de clubes de baile; Esparcimiento; Organización, producción y dirección de espectáculos musicales; explotación de salas de juego; parques de atracciones; servicios para el tiempo libre; organización y dirección de conferencias, coloquios, talleres, congresos, seminarios; organización de loterías y concursos (educación o entretenimiento); producción de películas y de películas en cinta de vídeo, de emisiones de radio, de entretenimientos radiofónicos y televisados; montaje de cintas de vídeo, de programas radiofónicos y televisivos; organización de exposiciones con fines culturales y educativos; organización de competiciones deportivas; organización y producción de espectáculos (servicios de empresarios); publicación de libros y textos (excepto textos publicitarios). Facilitación de música digital desde Internet; Suministro de publicaciones electrónicas en línea; Facilitación de música digital (no descargable) y tonos de llamada (no descargables) a través de internet; Gestión artística; Servicios educativos relacionados con la música; Servicios de composición musical; Servicios de biblioteca de música; Servicios de grabación de música, alquiler de música grabada e instrumentos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; cafés-restaurantes; cafeterías; bares de aperitivos; restaurantes de autoservicio; bares; servicios de comidas selectas; organización del alojamiento (hoteles, pensiones); alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; comedores.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 13 407 069 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n º 13 407 069. La oposición se basa, entre otros, en los registros de marca en la Unión Europea nº 3 595 543 y nº 8 631 129. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca de la Unión Europea nº 3 595 543 en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 26/12/2014. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 26/12/2009 al 25/12/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de corriente eléctrica; ninguno de ellos consistente o relacionado con aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, discos acústicos, equipos para el proceso de datos y ordenadores; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; extintores.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, con excepción de equipamiento para la práctica del golf y artículos y otros productos de la clase 28 directamente relacionados con el golf; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, con exclusión de cualquier servicio relacionado con aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, equipos para el proceso de datos y ordenadores.

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 14/12/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 26/02/2016 y que fue ampliado a petición del oponente hasta el 26/04/2016. La parte oponente presentó pruebas el 26/04/2016 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las presentadas por el oponente en su escrito de 07/08/2015 y las aportadas el 26/04/2016 indexadas de la siguiente manera por el oponente:

Escrito de 07/08/2015

ANEXO N° 1: recopilación de la publicidad realizada por la oponente entre los años 2010 y 2014 en redes sociales, folletos, paradas de transportes públicos, carteles, etc.

ANEXO N° 2: selección de artículos aparecidos en medios de interés general y prensa especializada ("El País", "El Mundo", "Expansión", "ABC", etc.).

ANEXO N° 3: selección de rankings publicados en medios económicos con el fin de acreditar el liderazgo e importancia de SIGLA S.A., no solo en el sector hotelero y de restauración, sino también en el panorama empresarial español en general.

ANEXO N° 4: selección de información y datos obtenidos de Internet y de las redes sociales más importantes a nivel mundial (según el oponente).

Escrito 26/04/2016

ANEXO N° 1: declaración otorgada por Dña. María Bacas Malo, directora de la Asesoriá Jurídica y Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad oponente Sigla, S.A., donde se establece que el GRUPO VIPS es uno de los líderes del sector de la restauración y el comercio en España. A esta declaración se adjuntan los siguientes anexos:

ANEXO N° 1: selección de fotografías de los restaurantes y tiendas que VIPS tiene abiertos por todo el territorio español.  

ANEXO N° 2: selección de facturas que muestran la inversión en publicidad realizada durante el período relevante en la UE.

ANEXO N° 3: material publicitario y promocional, así como algunas de las campañas publicitarias que se han llevado a cabo.

ANEXO N° 5: copia de un estudio realizado en 2015 sobre la “Notoriedad de marcas Vips y Ginos” con el que se pretende mostrar el amplio uso de la marca Vips así como su gran reconocimiento por el público.

ANEXO N°  6: selección de artículos de prensa desde 2009 a 2015.

ANEXO N°  7: selección de fotografías de los premios obtenidos.

Todos los documentos demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos (español), y algunas direcciones indicadas en la documentación. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Los documentos presentados analizados en su conjunto ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso de la marca.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos y servicios incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes servicios:

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación).

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los servicios citados por cuanto a este derecho anterior se refiere.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Marca comunitaria nº 3 595 543

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación).

Marca comunitaria nº 8 631 129

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Clase 32: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38: Telecomunicaciones.

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Servicios de organización de exposiciones, salones, ferias y todo tipo de eventos con fines comerciales o publicitarios; Publicidad; gestión de negocios comerciales; servicios de asesores en materia de organización y dirección de negocios; información de negocios; fijación de carteles (anuncios); difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); correo publicitario; asistencia a la gestión empresarial; consultoría de gestión empresarial; distribución de muestras; gestión de ficheros informáticos; alquiler de materiales publicitarios; publicidad en línea en una red informática; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia, televisada, radiofónica; promoción de ventas por cuenta de terceros; organización de operaciones promocionales para la fidelización de la clientela; organización de campañas promocionales; demostración de productos; decoración de escaparates; servicios de gestión de tarjetas para la fidelización de la clientela; representaciones comerciales y ventas exclusivas, servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos del esparcimiento y ocio, el deporte y los juegos, el viaje, la belleza, el cuidado y la higiene de personas y animales, la perfumería y los cosméticos, las prendas de vestir y los complementos de moda, el textil, la mercería, la marroquinería; representaciones comerciales y ventas exclusivas, servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la joyería, la relojería, la óptica, la decoración de interiores y exteriores, el mobiliario, las artes de la mesa, la ropa de casa, el acondicionamiento y el equipamiento (interiores y exteriores) del hogar; representaciones comerciales y ventas exclusivas, servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la jardinería, el bricolaje, el utillaje, la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el sector audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática.

Clase 41: Servicios de información, obtención y reservas de billetes, entradas y tickets para eventos culturales, teatros, museos, parques de atracciones, conciertos y discotecas; servicios de esparcimiento; información y asesoramiento en materia de entretenimiento y de ocio; Servicios de discotecas y clubes nocturnos; Servicios de clubes de baile; Esparcimiento; Organización, producción y dirección de espectáculos musicales; explotación de salas de juego; parques de atracciones; servicios para el tiempo libre; organización y dirección de conferencias, coloquios, talleres, congresos, seminarios; organización de loterías y concursos (educación o entretenimiento); producción de películas y de películas en cinta de vídeo, de emisiones de radio, de entretenimientos radiofónicos y televisados; montaje de cintas de vídeo, de programas radiofónicos y televisivos; organización de exposiciones con fines culturales y educativos; organización de competiciones deportivas; organización y producción de espectáculos (servicios de empresarios); publicación de libros y textos (excepto textos publicitarios). Facilitación de música digital desde Internet; Suministro de publicaciones electrónicas en línea; Facilitación de música digital (no descargable) y tonos de llamada (no descargables) a través de internet; Gestión artística; Servicios educativos relacionados con la música; Servicios de composición musical; Servicios de biblioteca de música; Servicios de grabación de música, alquiler de música grabada e instrumentos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; cafés-restaurantes; cafeterías; bares de aperitivos; restaurantes de autoservicio; bares; servicios de comidas selectas; organización del alojamiento (hoteles, pensiones); alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; comedores.

En primer lugar, es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término “a saber”, empleado en la lista de servicios de la clase 35 del solicitante para indicar la relación entre un servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los servicios específicamente señalados.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales se encuentran comprendidos en las especificaciones de la marca impugnada y de la parte oponente. Los servicios son idénticos. 

Los servicios de asesores en materia de organización y dirección de negocios; información de negocios; asistencia a la gestión empresarial; consultoría de gestión empresarial impugnados tienen como función recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que éstos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado, y, en general, el asesoramiento sobre cuestiones que puedan resultar útiles en la «gestión de un negocio». Estos servicios impugnados se incluyen, en consecuencia, en la categoría más amplia de la gestión de negocios comerciales de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos. 

Los servicios de fijación de carteles (anuncios); difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); correo publicitario; distribución de muestras; gestión de ficheros informáticos; alquiler de materiales publicitarios; publicidad en línea en una red informática; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia, televisada, radiofónica; promoción de ventas por cuenta de terceros; organización de operaciones promocionales para la fidelización de la clientela; organización de campañas promocionales; demostración de productos; decoración de escaparates; servicios de gestión de tarjetas para la fidelización de la clientela impugnados son todos servicios de naturaleza publicitaria y consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Estos servicios impugnados se incluyen, en consecuencia, en la categoría más amplia de la publicidad de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos. 

Los servicios de organización de exposiciones, salones, ferias y todo tipo de eventos con fines comerciales o publicitarios impugnados son similares en grado bajo a los servicios de publicidad de la parte oponente, dado que tiene la misma finalidad, además de coincidir en el público relevante.

Los servicios contestados de representaciones comerciales y ventas exclusivas de productos procedentes de los ámbitos del esparcimiento y ocio, el deporte y los juegos, el viaje, la belleza, el cuidado y la higiene de personas y animales, la perfumería y los cosméticos, las prendas de vestir y los complementos de moda, el textil, la mercería, la marroquinería; representaciones comerciales y ventas exclusivas de productos procedentes de los ámbitos de la joyería, la relojería, la óptica, la decoración de interiores y exteriores, el mobiliario, las artes de la mesa, la ropa de casa, el acondicionamiento y el equipamiento (interiores y exteriores) del hogar; representaciones comerciales y ventas exclusivas de productos procedentes de los ámbitos de la jardinería, el bricolaje, el utillaje, la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el sector audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática son similares a los servicios de gestión de negocios comerciales de la parte oponente. Dichos servicios están dirigidos al mimo público, tienen los mismos canales de distribución y pueden tener el mismo origen empresarial.

Los servicios de venta al por menor y al por mayor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los servicios impugnados de servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos del esparcimiento y ocio, el deporte y los juegos, el viaje; servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el sector audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática son similares en grado bajo a los productos de las clases 9, 16, 28 de la parte oponente.

Por otro lado, los servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos, la belleza, el cuidado y la higiene de personas y animales, la perfumería y los cosméticos, las prendas de vestir y los complementos de moda, el textil, la mercería, la marroquinería; servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la joyería, la relojería, la óptica, la decoración de interiores y exteriores, el mobiliario, las artes de la mesa, la ropa de casa, el acondicionamiento y el equipamiento (interiores y exteriores) del hogar; servicios de ventas al por mayor, servicios de venta en comercios y servicios de venta en redes mundiales de informática de productos procedentes de los ámbitos de la jardinería, el bricolaje, el utillaje y los productos de la parte oponente no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios. Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de esparcimiento se encuentran comprendidos en las especificaciones de la marca impugnada y de la parte oponente. Los servicios son idénticos.

Los servicios de información, obtención y reservas de billetes, entradas y tickets para eventos culturales, teatros, museos, parques de atracciones, conciertos y discotecas; información y asesoramiento en materia de entretenimiento y de ocio; Servicios de discotecas y clubes nocturnos; Servicios de clubes de baile;; explotación de salas de juego; parques de atracciones; servicios para el tiempo libre; organización de loterías y concursos (educación o entretenimiento); Facilitación de música digital (no descargable) y tonos de llamada (no descargables) a través de internet; Servicios de composición musical; Servicios de biblioteca de música; Servicios de grabación de música, alquiler de música grabada e instrumentos; Facilitación de música digital desde Internet impugnados se incluyen en la categoría más amplia de esparcimiento de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

Los servicios de organización y dirección de conferencias, coloquios, talleres, congresos, seminarios; organización de exposiciones con fines culturales y educativos; organización de competiciones deportivas; servicios educativos relacionados con la música impugnados se incluyen en la categoría más amplia de educación de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

Los servicios impugnados organización, producción y dirección de espectáculos musicales; organización y producción de espectáculos (servicios de empresarios); producción de películas y de películas en cinta de vídeo, de emisiones de radio, de entretenimientos radiofónicos y televisados; montaje de cintas de vídeo, de programas radiofónicos y televisivos; gestión artística presentan ciertas conexiones con el esparcimiento de la parte oponente en la medida en que tienen la misma finalidad. Además, suelen ser servicios prestados por las mismas empresas y dirigidos al mismo público relevante. Los servicios son similares.

El suministro de publicaciones electrónicas en línea; publicación de libros y textos (excepto textos publicitarios) impugnado es similar a los servicios de educación de la parte oponente, ya que estos servicios suelen ser complementarios. Además, se dirigen a los mismos usuarios finales, pueden ser prestados por las mismas empresas y coincidir en sus canales de distribución.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal se encuentran comprendidos en las especificaciones de la marca impugnada y de la parte oponente, a pesar de las ligeras variaciones de redacción. Los servicios son idénticos. 

Los cafés-restaurantes; cafeterías; bares de aperitivos; restaurantes de autoservicio; bares; servicios de comidas selectas; comedores impugnados se incluyen en la categoría más amplia de los servicios de restauración (alimentación) de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

La organización del alojamiento (hoteles, pensiones); alquiler de alojamiento temporal impugnados se incluyen en la categoría más amplia de hospedaje temporal de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

La reserva de alojamiento temporal impugnada guarda relación con los servicios de hospedaje temporal de la parte oponente. Estos servicios poseen la misma finalidad, esto es, facilitar alojamiento temporal, pueden ser prestados por las mismas  empresas a través de los mismos canales de distribución y dirigirse a los mismos usuarios finales. Además, estos servicios suelen ser complementarios. Los servicios son similares.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos y similares (en varios grados) están dirigidos al público en general, así como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención puede variar de medio a alto, en función del carácter especializado de los productos y servicios, la frecuencia de la compra y el precio.

3. Los signos

1) VIPS 2)
Marcas anteriores	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto a una sola parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para denegar la solicitud impugnada. En el presente asunto, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

La marca anterior 1) es denominativa y, como tal, carece de elementos dominantes.

La marca anterior 2) es una marca figurativa consistente en el elemento verbal “VIPS” escrita en letra ligeramente estilizada de color blanco en el interior de un óvalo, que a su vez se enmarca dentro de una forma rectangular de color rojo. Este elemento figurativo es poco distintivo por su naturaleza puramente decorativa.

La Oficina coincide con el argumento del solicitante cuando éste esgrime que una parte del público en el territorio de referencia percibirá las marcas anteriores como el plural del acrónimo “VIP” que se refiere a la expresión inglesa “very important person/persons” (persona/s muy importante/s). Esto es así porque el término “VIP” se encuentra adoptado en los diccionarios de la gran mayoría de lenguas del territorio relevante con el mismo significado (como por ejemplo en español, “persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”, Diccionario de la Lengua Española de la RAE) y, en cualquier caso, este término es ampliamente conocido en toda la Unión Europea para referirse a áreas especialmente habilitadas y con determinadas facilidades, en aeropuertos, clubs, salas de conciertos, restaurantes, etc. (salas, reservados, etc.), para personas de un estatus relevante o, simplemente, debido al pago de un precio más elevado, o a los pases (VIP) que dan acceso a dichas áreas.

No obstante, la Oficina también entiende que cabe asumir que al menos una parte del público no asocie el término “VIPS” con el plural de “VIP” y lo considere como un término de fantasía y por lo tanto de carácter distintivo normal. Por motivos de economía procesal, la presente evaluación de los signos se centrará en esta parte del público.

La marca contestada es figurativa y se compone de dos términos: “Smart” y “VIB”. “Smart” viene insertado en letras rojas de menor tamaño y grosor que el término “VIB” y, por lo tanto, en posición secundaria con respecto a “VIB”, siendo éste ultimo pues el elemento dominante. La letra “-B” final de “VIB” queda totalmente sombreada.

Respecto a la marca impugnada el público de referencia no percibirá significado alguno en las palabras que la componen por lo que éstas son distintivas en relación a los productos en litigio.

Visual y fonéticamente, los signos coinciden en las letras “VI-” presentes en la segunda palabra de la marca contestada (y elemento dominante) y se diferencian en el primer término de la misma, “smart” (termino secundario) y en las letras “-PS” y “-B” de las marcas anteriores y la impugnada, respectivamente. El componente denominativo de la marca anterior y el dominante de la marca contestada coinciden pues en “VI-“ a los que se les añade “-PS” y “B” – en habla española estos se pronuncian, una sola sílaba donde la diferencia se concentra al final.

Así las cosas, la Oficina estima que los signos son visual y fonéticamente similares en un grado medio.

Conceptualmente, para la parte del público respecto a la que se está realizando esta comparación, los signos no tienen ningún significado y, por lo tanto, dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

 

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de las marcas anteriores

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según la parte oponente, las marcas anteriores analizadas bajo este apartado, a saber, nº 3 595 543 y nº 8 631 129 gozan de renombre debido a la larga duración y a la intensidad de su uso en la Unión Europea para todos los productos y servicios para los cuales está registrada. Esta reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y, por tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

La parte oponente presentó los documentos ya mencionados anteriormente en la parte “prueba de uso” de la presente decisión, a saber:

Escrito de 07/08/2015

ANEXO N° 1: recopilación de la publicidad realizada por la oponente entre los años 2010 y 2014 en redes sociales, folletos, paradas de transportes públicos, carteles, etc.

ANEXO N° 2: selección de artículos aparecidos en medios de interés general y prensa especializada ("El País", "El Mundo", "Expansión", "ABC", etc.)

ANEXO N° 3: selección de rankings publicados en medios económicos con el fin de acreditar el liderazgo e importancia de SIGLA S.A., no solo en el sector hotelero y de restauración, sino también en el panorama empresarial español en general.

ANEXO N° 4: selección de información y datos obtenidos de Internet y de las redes sociales más importantes a nivel mundial (según el oponente).

Escrito 26/04/2016

ANEXO N° 1: declaración otorgada por Dña. María Bacas Malo, directora de la Asesoriá Jurídica y Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad oponente Sigla, S.A., donde se establece que el GRUPO VIPS es uno de los líderes del sector de la restauración y el comercio en España. A esta declaración se adjuntan los siguientes anexos:

ANEXO N° 1: selección de fotografías de los restaurantes y tiendas que VIPS tiene abiertos por todo el territorio español.  Documento sin fechas

ANEXO N° 2: selección de facturas que muestran la inversión en publicidad realizada durante el período relevante en la UE.

ANEXO N° 3: material publicitario y promocional, así como algunas de las campañas publicitarias que se han llevado a cabo. Documento sin fechas.

ANEXO N° 5: copia de un estudio realizado en 2015 sobre la “Notoriedad de marcas Vips y Ginos” con el que se pretende mostrar el amplio uso de la marca Vips así como su gran reconocimiento por el público.

ANEXO N°  6: selección de artículos de prensa desde 2009 a 2015.

ANEXO N°  7: selección de fotografías de los premios obtenidos.

A los efectos de la prueba de renombre, ésta tendría que haber sido enviada a la oficina a más tardar en el periodo en el que se invita al oponente para presentar hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la oposición, a saber antes del 08/08/2015.

Así pues, en el presente caso, el escrito de 26/04/2016 aporta pruebas fuera de plazo. Dicho esto, la División de oposición ya adelanta que los documentos aportados fuera de plazo no cambiarían el análisis que viene a continuación:

Tras examinar el material antes citado, la División de Oposición considera que las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran que las marcas anteriores hayan adquirido un elevado carácter distintivo a través de su uso.

El Tribunal ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a la apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, ofreciendo una lista no exhaustiva de factores:

Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. (Véase la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 23).

En primer lugar, por lo que respecta a la declaración otorgada por Dña. María Bacas Malo, directora de la Asesoría Jurídica y Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad oponente Sigla, S.A., donde se establece que el GRUPO VIPS es uno de los líderes del sector de la restauración y el comercio en España., la Oficina desea puntualizar lo siguiente:

La regla 22, apartado 4, del REMUE establece expresamente que serán admisibles como prueba del uso las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE. En el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE se citan los medios de prueba, entre los que se encuentran las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En relación con el valor probatorio de este tipo de pruebas, las declaraciones efectuadas por las propias partes interesadas o sus empleados generalmente tienen un menor peso que las pruebas independientes. Ello se debe a que la percepción de la parte implicada en el conflicto puede verse más o menos influida por sus intereses personales en el asunto.

Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carezcan de todo valor probatorio.

El resultado final dependerá, no obstante, de la apreciación global de las pruebas presentadas en el caso concreto, ya que generalmente se requieren elementos complementarios para determinar la prueba del uso, pues debe considerarse que estas declaraciones tienen un menor valor probatorio que las pruebas físicas (etiquetas, embalajes, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes.

En vista de lo que precede, el documento anteriormente mencionado tiene un valor probatorio relativamente menor, por lo que es necesario apreciar las pruebas restantes para comprobar si sustentan el contenido de la declaración.

En segundo lugar, respecto a los artículos en medios de comunicación, en la mayoría de ellos las referencias a la marca “VIPS” son bastante escasas, e incluso irrelevantes. En casi todos los artículos, incluidos los publicados en medios de reconocida difusión como Europa Press, Cinco Días, El País, Telemadrid o Emprendedores, se habla acerca del Grupo Vips en su conjunto, de su facturación anual y de sus planes de expansión, pero en ningún momento se habla de la reputación de las cafeterías “VIPS” o de la marca comercial “VIPS”. Por tanto, en la medida que se refieren principalmente al Grupo Vips como grupo empresarial y las informaciones contenidas no se refieren a la marca “VIPS” en particular, los recortes de prensa aportados, por el oponente no demuestran la notoriedad o el renombre de las marcas anteriores.

En este sentido, no constan pruebas relativas a las cifras de negocio o volumen de ventas, ni a la cuota de mercado de las marcas VIPS, consideradas de forma independiente al Grupo empresarial al que pertenecen. Los datos aportados en este sentido se incluyen junto con otras muchas marcas comerciales por lo que no se puede distinguir, ni el gasto publicitario o el alcance de las medidas dirigidas a la promoción de las marcas VIPS.

Tampoco han sido presentadas encuestas que permitan a la División de Oposición determinar el grado de reconocimiento de las marcas entre el público pertinente. En efecto, si bien se anexa una copia de un estudio realizado en 2015 sobre la “Notoriedad de marcas Vips y Ginos” con el que se pretende mostrar el amplio uso de la marca Vips así como su gran reconocimiento por el público, la División de oposición desea matizar lo siguiente: la encuesta se ha realizado en 2015 (fuera del periodo probatorio). Si bien ésto no es un elemento a descartar por cuanto los estudios y las encuestas pueden hacer referencia a periodos anteriores (y por lo tanto realizadas en periodo probatorio) este documento no indica el periodo al que se extiende el estudio. Además, éste se refiere únicamente a Madrid, siendo éste una parte del territorio relevante y no suficiente para acreditar un posible renombre en el territorio entero, a saber, España.

Por último, varias de las pruebas tales como los extractos de la página web del oponente, de sus perfiles en Facebook o Twitter, o las diversas notas de prensa publicadas en su web, provienen del propio oponente y no de fuentes independientes. En cualquier caso, aunque en estos documentos, al igual que en el extracto de Wikipedia o de los resultados de búsqueda en Google, haya referencias a la existencia de restaurantes bajo la marca VIPS o a las actividades del Grupo Vips, no aparecen datos respecto al reconocimiento de las marcas anteriores.

Así pues, aunque las pruebas aportadas ponen de manifiesto una cierta actividad en el sector de la restauración bajo la marca “VIPS”, (suficiente para demostrar el uso de la marca en relación con servicios de restauración) el material probatorio presentado no proporciona indicación alguna del alcance del reconocimiento de las marcas anteriores entre el público pertinente.

En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que las marcas anteriores gozan de renombre y por ende de un elevado carácter distintivo.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de las marcas anteriores estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Las marcas tienen un grado normal de carácter distintivo.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Los servicios se han considerado parcialmente idénticos, parcialmente similares (algunos en grado bajo) y parcialmente diferentes. El público de referencia es el general e incluso el especializado, con un nivel de atención que puede variar de normal a alto.

Los signos son similares en un grado medio.

Respecto a los signos se ha considerado que en relación a una parte relevante del público son visual y fonéticamente similares en grado medio, en tanto que el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud. Por lo tanto, frente a servicios idénticos y similares existe el riesgo de que el público piense que tiene origen en la misma empresa o en empresas con conexiones económicas.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público y, por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base de los registros de marcas en la Unión europea nº 3 595 543 y nº 8 631 129.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados idénticos o similares (incluso en grado bajo) a los de las marcas anteriores.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

En sus observaciones, el solicitante alega que las marcas anteriores poseen un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen “VIPS”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en la Unión Europea.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen VIPS, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

La parte oponente también ha basado su oposición alegando únicamente el Articulo 8(1)(b) en las siguientes marcas anteriores:

1. Registro de marca en la Unión Europea nº 9 501 495 del signo “VIPSMART”, que protege “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en clase 43.

2. Registro de marca en la Unión Europea nº 9 501 503 del signo , que protege “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en clase 43.

Puesto que estas marcas cubren el mismo ámbito de servicios que las comparadas anteriormente, el resultado no puede ser diferente con respecto a los servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos servicios.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 5, del RMUE para registros de marcas en la Unión europea nº 3 595 543 y nº 8 631 129 con respecto a todos los servicios protegidos.

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Los signos

Los signos ya fueron comparados previamente al examinar los motivos de denegación señalados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

2. Renombre de las marcas anteriores

Las pruebas presentadas por el oponente para demostrar el renombre y el carácter altamente distintivo de las marcas anteriores ya se examinaron previamente en el contexto del motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

La División de Oposición ha considerado que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran que el uso de las marcas anteriores proporcionase renombre a las mismas.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea renombrada, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada sobre la base de este supuesto.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Saida CRABBE

Inés GARCIA LLEDO

Chantal VAN RIEL

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).