OPOSICIÓN Nº B 2 458 571

Josel S.L., Calle Urgel, 230, 08036 Barcelona, España (parte oponente), representada por Curell SuñoL S.L.P., Vía Augusta 21, 08006 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Antares Gestión Empresarial, C/ Isla Cristina 1 puerta 10, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), España (solicitante), representado por Alejandra Boada, C/ Balmes 205, 6°-2ª, 08006 Barcelona, España (representante profesional).

El 08/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 458 571 se estima para todos los servicios impugnados, a saber:

Clase 43:        Servicios de restaurante y bar; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos y bebidas preparados para su consumo; servicios propios de restaurante; bar; servicios de hotel: hospedaje temporal.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 271 366 se deniega para todos los servicios impugnados. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 271 366, en concreto, contra todos los servicios de la clase 43. La oposición está basada en el registro de marca española nº 2 471 400. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

Nota preliminar

En su escrito de alegaciones la parte oponente hace referencia como base de la oposición al registro de marca española nº 2.9471.400 “HOTEL SOHO BARCELONA”. La división interpreta dicho número como un obvio error tipográfico como puede constatarse del formulario de oposición y el certificado de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que se hace referencia al registro de marca española nº 2 471 400, “HOTEL SOHO BARCELONA” y a que, a lo largo de sus alegaciones, la parte oponente referencia el número correcto de su registro anterior.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 43:         Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 43:        Servicios de restaurante y bar; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos y bebidas preparados para su consumo; servicios propios de restaurante; bar; servicios de hotel: hospedaje temporal.

Servicios impugnados

Los servicios de restaurante y bar; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos y bebidas preparados para su consumo; servicios propios de restaurante; bar impugnados se incluyen en la categoría más amplia de los servicios de restauración (alimentación) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios de hotel: hospedaje temporal se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos).

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

3. Los signos

HOTEL SOHO BARCELONA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es denominativa lo que significa que son las palabras en sí las que gozan de protección, careciendo de importancia el tipo de letra utilizado en la publicación oficial o el uso de minúsculas o mayúsculas.

En su conjunto, la marca anterior “HOTEL SOHO BARCELONA” se asociará por parte del público de referencia con un establecimiento que provee de alojamiento temporal a sus clientes, así como de otros servicios de hostelería y restauración, situado en la ciudad española de Barcelona. Por lo tanto los elementos “HOTEL” y “BARCELONA” que hacen referencia al tipo de establecimiento que ofrece los servicios en conflicto y a su localización no son distintivos.

El elemento “SOHO” de la marca anterior podría asociarse por el público destinatario con ciertos barrios de ciudades como Londres o Nueva York que comparten dicho nombre. Sin embargo, contrariamente al argumento expresado por la parte solicitante, este elemento no es descriptivo ni genérico a la hora de designar los servicios en conflicto, incluso si parte del público lo llegase a asociar con un cierto estilo que conllevan dichos barrios, este término sería meramente alusivo.

Por lo tanto, el elemento “SOHO”, es el más distintivo de la marca anterior.

El signo impugnado es figurativo. Contiene los elementos verbales “SOHO BURGER FRIENDS” dentro de un círculo negro y de fondo blanco. Los elementos verbales se colocan en dos líneas. Sobre ellos se sitúa la forma estilizada de un bocadillo de hamburguesa representada en único trazo de color negro; esta forma no es distintiva para parte de los servicios en conflicto, en concreto aquellos relacionados con la provisión de comida y bebida.

En la primera de las líneas de texto, en posición centrada dentro del círculo, aparece la palabra “SOHO” en una tipografía estilizada mayúscula de color blanco con sombreado negro. Sus letras “S” y “H” son de mayor tamaño que las oes.

La palabra “SOHO” en el signo impugnado se percibirá de manera idéntica a la indicada para la marca anterior.

En la segunda línea aparecen las palabras “BURGER” y “FRIENDS” en una tipografía estándar mayúscula de color negro. Su tamaño es sensiblemente inferior al de la palabra “SOHO”.

El elemento “BURGER” del signo impugnado, es una palabra en lengua inglesa con el significado de “hamburguesa”, una pieza de carne picada normalmente servida como bocadillo. Esta palabra, a pesar de no pertenecer a la lengua española, será entendida por el público destinatario, dado que se utiliza habitualmente en el territorio pertinente, como indicación del tipo de restaurante en que se sirven bocadillos de hamburguesa (hamburgueserías o “burgers”) y como referencia al propio bocadillo ya que el público destinatario está familiarizado con ese idioma extranjero para los servicios en cuestión (por ejemplo, es común el uso de la combinación “cheeseburger” para referirse a una hamburguesa con queso), además de ser próxima a su versión en lengua española antes referenciada. Por lo tanto, este elemento es descriptivo para parte de los servicios en conflicto, en concreto aquellos relacionados con la provisión de comida y bebida. Por otra parte, en relación a los servicios de alojamiento temporal el elemento “BURGER” es distintivo.

En cuanto al elemento “FRIENDS”, es una palabra en lengua inglesa con el significado de “amigos”. Esta palabra, a pesar de no pertenecer a la lengua española, será entendida por el público destinatario, dado que es una palabra básica en inglés. Su significado no guarda relación con los servicios en conflicto y por lo tanto es distintiva.

Por otra parte, el elemento “SOHO” del signo impugnado es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención dados su tamaño y posición centrada en el interior del círculo que forma el signo.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “SOHO”. Como se ha visto anteriormente, es el elemento más distintivo de la marca anterior y se encuentra reproducido en su totalidad en el signo impugnado en el que es dominante.

No obstante, se diferencian en los elementos “BURGER” y la forma de un bocadillo que, al menos para parte de los servicios, no son distintivos y en el elemento distintivo “FRIENDS”, así como en el resto de elementos figurativos de carácter decorativo que no tienen contrapartida en la marca anterior. No obstante, estos elementos del signo impugnado tendrán una menor influencia dados su tamaño y posición. Los elementos no distintivos, “HOTEL” y “BARCELONA”, de la marca anterior constituyen otro aspecto de diferenciación entre los signos.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio desde una perspectiva visual.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas «SO-HO», presentes de forma idéntica en ambos signos. Las sílabas coincidentes forman el elemento más distintivo de la marca anterior y el dominante del signo impugnado.

La pronunciación difiere en las sílabas del elemento distintivo del signo impugnado que «FRI-ENDS» que no tienen contraprestación en la marca anterior. Los signos también difieren en las sílabas del elemento menos distintivo, al menos para parte de los servicios, «BUR-GER» del signo impugnado. Además, las silabas de los elementos no distintivos de la marca anterior, «HO-TEL» y «BAR-CE-LO-NA» constituyen otro aspecto de diferenciación entre los signos.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio desde una perspectiva fonética.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten, por lo tanto, dado que ambos signos hacen referencia a barrios de Londres o Nueva York, los signos son similares en un grado medio desde el punto de vista conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la existencia de riesgo de confusión, los signos han de ser comparados haciendo una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de los signos objeto de oposición. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en consideración todos los factores que sean pertinentes en el caso concreto.

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el caso que nos ocupa, los servicios en cuestión han sido considerados idénticos. Además, el signo impugnado reproduce en su totalidad el elemento más distintivo de la marca anterior que es, además, el elemento dominante del signo impugnado. Por otra parte, se ha establecido ambos signos son similares en grado medio en los planos visual, fonético y conceptual.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Además, ha de tenerse en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Aunque el signo impugnado presenta ciertas características figurativas diferenciadoras así como un elemento distintivo adicional, “FRIENDS”, e incluso teniendo en cuenta que las coincidencias en los signos en relación a los servicios de alojamiento temporal son menos obvias que para el resto de servicios, pues el elemento “BURGER” del signo impugnado no guarda relación con dichos servicios, sigue existiendo la posibilidad de confusión. El elemento coincidente desempeña un papel distintivo independiente en ambos signos y dominante en el caso del signo impugnado que el conjunto de elementos diferenciadores no es capaz de contrarrestar en presencia de servicios idénticos.

De tenerse en cuenta que el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

El consumidor medio de los servicios de alojamiento temporal, está habituado a que en este tipo de establecimientos se sirvan comida y bebida para satisfacer las necesidades, no sólo de los huéspedes que se alojan en él, sino de cualquier otro consumidor, ya que los establecimientos hoteleros suelen tener restaurantes y cafeterías abiertos al público. Por este motivo es probable que el consumidor asocie que el restaurante de hamburguesas “SOHO BURGER FRIENDS” está vinculado con un hotel con el que comparte su elemento dominante, la palabra “SOHO”.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen la palabra “SOHO”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marcas de la Unión Europea, España y de otros países de fuera de la UE.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen la palabra “SOHO”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

Por otra parte, el solicitante también alega que el signo impugnado está enfocado a restaurante de hamburguesas y la del oponente a los servicios de un hotel, siendo la marca anterior usada en colores rojo y negro y diferenciando las sílabas “SO” y “HO” cada una en un color.

Procede recordar que los signos objeto de oposición han de ser examinados conforme fueron solicitados y en relación a los servicios para los que se les concedió, o se pretende obtener, protección. El uso que de la representación de sus signos hagan o vayan a realizar las partes en relación con dichos u otros servicios es irrelevante y queda fuera del alcance de procedimiento de oposición.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española nº 2 471 400. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios declarados idénticos a los de la marca anterior contra los que se dirigió la presente oposición.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sigrid DICKMANNS

Octavio MONGE GONZALVO

Claudia MARTINI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).