DIVISIÓN DE OPOSICIÓN
OPOSICIÓN Nº B 2 692 658
Lladró, S.A., Ctra. Alboraya, s/n – Polígono Lladró, 46016 Tavernes Blanques
(Valencia) España (parte oponente), representada por Beatriz García Loira, Ctra. de
Alboraya, s/n, 46016 Tavernes Blanques (Valencia), España (empleado
representante)
c o n t r a
FMTM Distribution Ltd, 3A and 3B Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isla de
Man (solicitante), representado por Ingenias, Av. Diagonal, 421, 2º, 08008
Barcelona, España (representante profesional).
El 18/10/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n.º B 2 692 658 se estima parcialmente, en concreto para los
siguientes productos impugnados:
Clase 14: Correa para reloj de pulsera; pulseras de relojes; hebillas para
correas de reloj; joyeros; estuches de metales preciosos para joyas; cajas para
joyas; cajas para gemelos; estuches adaptados para contener y transportar
artículos de joyería; estuches para exhibir artículos de joyería, gemelos y
alfileres de corbata.
2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 12 607 248 se deniega para
todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.
3. Cada parte correrá con sus propias costas.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la
solicitud de marca de la Unión Europea n.º 12 607 248 “TALISMAN” (denominativa),
en concreto, contra todos los productos de la clase 14. La oposición está basada en
el registro de marca de la Unión Europea n.º 2 899 011 “TALISMANIA”
(denominativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del
RMUE.
A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el Reglamento (CE)
n.º 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001
(versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias.
Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se
refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente
otra cosa.
PRUEBA DEL USO
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Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la
parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores
a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca
impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios
donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas
para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa
fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.
Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición.
El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca
en que se basa la oposición “TALISMANIA” (denominativa).
La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 17/02/2014. Por tanto, se
exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la
oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 17/02/2009 al
16/02/2014 inclusive.
La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la
marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes
mencionada.
Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los
productos en los que se basa la oposición, a saber:
Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de
chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas.
Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del
REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la prueba del uso
consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la
marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y
en los que se base la oposición.
El 01/12/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del
RDMUE (antigua regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de
octubre de 2017), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso
de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 13/02/2017. La parte oponente
presentó pruebas el 10/02/2017 (dentro del plazo establecido).
Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de
determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la
División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la
divulgación de tales datos.
Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:
Documentos n.º 1-3: tres imágenes en forma de pantallazos de una web de
internet con el copyright 2005 de Lladró Comercial, acerca de “Talismania”,
definida como “la línea de accesorios de moda de Lladró” basada en los
talismanes. Las imágenes muestran piezas de joyería y bisutería, en concreto,
colgantes y broches. Aparecen, entre otros, la mención a “online boutique” y
“dónde comprar”;
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Documento n.º 4: información obtenida de ICANN acerca de la titularidad del
dominio de internet “talismania.com” a nombre de Lladró Comercial S.A. (fecha
de creación 1999 y de vencimiento del registro 2017);
Documentos n.º 5 y 6: versiones en español e inglés, respectivamente, de
tres pantallazos de una web de internet con el copyright 2017 de Lladró S.A.,
acerca del “Catálogo histórico: Talismania”, donde se muestra una selección de
colgantes y broches cada uno indicando su número de referencia y nombre;
Documento n.º 7: información obtenida de ICANN acerca de la titularidad del
dominio de internet ‘lladro.com’ a nombre de Lladró, S.A. (fecha de creación
2008 y de vencimiento del registro 2017);
Documentos n.º 8-13: ocho facturas de fechas comprendidas entre
30/06/2009 y 25/04/2013, emitidas por la parte oponente a diferentes
empresas localizadas en Alemania, Suecia, Reino Unido, España, Italia y
Francia, indicando la referencia del producto, su descripción y el coste. Se
incluyen, además, dos facturas de fechas 13/03/2014 y 19/06/2014,
respectivamente, para empresas ubicadas en Bélgica e Italia.
El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso
efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos
para los que se ha registrado la marca anterior.
El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento
probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de
apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su
totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar,
por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los
factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso
efectivo.
Las facturas demuestran que el lugar de uso es la Unión Europea. Esto se puede
deducir de la lengua de los documentos (alemán, inglés, español e italiano), las
divisas mencionadas (EUR y GBP) y algunas direcciones de Alemania, Suecia,
Reino Unido, España, Italia y Francia. Por consiguiente, las pruebas presentadas
corresponden al territorio de referencia.
La fecha de la mayoría de las facturas corresponde al periodo pertinente.
El solicitante sostiene que el uso (o la falta de uso) antes o después del período
relevante carecen de importancia. Ahora bien, las pruebas referentes al uso hecho
fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta a menos que contengan pruebas
indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también
durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden
permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante
dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea
durante el mismo (27/01/2004, C–259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En el asunto en cuestión, la prueba relativa al uso fuera del periodo pertinente
confirma el uso de la marca de la parte oponente durante dicho periodo. Esto se
debe a que pese a encontrarse fuera del período relevante, las facturas de fechas
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13/03/2014 y 19/06/2014 son relativamente cercanas al final de dicho período
(16/02/2014).
El solicitante objeta acerca de los pantallazos o imágenes aparentemente
provenientes de alguna web y la posible falta de actividad de la página web
“talismania.com”. En este sentido, aun cuando los pantallazos de una web de
internet (documentos 1-3 y 5-6) no muestran todos los detalles que permiten verificar
la/s página/s web concreta/s de que se trata, sí aparecen indicaciones suficientes
para inferir que es/son propiedad de la parte oponente, tanto por la presencia del
nombre del titular como por la constatación del copyright 2005 y 2017. Además, la
información de ICANN (documentos 4 y 7) relativa a la creación y vigencia de los
dominios de internet “talismania.com” (desde 1999) y “lladro.com” (desde 2008), a
nombre de la parte oponente, puede tenerse en cuenta en relación con esta
cuestión.
Los pantallazos mencionados muestran la marca “Talismania” en relación con los
objetos que identifica, colgantes y broches. En ellos también se incluye una
indicación sobre “dónde comprar” y la existencia de una “boutique online”.
Asimismo, el catálogo histórico de “Talismania” (presentado en español e inglés)
detalla una selección de colgantes y broches con su número de referencia y nombre
que se corresponde con las indicaciones contenidas en todas las facturas, que
abarcan el periodo relevante e incluso posterior.
Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de
hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o
servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito
territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.
La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores
que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos
comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte
intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa.
Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en
cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado
por un mayor volumen o duración del uso.
Los documentos presentados, a saber, las facturas y el catálogo histórico de
“Talismania”, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el
volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.
Aunque las facturas presentadas indican un volumen comercial moderado y tan solo
ocho de ellas tienen fecha dentro del periodo relevante, la División de Oposición
considera que la parte oponente ha seleccionado solo algunas a los efectos del
presente asunto, ello puede inferirse por la correlación de los números de factura y
por el hecho de que muestran la comercialización de objetos de joyería y bisutería
de la colección denominada “Talismania” en varios Estados miembros, a saber, en
Alemania, Suecia, Reino Unido, España, Italia y Francia. Debe tenerse en cuenta
que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto
de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo. Por lo tanto, la División de
Oposición considera que la parte oponente ha presentado indicaciones suficientes
sobre el alcance y lugar del uso de la marca anterior.
El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo»
cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la
identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada,
se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios,
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excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de
los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto
de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia
exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y
tal como fue registrada. No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente
no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los
productos incluidos en la marca anterior.
Con arreglo al artículo 47, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera
utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la
oposición, para esa parte de los productos o servicios.
Con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
«…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o
servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse, dentro de
ella, varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma
autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos
productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de
oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los
productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente
utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o
servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta
posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que
se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos
productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los
efectos de la oposición.
En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar
que queden indisponibles marcas que no se han usado para una
determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia
de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos
que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar
un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a
un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este
respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el
titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes
imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por
consiguiente, no puede entenderse que el concepto de “parte de los
productos o servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de
productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios
suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o
subcategorías coherentes.»
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
En el presente asunto, la prueba únicamente demuestra el uso para colgantes y
broches, pertenecientes a las siguientes categorías en la especificación: joyería y
bisutería. Algunas de las piezas mostradas son de oro o de plata (tal como se indica
en el catálogo y en las facturas), por lo que se califican como “joyas” a tenor de su
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definición “adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas,
usado especialmente por las mujeres” (información extraída del Diccionario de la
Real Academia Española, en www.rae.es, el 11/10/2017), mientras que otras están
hechas de materiales no preciosos y son, por tanto, objetos de “bisutería”. Dado que
no se exige a la parte oponente que pruebe el uso para todas las variaciones
concebibles de la categoría de productos para los que se ha registrado la marca
anterior y que los productos cuyo uso se ha probado no constituyen una
subcategoría coherente en el contexto de la categoría más amplia a la que
pertenecen, la División de Oposición considera que la prueba demuestra un uso
efectivo de la marca para joyería y bisutería.
Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo
en cuenta únicamente los productos citados.
RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los
productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas
correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas
relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la
apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos
factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el
carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos
dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.
a) Los productos
Los productos en los que se basa la oposición y para los que se ha demostrado el
uso efectivo son los siguientes:
Clase 14: Joyería y bisutería.
Los productos impugnados son los siguientes:
Clase 14: Componentes de relojes de pulsera; correa para reloj de pulsera; pulseras
de relojes; mecanismos de relojería; hebillas para correas de reloj; coronas de reloj;
cajas de reloj (componentes); resortes de reloj; carcasas de relojes; cajas de reloj;
estuches de presentación para relojes de pulsera; joyeros; estuches de metales
preciosos para joyas; estuches para relojes de uso personal [presentación]; cajas de
relojes; cajas para joyas; cajas para gemelos; estuches adaptados para contener y
transportar relojes y artículos de joyería; estuches de exhibición de relojes; estuches
para exhibir artículos de joyería, gemelos y alfileres de corbata; esferas de reloj;
biseles de reloj; manecillas para relojes de pulsera; agujas de reloj; cristales de reloj;
estuches para instrumentos cronométricos.
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios
incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales
de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en
competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Los productos impugnados joyeros; estuches de metales preciosos para joyas; cajas
para joyas; cajas para gemelos; estuches adaptados para contener y transportar
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artículos de joyería; estuches para exhibir artículos de joyería, gemelos y alfileres de
corbata son similares a los productos joyería de la parte oponente, puesto que
pueden tener el mismo fabricante, público destinatario y canales de distribución.
Además, estos productos resultan complementarios.
Los productos impugnados correa para reloj de pulsera; pulseras de relojes; hebillas
para correas de reloj pueden tener el mismo fabricante que los productos joyería de
la parte oponente, además de coincidir en el mismo público destinatario y canales de
distribución. Por lo tanto, estos productos son similares en grado bajo.
Los componentes de relojes de pulsera; mecanismos de relojería; coronas de reloj;
cajas de reloj (componentes); resortes de reloj; carcasas de relojes; cajas de reloj;
estuches de presentación para relojes de pulsera; estuches para relojes de uso
personal [presentación]; cajas de relojes; estuches adaptados para contener y
transportar relojes; estuches de exhibición de relojes; esferas de reloj; biseles de
reloj; manecillas para relojes de pulsera; agujas de reloj; cristales de reloj; estuches
para instrumentos cronométricos son diferentes a los productos joyería y bisutería de
la parte oponente ya que no tienen la misma naturaleza ni fin y, por lo general, no
coinciden en el fabricante. Además, estos productos no entran en competencia entre
sí ni son complementarios.
b) Público destinatario – grado de atención
Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un
consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede,
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios
contemplada.
En el presente caso, los productos considerados similares en varios grados están
dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o
experiencia profesional específicos en el sector de la joyería.
En su resolución de 09/12/2010, R 900/2010–1, Leo Marco, § 22, la Sala resolvió
que, normalmente, la selección de dichos productos es objeto de cierta reflexión
previa por parte del consumidor. En muchos casos, los productos serán artículos de
lujo o se destinarán a regalos. Se puede presumir un grado de atención
relativamente elevado por parte del consumidor.
c) Los signos
TALISMANIA TALISMAN
Marca anterior Marca impugnada
El territorio de referencia es la Unión Europea.
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en
conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto
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producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la
Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de
oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea
que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo
sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión
Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el
riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión
Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.
El elemento común “TALISMAN” tiene significado en la mayor parte del territorio
relevante, porque esta palabra es idéntica o muy similar a su equivalente en los
correspondientes idiomas oficiales, a saber, “talisman” en checo, danés, holandés,
inglés, estonio, francés, alemán, rumano, esloveno y sueco, “talismán” en español,
“talizman” en húngaro, polaco y eslovaco, “talismaani” en finés y “talismano” en
italiano. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en
la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española e
inglesa, como España y Reino Unido, respectivamente.
El elemento “TALISMAN” en que consiste el signo impugnado será entendido por el
público destinatario en el sentido de objeto, a veces con figura o inscripción, al que
se atribuyen poderes mágicos. Dado que los productos correspondientes son
correas y pulseras de relojes, hebillas para correas de reloj, estuches y cajas para
artículos de joyería, gemelos y alfileres de corbata, este elemento se considera
distintivo con respecto a estos productos.
En relación con la marca anterior, aunque está formada por un solo elemento verbal,
los consumidores interesados, cuando perciban un signo verbal, lo desglosarán en
elementos que sugieran un significado concreto, o que se parezcan a palabras que
ya conocen (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,
T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En este caso, el público destinatario
entenderá el elemento “TALISMANIA” como la conjunción de la palabra
“talismán/talisman”, con el significado descrito más arriba, y el sufijo “-manía/-mania”
entendido, inter alia, como afición apasionada. En consecuencia, el elemento
“TALISMANIA” se entenderá por el público español e inglés como la afición
desmesurada por los talismanes. Teniendo en cuenta que los productos
correspondientes son artículos de joyería (del tipo colgantes y broches basados en
la iconografía universal de los talismanes, tal como se ha demostrado a través de la
prueba presentada por la parte oponente), este elemento es débil para estos
productos, ya que resulta alusivo del tipo de joyería, basada en los talismanes,
ofrecida por la parte oponente.
Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo
cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a
derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en
la que primero atrae la atención del lector. El solicitante alega que en ocasiones la
parte final del signo puede ser más importante. Ahora bien, éste no es el caso del
presente asunto donde los signos enfrentados consisten en un solo elemento verbal
de considerable longitud (diez y ocho letras, respectivamente), por lo que la atención
del público recaerá necesariamente en el inicio de los signos.
Visual y fonéticamente, los signos coinciden en la secuencia de letras y fonemas
“TALISMAN*”, que es la totalidad del signo impugnado. No obstante, se diferencian
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en las dos letras finales de la marca anterior, es decir, los sonidos de las letras “IA”.
El solicitante señala que los signos tienen una pronunciación diferente, con distintos
ritmos y número de sílabas, a saber, “TA-LIS-MA-NI-A” y “TA-LIS-MAN”. Ahora bien,
dado que los signos comparten la mayor parte de las letras y fonemas (ocho en
total), ubicadas al inicio de los mismos, y tan solo difieren en dos letras adicionales
al final de la marca anterior, el ritmo y la entonación son ciertamente similares.
Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud visual y fonética.
Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al
contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán
con un significado similar, los signos son, desde el punto de vista conceptual,
similares en alto grado.
Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los
aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.
d) Carácter distintivo de la marca anterior
El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener
en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.
El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un
carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.
En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará
basada en su carácter distintivo intrínseco. Considerando lo que se ha indicado en el
apartado c) de la presente resolución, el carácter distintivo de la marca anterior debe
considerarse bajo para los productos en cuestión, a saber, joyería.
e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión
El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes,
cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento
de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo
utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
De acuerdo con las consideraciones vertidas en los apartados anteriores de la
presente decisión, los productos son similares en varios grados, el público
destinatario tiene un nivel de atención elevado y la marca anterior goza de un grado
de carácter distintivo bajo.
Los signos son visual, fonética y conceptualmente similares en un grado alto, por
cuanto comparten el elemento “TALISMAN”, que es la totalidad del signo impugnado.
Así, a pesar de que el elemento “TALISMANIA” en que consiste la marca anterior
tiene un carácter distintivo débil, tal como se ha explicado previamente, tan solo se
diferencia del signo impugnado en las letras finales “IA”, lo que no desvirtúa la
elevada similitud entre los signos desde las tres perspectivas de análisis.
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La División de Oposición considera que las coincidencias señaladas entre los signos
son contundentes, de modo que la ausencia de cualquier otro elemento
denominativo o figurativo en el signo impugnado que permita distinguirlo con
seguridad respecto a la marca anterior hace previsible que exista la posibilidad de
confusión entre el público relevante.
Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la
oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su
recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de
atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013,
T–443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores
tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la
existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de
similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de
similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde
directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en
conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden
de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, es
muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una
submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en
función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 49).
En sus observaciones, el solicitante alega que el elemento “TALISMAN” de la marca
anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que
incluyen este elemento en cuestión. En apoyo de su alegación, el solicitante hace
referencia a algunos registros de marca en España, Alemania, Dinamarca o Francia,
por ejemplo.
La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es
en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la
situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos
concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido
objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no
demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las
marcas que incluyen el elemento “TALISMAN”, y que se hayan habituado a las
mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.
Adicionalmente, el solicitante expone que ha estado explotando la marca de la Unión
Europea desde 2004 y que el público destinatario será capaz de identificar los
signos en liza como provenientes de diferentes orígenes empresariales. Para ello, el
solicitante presenta el listado de varias marcas de su propiedad registradas en varios
países del mundo que contienen o consisten en la denominación “TALISMAN”.
Ahora bien, el derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de
presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de
oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha.
Resolución en la Oposición Nº B 2 692 658 página: 11 de 12
Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de
denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de
presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los
derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión
Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.
El solicitante hace referencia a resoluciones previas del Tribunal General de la Unión
Europea para sustentar sus alegaciones en relación con la ausencia de riesgo de
confusión.
En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son
pertinentes para el presente procedimiento porque los signos no son comparables.
En particular, los casos indicados por el solicitante incluyen marcas con más
elementos denominativos en la comparación o casos en los que las marcas tienen
conceptos distintos para el público relevante.
En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de
confusión por parte del público de habla española e inglesa. Por consiguiente, la
oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de
la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de
la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público
destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud
impugnada.
Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los
productos declarados similares, incluso en grado bajo, a los de la marca anterior.
El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los
productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8,
apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y
dirigida contra esos productos.
COSTAS
De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte
vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así
como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109,
apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en
uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la
División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.
Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos
impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del
litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus
propios gastos.
Resolución en la Oposición Nº B 2 692 658 página: 12 de 12
La División de Oposición
Carlos MATEO PÉREZ Marta GARCÍA COLLADO Richard BIANCHI
De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones
hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso
deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento
en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá
presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de
cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso
una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).