OPPOSIZIONE N. B 2 583 402

GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche S.r.l., Via A. Gaudenzi, 29, 00163 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Studio Ferrario S.r.l., Via Collina, 36, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unifarco S.p.A., Via Cal Longa, 62, 32035 Santa Giustina BL, Italia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza San Babila, 5, 20122 Milano,  Italia (rappresentante professionale).

Il 16/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 583 402 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 287 056 è totalmente respinta.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 287 056. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 526 679. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione marchio italiano n. 1 526 679.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 02/07/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo in Italia nel periodo tra 02/07/2010 e 01/07/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 3:        Lozioni per capelli.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 24/11/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 22/11/2016 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

• Settantaquattro fatture datate nel periodo 2010-2015 emesse su clienti italiani in cui appare il marchio ‘TRICODIN’ per, tra gli altri, frizioni per capelli per importi che variano dai 106 euro ai 415 euro.

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è l’Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti, italiano, e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Tutte le prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Le fatture forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Il richiedente sostiene che le prove presentate dall’opponente non si riferiscono ai prodotti coperti dal marchio anteriore. A tal riguardo va osservato che le frizioni per capelli non sono altro che lozioni per capelli.

Il marchio anteriore appare come marchio verbale sulle fatture. Si ritiene che tale uso non alteri il carattere distintivo del marchio come registrato dal momento che l’elemento figurativo ha carattere ornamentale e la stilizzazione è molto basica.

Le prove, pertanto, dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per tutti i prodotti per i quali esso è registrato.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Lozioni per capelli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Shampoo; prodotti di profumeria; olii essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non per uso medico).

Classe 5: Preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli, prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l'eliminazione dei pidocchi nei capelli.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I cosmetici per la cura della pelle e dei capelli includono o si sovrappongono con i prodotti dell'opponente. Dal momento che la divisione d’opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

Lo shampoo ha un alto grado di somiglianza con le lozioni per capelli dell’opponente. Tali prodotti coincidono in natura, scopo, produttori, pubblico e canali di distribuzione. Inoltre vengono spesso usati in combinazione come parti di trattamenti specifici per la cura dei capelli.

Gli olii essenziali sono simili alle lozioni per capelli dell’opponente. Tali prodotti possono coincidere in produttori, pubblico e canali di distribuzione.

Le creme dermatologiche (non per uso medico) sono simili alle lozioni per capelli dell’opponente. Tali prodotti possono coincidere in produttori, pubblico e canali di distribuzione.

I prodotti impugnati saponi; saponette sono simili in basso grado alle lozioni per capelli dell’opponente. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione pubblico.

Prodotti contestati in classe 5

 

I preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli, prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l'eliminazione dei pidocchi nei capelli sono simili alle lozioni per capelli dell’opponente. Tali prodotti hanno uno scopo simile. Inoltre, possono coincidere in produttori, pubblico e canali di distribuzione.  

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T–331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T–288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

Poiché il pubblico generale tende maggiormente a confondersi, l’esame si svolgerà su questo presupposto.

3. I segni

	TRICOPID
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento ‘TRICODIN’ del marchio anteriore e ‘TRICOPID’ del segno impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L’elemento figurativo del marchio anteriore potrà essere percepito da una parte del pubblico come un fiore stilizzato mentre per la restante parte del pubblico come una figura astratta priva di significato. Va osservato che tale elemento così come la stilizzazione della parola ‘TRICODIN’ hanno natura decorativa.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘T-R-I-C-O’ poste nello stesso ordine e posizione e nella lettera ‘I’ nella stessa posizione. Entrambi i marchi includono la lettera ‘D’ ma in diverso ordine e posizione. Inoltre, essi differiscono nella lettera ‘P’ del segno impugnato e nella ‘N’ e negli elementi grafico/figurativi del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, entrambi i marchi sono composti da tre sillabe (TRI-CO-DIN versus TRI-CO-PIN). La pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘‘T-R-I-C-O’ poste nello stesso ordine e posizione e nella lettera ‘I’ nella stessa posizione. La pronuncia differisce nel suono delle ultime lettere ‘N’ nel marchio anteriore e ‘P’ nel segno impugnato e nel suono della sesta lettera del marchio anteriore ‘D’.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Per la parte del pubblico che assocerà l’elemento figurativo del marchio anteriore ad un significato i marchi non sono concettualmente simili per la restante parte del pubblico dal momento che non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili in varia misura.

I marchi hanno un grado medio di somiglianza dal punto di vista visivo e fonetico. L’aspetto concettuale non rileva per una parte del pubblico.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il richiedente argomenta che ‘TRICO’ è una parola derivante dal greco utilizzato come primo elemento di parole composte, nelle quali significa ‘pelo, capello’. A tal riguardo va osservato che il greco non è lingua ufficiale in Italia. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente ‘TRICO’ non è una parola utilizzata nel linguaggio comune come indicato anche nel vocabolario on line di Treccani, dove si indicata espressamente che ‘TRICO’ è primo elemento di parole composte della terminologia scientifica (http://www.treccani.it/vocabolario/trico_res-d4ec2329-0037-11de-9d89-0016357eee51/). Pertanto tale termine sarà conosciuto  dal pubblico professionale,  ma non dal pubblico in generale.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Alla luce di quanto precede, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico generale. Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 526 679 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, compresi quelli simili in basso grado dal momento che si considera che le somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).