OPOSICIÓN Nº B 2 587 023

Destilerías M.G., S.L., Miquel Guanse s/nº, 08800 Vilanova i la Geltru (Barcelona), España e Importaciones y Exportaciones Varma, S.A., Calle de la Granja, 15. Polígono Industrial de Alcobendas, 28108 Alcobendas (Madrid), España, (parte oponente), representadas por Manresa Industrial Property, Calle Aragó, N° 284, 4° 2°, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh  EH12 9DT, Reino Unido (solicitante), representado por Diageo Plc, Lakeside Drive, Park Royal, London  NW10 7HQ, Reino Unido (representante profesional).

El 22/05/2016, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 587 023 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 274 682. La oposición está basada en el registro de marca española nº 1 044 987. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

Las marcas en conflicto son las siguientes:

MASTER'S	MASTER'S ART
Marca anterior	Marca impugnada

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española en que se basa la oposición nº 1 044 987.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 03/07/2015. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre que se basa la oposición fue objeto de un uso efectivo en España del 03/07/2010 al 02/07/2015 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 33:        Vinos y licores.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 20/04/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 25/06/2016 y fue posteriormente ampliado hasta el 25/08/2016. La parte oponente presentó pruebas el 25/08/2016 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son, en particular, las siguientes:

• Declaración del administrador de la empresa DESTILERÍAS M.G., S.L. en la que consta la facturación por países correspondiente a los años 2009 a 2014 (de 23/07/2009 a 23/07/2014).
• Declaración del administrador de la empresa DESTILERÍAS M.G., S.L. en la que consta la facturación por países correspondiente a los años 2006 y 2012, así como los gastos en publicidad en el mismo periodo.
• Declaración del administrador de la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARMA, S.A. en la que consta la facturación por países y año correspondiente a los años 2009 a 2014 (de 23/07/2009 a 23/07/2014).
• Declaración de la empresa GRÁFICA PUIG BOSCH, S.L., por los servicios prestados en relación con la marca MASTER’S desde 1982.
• Declaración de la empresa BRITAWAY EXCLUSIVE PREMIUM SPIRITS como cliente del oponente desde 2012.
• Declaración de la empresa VETRI SPECIALI, SPA, proveedor de la marca ‘MASTER’S’ desde 2009.
• Declaración de la empresa VISION WINE&SPIRITS, LLC proveedor de la marca ‘MASTER’S’ desde 2014.
• Declaración de la empresa SERIES NEMO, MARCA PACKAGING Y PRODUCTO, proveedor de la marca ‘MASTER’S’ desde 2010.
• Declaración de la empresa DESTILERÍAS M.G., S.L. en calidad de distribuidora de productos de la marca ‘MASTER’S’ en Cuba desde 1989.
• Muestras de acciones, artículos promocionales y packaging de la marca.
• Link a videos promocionales de recetas de gin tonic hechos con ginebra Master’s, de fecha 01/12/2013 y 12/12/2014.
• Referencia al IV Certamen Bartender Gin&Tonic del Mediterráneo organizado por el diario ‘Las Provincias’ y patrocinado por ‘MASTER’S’ el 27/06/2014 al 28/07/2014, en Valencia, así como artículos de prensa y vídeos promocionales sobre dicho certamen.
• Información similar referida al III Certamen Bartender Gin&Tonic del Mediterráneo celebrado en Valencia del 27/06/2013 al 24/07/2013, así como artículos de prensa y vídeos promocionales sobre dicho certamen.
• Extractos de artículos publicados en internet en 2013, 2014 y 2015 referidos a la ginebra MASTER’S, bajo diferentes títulos, por ejemplo, ‘El Gin Tonic de temporada Master’s’, ‘Master’s, una nueva marca de ginebra que se une al “boom” del fin-tonic’, ‘Master’s London Dry Gin’, ‘Master’s Gin, seleccionada como la mejor ginebra del mundo’.
• Muestras de publicidad de la marca ‘MASTER’S’.
• Catálogo promocional en Alemania fechado en 2011 y 2012 de tiendas de bebidas espirituosas.
• Artículo publicado en la revista italiana ‘Mixer’ en febrero de 2011.
• Noticia de la concesión del premio Pentawards de Bronce 2011 a la ginebra ‘Master’s’.
• Extractos de noticias publicadas en internet en 2010, 2012, 2013 relativas a premios obtenidos por la ginebra ‘Master’s’, recetas y eventos comerciales con participación de la ginebra ‘Master’s.
• Extractos de páginas web en las que se vende on line ginebra bajo la marca ‘Master’s’.
• Vínculos a vídeos promocionales relativos a la ginebra ‘Master’s’ o de eventos con presencia de ésta, fechados en 2013.
• Extractos de la web del oponente que incluye información en español e inglés.
• Dos facturas fechadas en 2015 en las que los detalles relativos a las ventas aparecen tachados.

Es indudable que la prueba aportada demuestra el uso de la marca anterior en que se basa la oposición en el territorio relevante y durante el periodo relevante. Es más, dicho extremo no ha sido discutido ni puesto en duda por el solicitante.

Por lo que se refiere a la «naturaleza del uso», en el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, dicha expresión se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

La prueba del uso demuestra que la marca ha sido utilizada para ginebra o gin. Todos los elementos de prueba permiten apreciar que este es el único producto comercializado bajo la marca ‘Master’s’. Así lo ha afirmado el propio oponente en sus observaciones y dicho extremo ha sido aceptado sin discusión por el solicitante.

Sin embargo, este producto no forma parte de ninguna de las categorías para las que se ha registrado la marca anterior, cuya protección se limita a vinos y licores. La ginebra es una bebida alcohólica que se enmarca dentro de las bebidas espirituosas, pero no de los vinos ni los licores.

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El oponente alega que la consideración de ginebra como una bebida diferente de un licor no se corresponde con la definición que se de este tipo de producto y está en contra de la Clasificación de Niza actual, en la que dentro del encabezamiento general de la clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cerveza) aparecen las bebidas espirituosas y licores. Alega asimismo que los comentarios del solicitante se refieren a una clasificación de Niza que ya no está en vigor.

Sin embargo, debe señalarse que la Clasificación de Niza a la que hace alusión el solicitante, correspondiente al año 1981 y que ciertamente no está en vigor en la actualidad, sí lo estaba en el momento en que la marca española en cuestión fue solicitada (en 1983). No resulta aplicable, como pretende el oponente, la actual clasificación a una marca registrada en el año 1983. En dicha Clasificación, la clase 33 cubría los siguientes productos: vinos, espirituosos y licores. El oponente registró su marca para vinos y licores, pero no para espirituosos, que es la categoría correcta en la que se enmarca una bebida como la ginebra.

Por otro lado, es cierto, como señala el oponente, que espirituosos y licores son dos categorías que se enmarcan dentro del encabezamiento general de la clase 33,  bebidas alcohólicas, pero ello no implica que sean sinónimos ni que se utilicen indistintamente para los mismos productos.

El Anexo II del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo clasifica las distintas categorías de bebidas espirituosas y define gin (ginebra) de la siguiente manera:

20. Gin

a) El gin es la bebida espirituosa aromatizada con bayas de enebro (Juniperus communis L.) obtenida mediante la aromatización de alcohol etílico de origen agrícola con las características organolépticas adecuadas.

b) El grado alcohólico mínimo del gin será de 37,5 % vol.

c) En la elaboración del gin, solo podrán utilizarse como complemento las sustancias aromatizantes naturales o las

idénticas a las naturales que se definen el artículo 1, apartado 2, letra b), incisos i) y ii), de la Directiva 88/388/ CEE o los preparados aromatizantes definidos en el artículo 1, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, pero el sabor de enebro deberá ser predominante.

Por otro lado, dicha norma define el licor como una categoría diferente de bebida:

32. Licor

a) Licor es la bebida espirituosa:

i) con un contenido mínimo de azúcar, expresado como azúcar invertido, de:

• 70 gramos por litro en el caso de los licores de cereza cuyo alcohol etílico sea exclusivamente aguardiente de cerezas,
• 80 gramos por litro en el caso de los licores de genciana o similares elaborados con genciana o plantas similares como única sustancia aromatizante,
• 100 g por litro en todos los demás casos,

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ii) obtenida de la aromatización de alcohol etílico de origen agrícola o un destilado de origen agrícola o una o varias bebidas espirituosas o una mezcla de los productos antes mencionados, edulcorados y con adición de productos de origen agrícola o productos alimenticios, tales como nata, leche u otros productos lácteos, frutas, vino, o vino aromatizado, tal y como se define en el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (1).

b) El grado alcohólico mínimo del licor será de 15 % vol.

c) En la elaboración del licor, solo se podrán utilizar las sustancias y preparados aromatizantes naturales definidos en el artículo 1, apartado 2, letra d), inciso i), y el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 88/388/CEE y las sustancias o preparados idénticos a los naturales definidos en el artículo 1, apartado 2, letra b), inciso ii), de dicha Directiva.

(…)

Dicha Reglamentación de la Unión europea establece claramente la diferencia entre una y otra bebida, y deja claro que en ningún caso se puede considerar, como pretende el oponente, que la ginebra esté enmarcada dentro de la categoría de los licores.

Por consiguiente, la parte oponente no ha demostrado el uso de la marca en relación con los productos para los que ha sido registrada, sino para otros productos diferentes para los cuales carece de protección.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en España durante el periodo de referencia para los productos para los que está protegida. Por lo tanto, no es necesario entrar a valorar si el alcance del uso es suficiente.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Alexandra APOSTOLAKIS

Begoña URIARTE VALIENTE

Fédérique SULPICE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).